PGN - PATENTE DE INVENCION - Su reconocimiento previo en otro país no obliga a la superintenden

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega registro de patente de invención PATENTE DE INVENCIÓN-Su reconocimiento previo en otro país no obliga a la Superintendencia de Industria y comercio PATENTE DE INVENCIÓN-Los parámetros de calificación varían según elementos de juicio o presupuestos documentales de cada país PATENTE DE INVENCIÓN-Requisitos conforme a la normatividad de la Comunidad Andina DICTAMEN PERICIAL-Carácter contradictorio Esta agencia del Ministerio Público considera que el dictamen pericial rendido resulta ser contradictorio puesto que a la par que afirma que para la fecha de la prioridad reivindicada (25 de septiembre de 1997), una persona normalmente versada en la materia técnica no hubiera podido obtener de manera obvia las formulaciones medicamentosa de Moxifloxacina de la presente invención, encuentra, igualmente, una serie de defectos en las reivindicaciones, las cuales, conforme lo señala el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, lo cual le resta credibilidad a la prueba. CARGA DE LA PRUEBA-Deber de demostrar el requisito sobre nivel inventivo Por lo anterior, ante la evidente contradicción del dictamen pericial rendido, debe señalarse, entonces, que el demandante no logró acreditar el requisito de nivel inventivo conforme el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, esto es, que para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la

técnica, lo que impone la confirmación de los actos administrativos demandados, por los cuales se negó la patente de invención titulada “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA

CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACIN”.

Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2014 Concepto No. 25

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno Ref.: Expediente No 110010324000 2005-00065 01

Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La sociedad comercial BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 4166 del 25 de febrero de 2003 y 23688 del 24 de septiembre de 2004, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar transgredidos los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada «FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLIXACIN», por cuando la misma cumple con todos los requisitos para ser registrada. Los argumentos que sustentan las pretensiones de la demanda son las siguientes: 1.1.- […] Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, que reproducen las disposiciones de los artículos 1° y 4° de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, resultaron violados por falta de aplicación, toda vez que la invención solicitada por 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno mi representada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas, el nivel inventivo, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes, ni de conocimientos generales […] A continuación se evidencia que los actos acusados fueron expedidos con violación de las normas anteriormente mencionadas, toda vez que no existían razones de hecho o de derecho que le permitieran a la Superintendencia de Industria y Comercio concluir de acuerdo con la Ley, que el invento denominado “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON

LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACIN” carecía de nivel inventivo y por ende no podía ser objeto de privilegio de patente de invención […] 1.2.- […] En los actos aquí demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que la solicitud de patente de mi representada no tiene vocación de patentabilidad, toda vez que la misma no goza de NIVEL INVENTIVO debido a la preexistencia de las siguientes anterioridades: […] 1. EP 0350733 del

17/01/1990. Título: “DERIVADOS DE ÁCISOD7-(1-PIRROLIDINIL)-3-QUINILON Y

– NAFTIRIDONCARBÓNICO, SU PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS, ASÍ COMO

DERIVADOS PIRROLIDINICOS MONO Y BICÍCLICOS COMO PRODUCTOS INTERMEDIOS DE SU FABRICACIÓN Y MEDIOS ANTIBACTERIALES QUE LOS CONTIENEN”. […] 2. “FARMACOTÉCNIA TEÓRICA Y PRÁCTICA” de 31/12/1981 […] 3. “REMIGNTON FARMACIA” de 31/12/1995 […] 1.3.- […] E. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos para el presente caso que las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio fueron expedidas en contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 18 de la Decisión 486, disposición que también preveía la Decisión 344 vigente al momento en que se presentó la solicitud de patente […] Lo anterior, por cuanto esa entidad consideró que la preexistencia de los documentos detectados en la búsqueda que efectuó, comparados con algunos de los elementos utilizados por mi representada para conformar el objeto de la invención, la hacen carecer de

NIVEL INVENTIVO. […] En consecuencia, aunque con anterioridad a la fecha reivindicada en la presentación de la solicitud de patente No. 98055850 existieran composiciones con formas sólidas recubiertas de liberación controlada, así como los conocimientos generales sobre principios y procedimientos empleados para obtener preparados de acción sostenida de uso oral, a partir de éstos no puede cualquier químico farmacéutico, deducir de manera obvia, el objeto de la invención denominada “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACÍN” […] 1.4.- […] De la decisión anteriormente expuesta, se puede establecer que al momento de examinar la solicitud de patente de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una interpretación y/o apreciación equivocada de la materia objeto de la invención y en especial con respecto a los aspectos sustanciales que la distinguen frente al estado de la técnica correspondiente. […] Así pues, como primera medida, debe señalarse que la materia divulgada por el documento, patente europea EP 0350733 no solo es evidentemente distinta a la materia comprendida en la invención objeto de la solicitud de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, sino que las características científicas y técnicas que la definen son sustancialmente diferentes al punto de hacer imposible la conclusión de que dicho documento sirve de fundamento para Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno alcanzar la invención objeto de la solicitud. […] Estas diferencias de carácter técnico como lo son un componente o sustancia activa diferente, por ende

derivados distintos de la misma, así como presentación o formulaciones fundamentalmente diferentes, soportan la afirmación anteriormente hecha […] Con relación a los dos textos de referencia citados en los actos acusados, que a juicio de la Superintendencia, desvirtúan el nivel inventivo de la invención de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, me permito reiterar y resaltar que los ingredientes empleados en la formulación objeto de la invención son nuevos […] 1.5.- […] Así las cosas, es sorprendente la decisión adoptada en los actos acusados, si se tiende en cuenta que en Estados Unidos y en la Unión Europea, tras realizar las evaluaciones correspondientes de patentabilidad, reconocieron en primera instancia la novedad y el nivel inventivo de la invención de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y accedieron al otorgamiento de la patente correspondiente […] Posteriormente, la parte demandante corrigió la demanda presentada, de cuyo escrito es posible resaltar: 1.6.- […] III. Resulta entonces pertinente hacer precisión acerca del fundamento técnico de la invención, es decir, cuál es el objeto de la invención, cuál es el avance tecnológico que ésta aporta y/o el problema técnico persistente en el área técnica relevante que el invento soluciona […] Esta formulación medicamentosa presenta una liberación del ingrediente activo retardada y controlada, logrando así alcanzar objetivos específicos y a su vez sorprendentes. El compuesto (I) de la invención es una 8-metoxiquinola de acción antibacteriana contra bacterias gramnegativas y grampositivas, la cual es significativamente mejor los compuestos conocidos Sparfloxacina y Ciprofloxacina, compuestos éstos del estado de la

técnica relacionados con el compuesto (I) de la invención, y descritos, por lo tanto, en la memoria descriptiva de la solicitud de patente de mi representada […] 1.7.- […] El documento EP 0350733 que cita la Superintendencia como anterioridad de la solicitud de la patente de mi representada y el cual está relacionado y descrito en la memoria descriptiva de la solicitud, menciona la posibilidad de formular los ingredientes activos en preparaciones que liberan el ingrediente activo solo o principalmente en una parte específica del tracto intestinal de manera reducida. Sin embargo, dicho documento no mencionad ni sugiere formulaciones concretas con liberación retardada del ingrediente activo del compuesto divulgado en dicho documento […] 1.8.- […] Contrario a lo anterior, la formulación de la invención de mi representada corresponde a una formulación de liberación retardada, o controlada, lo cual en la práctica significa que ocurre una liberación del compuesto activo de una manera relativamente constante y en aumento a lo largo de un período de tiempo de aproximadamente 8 horas […] Resulta entonces evidente que para cualquier personas normalmente versada en la materia correspondiente, existe una diferencia técnica fundamental entre los objetos descritos en los dos documentos (la invención “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACIN” y la EP 0350733) y además es Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno fundamental señalar que esa diferencia técnica se traduce en efectos fisiológicos sustancialmente distintos […] 1.9.- […] Es claro que este invento no se deriva de manera obvia del documento

EP 0350733 para una personas normalmente versada en la materia técnica correspondientes. […] De la misma manera, se concluye que la invención TIENE NIVEL INVENTIVO frente a las divulgaciones contenidas en el documento EP 0350733, pues si bien éste documento revela composiciones antibacteriales que comprenden el compuesto (I) y también expone la posibilidad de formular las sustancias activas allí descritas en composiciones capaces de entregar la sustancia activa en ciertas partes del tracto gastrointestinal, éste documento no define ni describe en ninguna parte una formulación concreta que específicamente se caracterice por comprender una liberación retardada de la sustancia activa; es decir, el documento EP 0350733 no indica qué componentes se deben usar en una formulación concreta, ni en qué cantidades específicas se deben emplear dichos componentes. […] 1.10.- […] Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que los textos “Farmacotécnia, teórica y práctica” (1981) y el texto “Remington Farmacia” (1995) afectan el nivel inventivo de la invención puesto que dichos libros evidencian la existencia previa de los principios y procedimientos empleados para obtener preparados de acción sostenida de uso oral, dentro de los cuales se encuentran los recubrimientos de tipo entérico. Al respecto quiero resaltar que esa apreciación de la Superintendencia acerca del nivel inventivo del objeto reinvidicado en la solicitud de patente de mi representada con base en los textos indicados, es bastante ligera y no debería merecer ninguna aclaración particular para desvirtuar la relevancia de dichas anterioridades con relación al requisito de nivel inventivo objetado en los actos acusados, pues la diferencia salta a la vista

[…] si bien los textos citados contienen información relacionada con los diferentes tipos de formulación posibles para ese momento, las características generales de cada una de ellas, así como los diferentes métodos de producción de las formulaciones, etc., definitivamente ninguno de estos hace alusión a la sustancia activa objeto de la formulación medicamentosa que reclama la solicitud de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y mucho menos a las condiciones particulares ni las cantidades específicas que definen la “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACIN”. Estas especificidades que determinan las características de una formulación particular y, como tal, su modo de acción, no se deducen de manera obvia de los textos citados […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] La presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486 […] Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 98071271 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención […] Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la

parte demandante y obrante dentro del expediente 98071271 adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Atenía Neurosciences, Incc, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido […] 2.2.- […] La presunta violación del artículo 18 de la Decisión 486 […] Como se sostuvo acertadamente en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, las anterioridades encontradas a saber: EP 035073 afectan el nivel Inventivo de la solicitud de patente de invención […] Tal como se señaló acertadamente en los actos administrativos acusados el estado de la técnica EP 0350733 DEL 17/01/19990 (sic) demuestra la existencia previa de los derivados de fórmula de que trata la solicitud de patente de invención denominada “FORMULACIÓN MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL (sic) así como formas farmacéuticas, dentro de las cuales se encuentran formas sólidas recubiertas de liberación controlada. […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- Las disposiciones acusadas Lo son las resoluciones números 4166 de 25 de febrero de 2003 y 23688 de 24 de septiembre de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido es el siguiente: 1.1.- La Resolución No. 4166 de 25 de febrero de 2003, «Por lo cual se niega una

patente de invención», expedido por el Superintendente de Industria y Comercio, señaló: […] Así las cosas, en virtud del requisito de nivel inventivo expuesto, la creación que se pretende patentar no constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, ya que esta invención resulta evidente (obvia) del estado de la técnica En efecto, el estado de la técnica, solicitud EP 0350733, demuestra la existencia previa de derivados de fórmula (I), entre los cuales el ácido 1ciclopropil-7-((S,S)-2,8-diazabiciclo(4.3.0)non-8-il)-6-fluor-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3quinoloncarboxílico, sus métodos de preparación, así como formas farmacéuticas, dentro de las cuales se encuentran formas sólidas recubiertas de liberación controlada. Los libros de texto “Farmacotécnica teórica y práctica” y “Remington Farmacia”, también evidencian la existencia previa de los principis y procedimientos empleados para obtener preparados de acción sostenida de uso oral, dentro de los cuales se encuentran los recubrimientos del tipo Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno entérico. Se revela además el tipo de materiales utilizados para este tipo de recubrimientos, así como los métodos oficiales de disolución utilizados.

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, el cual es proporcionar formulaciones de liberación controlada de moxifloxacina, se observa claramente que es una derivación evidente del estado de la técnica, como

quiera que los documentos citados revelan composiciones similares que persiguen el mismo propósito.

4. Respuesta del solicitante Y sobre los comentarios del solicitante basta aclarar, desde el punto de vista técnico, que si bien no se menciona en la solicitud europea composiciones específicas de liberación controlada que contengan moxifloxacina, si se dice claramente que las formas farmacéuticas sólidas de los compuestos antibacterianos pueden contener componentes como sustancias poliméricas y de hinchamiento, de tal manera que faciliten la entrega de los compuestos a una parte específica del tracto gastrointestinal, lo cual indica claramente que antes de la fecha de prioridad del documento ya se tenían contempladas las formas de liberación controlada que contengan moxifloxacina. Además, dentro de los estudios de preformulación de un medicamento, se tiene en cuenta todos los estudios farmacodinámicos para desarrollar las formas farmacéuticas más adecuadas de acuerdo a la vía de administración, por lo tanto es más que obvio para un técnico medio tomar esta información y desarrollar la forma de administración más adecuada para evitar picos en la concentración plasmática, así como efectos indeseables, que en este caso son las fórmulas de liberación controlada que entregan cantidades de medicamento en sitios específicos del tracto gastrointestinal.

Por otra parte, el solicitante cuestiona la forma en que examinador de patentes evaluó el nivel inventivo de la invención, sin embargo es pertinente puntualizarle que contrario sensu el examinador técnico se ajustó a los parámetros que establece para este tipo de evaluación la legislación y jurisprudencia andinas jurídicamente aplicables. […] Obra cosa es que, en el presente caso, no se pueda tener por cumplido el

requisito de nivel inventivo, debido a que la invención se deriva de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia. Para ello, como bien ha dicho el Tribunal, basta que: “A objeto de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Y, como ya se demostró, las anterioridades si conducen a la invención aquí propuesta. Finalmente, informa el interesado que las patentes europeas y estadounidense correspondientes a esta solicitud han sido otorgadas. Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno Al respecto cabe señalar que como bien ha sostenido la Superintendencia en múltiples oportunidades, al tenor de los dispuesto en el artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente en Colombia desde el 3 de septiembre de 1996, “las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión”.

Esto significa, como bien lo ha sostenido la Superintendencia en repetidas oportunidades, que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de la invención objeto de ésta solicitud en otro país no obliga a ésta Superintendencia. 1.2.- La Resolución No. 23688 de 24 de septiembre de 2004, «Por lo cual se

resuelve un recurso de reposición», expedido por el Superintendente de Industria y Comercio, señaló: […] A este respecto debe precisarse que, en modo alguno, el examen de patentabilidad estuvo condicionado por el conocimiento del resultado de la invención reivindicada, por el contrario, como se dijo en anterior oportunidad, la solicitud EP 0350733 derivados de la fórmula (I), entre los cuales se encuentra el ácido 1-ciclopropil-7-((S,S)-2,8diazabiciclo(4.3.0)non-8-il)-6-fluor-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3quinoloncarboxílico, sus métodos de preparación, así como formas farmacéuticas, dentro de las cuales se encuentran formas sólidas recubiertas de liberación controlada. Más específicamente la publicación EPS 0350733 menciona de manera clara que con los compuestos allí comprendidos, dentro de los cuales se encuentra la moxifloxacina, se pueden elaborar composiciones sólidas con auxiliares como sustancias poliméricas que funcionan como núcleos y con materiales de hinchamiento que hacen que la sustancia activa se libere en un sitio determinado del tracto gastrointestinal, es decir formas liberación controlada. Esta información, sumada a la contenida en los textos: “Farmacotecnia teoría y práctica” y “Remington Farmacia”, los cuales revelan los principios y procedimientos empleados para obtener preparados de acción sostenida de uso oral, dentro de los cuales se encuentran los recubrimientos del tipo entérico, así como el tipo de materiales utilizados para este tipo de recubrimientos y los métodos de disolución utilizados; permiten a una

persona normalmente versada en la materia derivar de manera evidente las composiciones que ahora se pretenden proteger, por tal razón es que se afirma que carecen de nivel inventivo. […] A este respecto, se reitera lo anotado en el sentido que la anterioridad EP 0350733 sugiere de manera clara las composiciones de liberación controlada de moxifloxacina, información que unida a la contenida en los textos de química mencionado permite a una persona normalmente versada en la materia obtener las composiciones que ahora buscan patentarse, sin necesidad de un esfuerzo intelectual adicional. Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno […] A este respecto de precisarse que dentro de los estudios de preformulación de un principio activo se tienen en cuenta todos los estudios de preformulación de un principio activo se tienen en cuenta todos los análisis farmacodinámicos para desarrollar las formas farmacéuticas más adecuadas de acuerdo a la vía de administración, por lo tanto resulta obvio para una persona normalmente versada en esta materia tomar esta información y desarrollar, la forma de administración más adecuada para evitar picos en la concentración plasmáticas, así como efectos indeseables, que en este caso son las formulaciones de liberación controladas, las cuales entregan cantidades de medicamento en sitios específicos del tracto gastrointestinal, evitando el efecto del primer paso que es el responsable de todos estos inconvenientes. Se debe aclarar, además, que los componentes y la estructura de las formulaciones de liberación controlada son de amplio conocimiento dentro de las ciencias farmacéuticas, como se puede

corroborar con los libros de texto “Farmacotecnia teórica y práctica” y “Remington Farmacia”. […] Finalmente, resulta pertinente dejar en claro que aunque la evaluación del nivel inventivo se realiza en los distintos paísses bajo un mismo parámetro, dada su conceptualización uniforme en las diversas legislaciones sobre propiedad industrial, los elementos de juicio o presupuestos documentales con que cuenta cada oficina al momento de calificar la invención no siempre son los mismos, de suerte que la ponderación del mencionado requisito de patentabilidad no debe conducir siempre a un mismo resultado. Así, puede suceder que, por ejemplo, una oficina de patentes, al evaluar la altura inventiva de la invención, sólo cuente con algunos documentos de los cuales sea difícil inferir la obviedad de la misma, al paso que los examinadores de otra oficina tengan acceso a información mas completa a partir de la cual resulte obvio el resultado. La primera oficina de nuestro ejemplo concluirá que la invención cumple con el requisito de la altura inventiva y, por ende, concederá el privilegio solicitado; mientras que para la segunda carecerá de este requisito, trayendo como consecuencia la negación de la patente. En conclusión, pues, no resulta exótico, por la forma como se estudian las invenciones en las diferentes oficinas de patentes, que lo que en algunos países sea considerado con altura inventiva, en otros sea calificado como obvio y, en consecuencia, no patentable. […] 2.- El problema jurídico Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico que debe ser resuelto por la Sala se contrae a determinar si las resoluciones números 4166 del 25 de febrero de 2003 y 23688 del 24 de septiembre de 2004, proferidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio, fueron expedidas desconociendo las Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno normas que les han debido servir de fundamento, en particular, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la parte actora considera que la invención solicitada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas, el nivel inventivo, razón por la que la misma no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes, ni de conocimientos generales. 3.- Análisis de los cargos formulados y el problema jurídico El demandante acusa los actos administrativos de ser violatorios de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo contenido es el siguiente: […] Artículo 14Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Para efectos de dirimir en forma técnica la divergencia en relación con la existencia de nivel inventivo en la solicitud de patente titulada «FORMULACIÓN

MEDICAMENTOSA CON LIBERACIÓN CONTROLADA DEL MOXIFLOXACIN»,

mediante auto de 19 de mayo de 2006, el magistrado instructor del proceso ordenó la práctica del dictamen pericial solicitado por la parte demandante (fl. 161), el cual fue rendido por Luisa Fernanda Ponce D León (fl. 189-192). Si bien la perito señala que «En atención a las referencia citadas y con los conocimientos comunes de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, para la fecha de prioridad reivindicada (25 de septiembre de 1997), esta NO hubiera podido obtener de manera obvia las formulaciones medicamentosa de Moxifloxacina de las presente invención, con todos los componentes, las cantidades, condiciones y perfiles de liberación que las constituyen y caracterizan, sin requerir ningún aporte intelectual ni trabajo», también lo es que encuentra una serie de defectos en la reivindicaciones2 de la solicitud de patente. 2 Artículo 30Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Expediente No. 110010324000 2005-00065 01

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Así, en su respuesta a la pregunta No. 2 indicó que «Si hacemos referencia a lo presentado en las páginas 27 a 31 bajo el título reivindicaciones, lo descrito allí es tan impreciso, que una sola formulación no es posible, sino que correspondería a muy diferentes formulaciones, sin que se precise cual es la que se quiere en realidad reivindicar». En la respuesta a la pregunta No. 3, dicha auxiliar de la justicia manifestó: «En atención a la pregunta formulada y tomando como base lo citado en el documento EP 0350733 y lo reivindicado por el interesado en la solicitud 98055850, si bien una persona normalmente versada en la materia técnica no llegaría en forma obvia a la formulación, tampoco necesitaría de una gran investigación, para presentar una formulación,