PGN - PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA - Nulidad presentada por idime s.a. en contra del registr

PROPIEDAD INDUSTRIAL-Violación del principio de confianza legítima. PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Nulidad presentada por idime s.a. en contra del registro de la marca dime clínica neurocardiovascular. COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA-No pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. COTEJO MARCARIO-Entre el signo mixto y la marca nominativa para el registro de marcas/COMPARACION FONETICA-Semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo/COMPARACION IDEOLOGICACuando los signos evocan una idea o concepto idéntico ambas palabras son una abreviatura para algunos de los servicios que prestan. Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar el cotejo marcario entre “IDIME” y “DIME”, para lo cual, la Sala aplicará la metodología indicada en la Interpretación Prejudicial respecto de la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. A juicio de esta Delegada el signo mixto se compone de la partícula DIME, palabra idéntica y que reproduce el elemento nominativo salvo por la adición de la letra “I” al comienzo de la marca nominativa, siendo la inclusión de esta vocal el único elemento de diferenciación entre ambos signos. En este punto, se considera que a nivel ortográfico la palabra es prácticamente la misma. En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en

forma sucesiva. En este aspecto considera el Ministerio Público que las palabras “IDIME” y “DIME” son fonéticamente bastante similares. Siendo en este punto el único elemento diferenciador la vocal “I” al comienzo de la expresión IDIME, lo que le da un rasgo leve de diferencia fonética entre ambas palabras. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que como bien se dijo en las líneas que anteceden, las expresiones IDIME y DIME son prácticamente iguales, lo que permite generar confusión, máxime cuando ambas palabras son una abreviatura para algunos de los servicios que prestan ambas sociedades, cual es el de proveer elementos para realizar “Diagnóstico-s Médicos”. PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Prevalece por factor temporal el derecho de quien hizo primero uso del nombre comercial por lo cual, no existe confianza legítima _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________2__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., marzo 13 de 2020 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 20-39

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que

se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MEDICO S.A. – IDIME S.A., instauró demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________3__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones:

“(…) 1.- Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12-129876 de esa misma Entidad, mediante la cual se revoca la decisión contenida en la Resolución No.41081 del 9 de julio de 2013, proferida por el Director de Signos Distintivos, se declara infundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDEME S.A. y se concede el registro de la marca DIME (mixta), Clase 9, a favor de la sociedad DIME CLINICA NEURO VASCULAR S.A. 2.- Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar la nulidad del Certificado de Registro de Marca No. 501.550, correspondiente a la marca “DIME” (Mixta), clase 9 el cual fue otorgado con base en la concesión efectuada mediante la Resolución No. 61.093 de octubre del 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12-129876 de esa misma Entidad. (…)” Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes hechos: “(…) 1.- El 02 de agosto del 2012, la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. presentó solicitud de registro de la marca comercial "DIME" (Mixta), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- El 21 de septiembre de 2012, la sociedad INSTITUTO DE

DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. formuló oposición a la solicitud de registro del signo distintivo "DIME" (Mixta), para la distinción de productos comprendidos en la Clase 9 Internacional, con base en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000. 3.- El 11 de marzo de 2013, la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. dio respuesta a la oposición formulada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. 4.- Mediante Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resolvió negar

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________4__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A. a DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. el registro de la marca "DIME" (Mixta), para la distinción de los productos comprendidos en la Clase 9 Internacional y, declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. 5.- El 21 de agosto de 2013, la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. interpuso recurso de apelación en

contra de la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013. 6.- Mediante la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre del 2014, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 41081 del 9 de julio de 2013; declarando infundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. y; concediendo el registro de la marca "DIME" (Mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. (…)” Concepto de la violación A juicio del demandante se han vulnerado las normas nacionales así como las normas comunitarias con la expedición por parte de la SIC de la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre del 2014, dentro del expediente administrativo No. 12-129876, en relación con la forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca, desconociendo además las normas comunitarias respecto al criterio de irregistrabilidad. Así mismo, considera la parte actora que el acto atacado configura una violación al principio de la confianza legítima, “por cuanto compartiendo el caso bajo estudio los mismos supuestos tácticos y jurídicos que uno previo resuelto por la misma entidad, la Superintendencia decidió en la resolución en comento, a partir de los mismos argumentos, fallar en diferente modo, desconociendo así su

obligación de preservar un comportamiento consecuente, no

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________5__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A. contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores.” Violación de los artículos 1361 literal a) y 1922 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina A juicio del accionante, la SIC realizó de manera errónea el examen de registrabilidad de la marca DIME (mixta), toda vez que -a su juiciose aplicó de manera indebida la normatividad relacionada con las causales de irregistrabilidad, así como también lo referente a la forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca.

Argumenta también, que “el ser titular de derechos exclusivos sobre marcas anteriores o sobre un nombre comercial previo, le concedía un "mejor derecho" a efecto de solicitar el registro de la marca comercial "DIME" (Mixta), Clase 9, sustentó su apelación en el carácter "inadmisible" de negar la marca "DIME" en razón a que esta sociedad ya tenía marcas con anterioridad, además de un nombre comercial previo al de la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A., olvidándose por completo que el ostentar previamente derechos sobre la expresión "DIME" para otras clases o el poseer

nombre comercial anterior al de la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. no es presupuesto para acceder al registro de la expresión "DIME" en otra clase -9-, toda vez que el signo a registrar debe cumplir, independientemente, con los 1 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________6__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

presupuestos de registrabilidad exigidos por las normas comunitarias y nacionales concernientes.” Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio Aduce que en la decisión de primera instancia contenida en la Resolución No. 41018 del 9 de julio de 2013, se declaró fundada la oposición a IDIME S. A., toda vez que además de la similitud gramatical con la seña comercial, existe nexo de competitividad entre los productos y las actividades comerciales desarrolladas, razón por la cual se declaró fundada la oposición y se negó el registro de acuerdo con la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136. Que no obstante lo anterior, en el recurso interpuesto contra la anterior decisión por la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., así como del acervo probatorio dentro del trámite, se pudo colegir que la sociedad DIME había realizado ventas en cantidades considerables desde el año 1988, aportando para tal fin una serie de facturas, hecho que lleva a concluir que el nombre DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.

A. ha sido publicitado y, por ende, se ha dado a conocer entre los consumidores, logrando demostrar que ha hecho uso del nombre comercial desde el año ya citado, probando haber sido con antelación a la fecha probada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S. A. IDIME S. A., quien acreditó que ha usado dicho nombre desde 1993, por lo cual la SIC consideró pertinente declarar infundada la oposición interpuesta por el INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S. A. IDIME S.A., y, en consecuencia, se

concedió el registro de la marca DIME (mixta), al haber quedado totalmente demostrado un uso previo de tal signo distintivo.

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________7__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá determinarse la irregistrabilidad del signo solicitado por identidad o similitud, así como también se debe establecer si existe riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Manifiesta que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, pues los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME S. A., al solicitar la nulidad de la resolución No.61093 del 9 de octubre de

2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, acto administrativo que revocó la Resolución No. 41081 del 9 de junio de 2013, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC, la cual declaró infundada la oposición presentada por el INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME S.A. en contra del registro de la marca “DIME” (mixta) clase 9 de la

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________8__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad DIME

CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S. A.

Es así como se examinará si la Resolución No. 61093 del 9 de octubre de 2014, trasgredió los artículos 136 literal b) y 192 de la Decisión 488 de 2000 de la Comunidad Andina y así mismo, se analizará si dicho acto es violatorio del principio de confianza legítima. Análisis Jurídico Se invocan como cargos de nulidad i) la violación del literal a) del artículo 136 y del artículo 195 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “(…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (…)”, por lo que resulta indispensable entrar a establecer si existe entre los signos un grado de distintividad tal que permita al consumidor poder diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión y ii) violación del principio de confianza legítima, dado que se concedió el registro de la marca DIME (mixta), atendiendo al uso del nombre comercial, cuando en otra decisión la SIC no otorgó el registro a dicha marca, argumentando que el nombre comercial no era un presupuesto para conceder su registro como marca. i) Transgresión del literal b) del artículo 136 y del artículo 192 de la Decisión 488 de 2000 de la C. A. Cotejo marcario entre el signo mixto y la marca nominativa

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________9__________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar el cotejo marcario entre “IDIME” y “DIME”, para lo cual, la Sala aplicará la metodología indicada en la Interpretación Prejudicial respecto de la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa.

Comparación Ortográfica:

SIGNO MIXTO MARCA NOMINATIVO I D I M E 1 2 3 4 5

D I M E 1 2 3 4

A juicio de esta Delegada el signo mixto se compone de la partícula DIME, palabra idéntica y que reproduce el elemento nominativo salvo por la adición de la letra “I” al comienzo de la marca nominativa, siendo la inclusión de esta vocal el único elemento de diferenciación entre ambos signos. En este punto, se considera que a nivel ortográfico la palabra es prácticamente la misma. Comparación Fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva. En este aspecto considera el Ministerio Público que las palabras “IDIME” y “DIME” son fonéticamente bastante similares. Siendo en este punto el único elemento diferenciador la vocal “I” al comienzo de la

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_0_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A. expresión IDIME, lo que le da un rasgo leve de diferencia fonética entre ambas palabras.

Comparación Ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos

evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que como bien se dijo en las líneas que anteceden, las expresiones IDIME y DIME son prácticamente iguales, lo que permite generar confusión, máxime cuando ambas palabras son una abreviatura para algunos de los servicios que prestan ambas sociedades, cual es el de proveer elementos para realizar “Diagnósticos Médicos”. Comparación Gráfica En este punto se puede advertir de los gráficos arriba expuestos no confieren la distintividad suficiente para ser registrados como marca sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público. Conectividad entre los productos Ahora bien, siguiendo la conexión entre los productos a registrar, es necesario determinar el grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos y servicios, la complementariedad entre sí de los productos o servicios y la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario, lo cual, a continuación, pasa estudiarse:

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_1_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Sustituibilidad En este punto corresponde analizar la conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan ser sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema. Nótese que el segmento de servicios en el que compiten ambas

sociedades es el mismo: “suministrar elementos para diagnóstico médico”, lo cual inexorablemente lleva a confusión al consumidor quien, eventualmente puede verse influenciado por la palabra al momento de adquirir los productos, pudiendo llegar a creer que una de estas marcas es filial o rama de servicios de la otra, es decir, que ambos servicios son suministrados por el mismo empresario, dado como ya se dijo la evidente similitud entre una y otra expresión, más allá del tipo, tamaño y color de la letra con que cada una sea escrita. Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión cuando el consumo del producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así el uso de un producto supone el uso del otro. Sin duda, las marcas objeto de cotejo presentan una complementariedad innegable, dado que como ya ha quedado visto en líneas precedentes ambas sociedades se desenvuelven en el mismo segmento y prestan los servicios de diagnósticos médicos. La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario)

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_2_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

A juicio del Ministerio Público este es el punto más fuerte en el cual se demuestra la no distintividad entre las marcas, pues no solo ambas se poseen una nomenclatura casi idéntica, sino que ofrecen

los mismos productos, compartiendo palabras que no generan mayor distinción y que son fácilmente asociables y si bien los gráficos otorgan algún grado de diferencia, esto resulta insuficiente a efectos de poder distinguir los productos de su oferente. De otra parte, también es claro que si bien existe otro elemento distintivo como es el uso de la letra “I”, esto tampoco otorga mayores elementos que permitan distinguir los productos ofrecidos y evitar así que exista confusión en los mismos y en su adquisición. El uso del nombre comercial en el tiempo Dado que los anteriores criterios de diferenciación han mostrado más elementos comunes que diferenciadores entre las marcas “IDIME” y “DIME”, acorde con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habrá de acudirse a un criterio adicional de diferenciación, ya no por los elementos fonéticos, ortográficos, gráficos etc., arriba examinados, sino por el uso que se le ha dado al nombre comercial, en el que predomina el derecho de quien haya hecho uso de él con mayor anterioridad, es decir, quien de las dos sociedades lleve más tiempo haciendo uso de éste, para lo cual se mirará a partir de cuándo se hizo su primer uso en el comercio, conforme lo establece el artículo 1913 de la Decisión 488 de 2000 de la Comunidad Andina. 3 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (negrillas no son del original)

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_3_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Acorde con lo anterior, teniendo en cuenta lo probado en el expediente administrativo 12-129876, se pudo establecer que la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. ha hecho uso del nombre comercial desde 1988, tal y como se desprende de las facturas que dicha sociedad en su momento aportó; por su parte, la sociedad INSTITUTO DE DIGNOSTICO MEDICO S.A. IDIME S.A., demostró que ha hecho uso del nombre comercial desde el año 1993, por lo que atendiendo al criterio temporal implícito en el referido artículo 191, queda claro entonces que habría lugar a conceder el registro de la marca DIME, dado que se pudo demostrar que la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. hizo uso primero en el tiempo del nombre comercial DIME y por ende, puede ser oponible a terceros, tal como lo expuso el honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación con tal nombre comercial.”

Por todo lo anterior, los cargos de transgresión de lo reglado en el literal b) del artículo 136 y en el artículo 192 de la Decisión 488 de 2000 carecen de vocación de prosperidad y, en consecuencia, los cargos de nulidad habrán de desecharse. ii) Violación del principio de confianza legítima Además de todo lo dicho a lo largo del presente concepto, frente al presente cargo podemos decir que cada actuación de la SIC es independiente una de la otra, en el sentido de que para cada caso en

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_4_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A. particular se tramita un expediente administrativo, teniendo en cuenta eso sí los derechos adquiridos con anterioridad, bien sea por quienes solicitan un registro, o bien por un tercero interesado al oponerse al mismo.

Es así como en el expediente 12-164211 no se le concedió al INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. el registro de la marca “IDIME” (mixta) y, en su lugar, se declaró fundada la oposición presentada por DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., luego también vale la pena decir que las decisiones allí tomadas no son materia de discusión en el presente proceso. De otro lado, en el expediente 12-129876 se le otorgó el registro de la

marca “DIME” (mixta) a la sociedad DIME CLINICA NEUROVASCULAR S.A., y a su vez se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO

S.A. IDIME S.A.

En este orden de ideas, vemos que la parte demandante reclamó que en el primer trámite no se tuvo en cuenta el uso nombre comercial como elemento diferenciador y en el segundo, casi éste sí fue un elemento tenido en cuenta, dando pie a que se declarara infundada la oposición presentada por IDIME S.A. y, en su lugar, se concediera el registro de la marca DIME (mixta). Del análisis del trámite del expediente 12-129876, frente a lo decidido en el trámite 12-164211, tenemos que en este último no era posible tomar como factor diferenciador el uso del nombre comercial en el tiempo; lo anterior, comoquiera que acorde con lo probado en este proceso fue la sociedad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. la que hizo primero uso del nombre comercial, pues como vimos

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_5_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A. su utilización se remonta al año 1988, mientras que en lo que respecta al INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. IDIME S.A., sólo se acreditó su uso desde el año 1993, luego obviamente no era

un criterio que pudiera ser tenido en cuenta a su favor, pues conforme al artículo 191 de la Decisión 488 de 200, prevalece por factor temporal el derecho de DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., razón por la cual, no existe confianza legítima y, por consiguiente, el cargo de nulidad no prospera. Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto los cargos de nulidad propuestos por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. IDIME S.A. no poseen ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente CO0NCEPTO De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia el acto administrativo atacado, esto es NULIDAD de la Resolución No. 61.093 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio habrá de permanecer incólume.

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2020-170998 __________________________________________1_6_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00166-00

Demandante: Instituto de Diagnóstico Médico S.A. - IDIME S.A.

Del señor Consejero atentamente,

ANDRES MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

5CdeE/AMV/CJCHG

IUS E-2020-170998 __________________________________________