PGN - REGISTRO DE MARCA - Comparación fonética e ideológica

DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Contra decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio sin tener en cuenta carencia de distintividad REGISTRO DE MARCA-Comparación fonética e ideológica REGISTRO DE MARCA-Concepto que los signos bajo estudio en el caso en comento transmiten En criterio de esta Agencia del Ministerio Público, el signo cuestionado cuenta con la suficiente distintividad para diferenciarlo del signo de propiedad del demandante y, al no hallarse irregularidad alguna en la expedición del acto administrativo atacado, el cargo de nulidad propuesto no podría poseer vocación de prosperidad, lo que en consecuencia obliga a que las súplicas de la demanda habrán de despacharse de forma desfavorable al demandante Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto la solicitud de nulidad propuesta por la sociedad MULTIFILTROS LTDA. no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda habrán de denegarse ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co Pbx 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA

Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2021 Doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 21133 Medio de control de Nulidad Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Honorable señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que se

exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad, la sociedad MULTIFILTROS LTDA., instauró demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC, con el fin de que se acceda a las

siguientes pretensiones: 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 2 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA “(…) 1.- Declarar la nulidad Absoluta de la RESOLUCIÓN 19892 DE 23

DE AGOSTO DE 2.004, mediante la cual la Superintendencia CONCEDIO el registro de la marca MOTORLINE (mixta) a favor de EDWIN FERNANDO MONTOYA ALVAREZ, para distinguir productos de la clase 04, específicamente: “ACEITE, GRASAS INDUSTRIALES, LUBRICANTES,

PRODUCTOS PARA ABSOBER, REGAR, CONCETRAR EL POLVO, COMBUSTIBLES”. Tramitada bajo el expediente No. 04 005612, Certificado de Registro No. 286739. 2.- Que como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta de la mencionada resolución, se ordene la CANCELACIÓN del Registro de la marca MOTORLINE (mixta) en la clase 04, a favor del señor EDWIN FERNANDO MONTOYA ALVAREZ, Certificado No. 286739. (sic a todo) (…)” Concepto de la violación A juicio de la accionante, el acto administrativo demandado infringe las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al vulnerar lo dispuesto en el artículo 135 literal b), dado que se registró una marca que carece de distintividad, toda vez que se concedió el registro de la marca MOTORLINE (mixta) para distinguir productos de la clase 04, sin tener en cuenta que tal marca no era distintiva, dado que con anterioridad existía el registro de la marca MOT LINE (mixta) registrada para distinguir igualmente productos de la clase 04 internacional, bajo el certificado No. 252391. Argumenta también, que la resolución 19892 del 23 de agosto de 2004, permite que exista confusión para el consumidor, el cual no podrá distinguir fácilmente entre las marcas MOTORLINE y MOT LINE, crenado en su mente la idea de que son dos marcas del mismo titular o en su defecto, que el producto que adquiere es del mismo empresario, sin ser cierto. Refiere también, que la carencia de distintividad del signo MOTORLINE, crea un estado de incertidumbre en el público consumidor,

pues se ve afectado de manera clara el derecho de elección de un producto. 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio Por conducto de apoderado judicial procedió a contestar la demanda, solicitando que no se tengan en cuanta las pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora en contra de la SIC, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por ende, de sustento legal para que prosperen.

Aduce que las marcas en pugna se entienden como un conjunto marcario indivisible, las cuales como un enlace de expresiones forman una denominación novedosa que es susceptible de registro, derivándose de lo anterior dos situaciones importantes; en primera medida, que el signo nuevo resultante es registrable y apropiable por el conjunto que forma y de manera especial por su particular disposición de elementos, concediéndose como una unidad que no puede ser fraccionada, con la salvedad que el uso exclusivo se otorga sobre el conjunto y no de manera aislada sobre los elementos que de él hacen parte y que tengan el carácter de inapropiables. En segundo lugar, la anterior situación también implica que: si bien las expresiones LINE y MOT forman parte del conjunto marcario, dada la necesidad de los comerciantes de incluir expresiones genéricas y

descriptivas para facilitar la comercialización de sus productos o servicios, sobre ellas no puede conferirse ni reivindicarse exclusividad, razón por la que pueden ser usadas libremente por otro empresario. Tercero Interesado - MOTORLINE Por conducto de apoderado judicial, el señor EDWIN FERNANDO MONTOYA ÁLVAREZ, en su calidad de titular de la marca MOTORLINE, procedió a contestar la demanda oponiéndose a cada una de las peticiones allí formuladas por parte de la compañía MULTIFILTROS LTDA. y que, en 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 4 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA su lugar, el H. Consejo de Estado ratifique la legalidad del acto administrativo por medio del cual se otorgó el registro de la marca MOTORLINE, es decir, de la resolución No 19892 del 23 de agosto de 2004 expedida por la SIC.

Manifiesta además, que el acto administrativo por medio del cual se concedió el registro de la marca MOTORLINE cumple con todos los requisitos de legalidad en su contenido y en su proceso de expedición, por lo que no existe causa jurídica para fundamentar la nulidad pretendida; para tal efecto, basta con revisar el expediente administrativo número 45612, para evidenciar que se surtieron todos y cada uno de los procedimientos establecidos para dicho efecto, sin que se encuentre

irregularidad u oposición en ninguno de ellos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a la sociedad MULTIFLTROS LTDA., al solicitar la nulidad de la Resolución No. 19892 del 23 de agosto de 2004 por medio de la cual, se otorgó el registro de la marca mixta MOTORLINE a favor del señor EDWIN FERNANDO MONTOYA ÁLVAREZ, en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como se examinará si el acto administrativo arriba citado fue expedido trasgrediendo el literal b) del artículo 135 de la Decisión 488 de 2000 de la Comunidad Andina.

Análisis Jurídico Se invoca como cargo de nulidad la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 5 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que: “(…) b) carezcan de distintividad (…)”; por lo que resulta indispensable entrar a establecer si existe entre los signos un grado de distintividad tal que permita al consumidor poder diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión.

Cotejo marcario Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar el cotejo marcario entre “MOTORLINE” y “MOT LINE”, para lo cual, la Sala aplicará la metodología respecto de la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa.

Comparación Ortográfica:

SIGNO MIXTO ATACADO M O T O R L I N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCA OPOSITORA M O T L I N E 1 2 3 4 5 6 7

A juicio de esta Delegada, el signo mixto se compone de las palabras “MOTOR y LINE” que reproduce los elementos nominativos de la marca opositora “MOT LINE”, utilizando iguales vocablos salvo por la inexistencia de un espacio entre las expresiones, sumado a la adición de las letras O y R, siendo la inclusión de estas letras y eliminación del espacio de separación los elementos de diferenciación entre ambos signos. En este punto, se considera que a nivel ortográfico la similitud de palabras es evidente, ello si se tiene en cuenta que las palabras utilizadas son muy similares, sin embargo, en este punto es necesario resaltar que la 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 6 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA expresión “MOT” no es tan evocadora como la palabra MOTOR, pues ésta

última por sí misma sí genera una idea clara en el consumidor, lo cual no ocurre de primera mano con la expresión del signo opositor. Comparación Fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva. En este aspecto considera el Ministerio Público que las expresiones “MOT LINE” y “MOTORLINE”, son idénticas en la utilización del vocablo inglés “LINE” que se traduce inicialmente como “línea”, aunque posee más significados entre los cuales podemos entenderla como una rama, una división o un segmento de cierto tipo de productos, de varios que eventualmente podría llegar a ofrecer un mismo empresario, por ejemplo: línea de lujo, línea de maquinaria pesada, línea marítima, línea para automóviles, línea blanca, etc., lo cual necesariamente dependerá y variará, según el tipo de bienes y servicios que ofrezca el portafolio de cada comerciante en particular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el vocablo MOT y con la palabra MOTOR; pues en el primer caso, la expresión MOT acorde con el diccionario de la real Academia de la Lengua Española no posee significado en el idioma español1, y su posible traducción en el idioma inglés sería “agudeza”, expresión que poco tiene que ver con los productos que ofrece la parte demandante. En el segundo evento, encontramos la palabra MOTOR2 sí tiene significado en el idioma español y por sí misma resulta evocadora, pese a que es también una expresión de uso común.

1 Tomado de: https://dle.rae.es/mot?m=form 2 Tomado de: https://dle.rae.es/motor?m=form 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

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Demandante: MULTIFILTROS LTDA Comparación Ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que como bien se dijo en las líneas que anteceden, las expresiones “MOTORLINE” y “MOT LINE” guardan cierto grado de similitud pues comparten la mayoría de sus letras, siendo común a ambos signos las letras MOT, así como la expresión “LINE”; pero lo cierto es que, por tratarse de un elemento descriptivo común, no es apropiable, pues como ya lo ha dicho de tiempo atrás la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible hacer uso de este tipo de elementos, sin embargo, la fuerza de oponibilidad del signo frente a terceros es débil, sumado a que por regla general, tales expresiones comunes de forma individual no pueden ser apropiables.

Sobre el particular, la H. Corporación ha establecido, lo siguiente: “(…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3, en relación al concepto de palabras de uso común ha indicado lo siguiente: “[…] se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se

utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate […]”. (…) 48. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4, en relación al cotejo de las marcas cuando están conformadas por palabras de uso común ha dispuesto lo siguiente: “[…] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, en este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 639-IP-2018 de 25 de febrero de 2019. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 8 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. (…)5 Similar cosa ocurre con las expresiones “MOTOR” y “MOT”, dado que el signo cuestionado incluye la totalidad de los caracteres de la marca de propiedad de la parte demandante, sin embargo el concepto que una y otra evocan sí es completamente diferente, pues la palabra MOTOR genera en el mente del consumidor la evocación de obvia de una máquina de propulsión, así como también de que se trata de un producto relacionado con vehículos a motor; cosa que no ocurre con la expresión “MOT” pues podría asociarse con mota(s) en el argot textil, para el cuidado de telas, ropa, o tal vez muebles forrados en dicho material, o también podría asociarse tal vez a las motocicletas dada su cercanía con la palabra moto; pero, prima facie, no podríamos aseverar que crea en el consumidor desprevenido el concepto de motor y su asociación a maquinarias y menos aún, que tenga que ver con productos de la clase 4 de Niza, como grasas, lubricantes, aceites, etc. El concepto que los signos bajo estudio transmiten

La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En concordancia con lo dicho en el párrafo que antecede, podemos afirmar que ambos signos no evocan el 5 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA - Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ - Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) - Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00519-00 - Actor: POLLO ANDINO S.A - Demandado:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 9 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA mismo concepto, pese a que ambos se encuentran registrados para distinguir productos de la categoría 4 de la clasificación de Niza y aún cuando ortográficamente comparten casi los mismos caracteres, es lo cierto que el signo mixto cuyo registro aquí se cuestiona, resulta más evocador del tipo de productos y del segmento al que pertenecen los productos que ofrece el comerciante propietario de la marca, contando con la suficiente distintividad como para que fuese viable proceder a su registro, como en efecto lo hizo la SIC por conducto de la Resolución 19892

del 23 de agosto de 2004. En criterio de esta Agencia del Ministerio Público, el signo cuestionado cuenta con la suficiente distintividad para diferenciarlo del signo de propiedad del demandante y, al no hallarse irregularidad alguna en la expedición del acto administrativo atacado, el cargo de nulidad propuesto no podría poseer vocación de prosperidad, lo que en consecuencia obliga a que las súplicas de la demanda habrán de despacharse de forma desfavorable al demandante. Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto la solicitud de nulidad propuesta por la sociedad MULTIFILTROS LTDA. no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda habrán de denegarse. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente

CONCEPTO

5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 10 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2009-00580-00

Demandante: MULTIFILTROS LTDA De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, el acto administrativo atacado, esto es, la resolución 19892 del 23 de agosto de 2004, mediante

la cual se ordenó registrar la marca mixta MOTORLINE en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio habrá de permanecer incólume. Del señor Consejero, atentamente,

JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 5CdeE/JADV/cjchg IUS-E-2021-565749 ________________________________________________________________________________________ 11 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080