PGN - REGISTRO MARCARIO - Concesión

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto por el cual se revocó resolución y se declaró infundada oposición contra registro de marca REGISTRO DE MARCA-Causales de irregistrabilidad según regulación legal CONCESIÓN-Del registro de marcas se hace sobre conjunto marcario y no sobre elementos individualmente considerados Con los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios descritos en precedencia, el Ministerio Público estima que, contrario a lo indicado por la parte actora, no obran elementos de juicio para inferir que la marca tridimensional solicitada por la sociedad Ferrero S.P.A. fue registrada de manera injustificada, toda vez que con la documentación que se aportó a la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, pudo demostrarse que se trataba de un producto que en su forma combinaba elementos gráficos, y de color o alfanuméricos que podían conformar un signo distintivo considerado en su conjunto que, por lo tanto, resultaba registrable. REGISTRO DE MARCA-Hay viabilidad del registro del signo solicitado al no encontrarse incurso en causal de irregistrabilidad contemplada legalmente ACTO ADMINISTRATIVO-Debe continuar surtiendo efectos al no desvirtuarse presunción de legalidad Así las cosas, puede concluirse que no es cierto que la marca cuyo registro fue concedido en favor de la sociedad Ferrero S.P.A. carezca de “distintividad” dentro de los consumidores colombianos ni que su presentación fuera de las que, en su conjunto, fueran “formas usuales” de productos o sus envases. Conforme a lo anterior, al no haberse desvirtuado los fundamentos fácticos y jurídicos

que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder el registro de la marca tridimensional solicitada por la sociedad Ferrero S.P.A., la consecuencia lógica es que la resolución 60939 del 30 de noviembre de 2009, continúe surtiendo efectos y que, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que la ampara, se nieguen las pretensiones REGISTRO DE MARCA-Deben negarse pretensiones dentro de demanda de nulidad

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms

IUS-E-2021-146717

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C, 18 de marzo de 2021 Doctor

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 21 - 38

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001032400020100020600

Actor: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en única instancia, con base

en las argumentaciones que se exponen a continuación: ANTECEDENTES  La demanda Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Colombina S.A. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo de que se declarara la nulidad de la resolución 60939 del 30 de noviembre de 2009, por medio de la cual se revocó la resolución 22324 del 30 de abril de 2009 y, en su lugar, se declaró infundada la oposición presentada por la parte actora contra el registro de la marca tridimensional solicitada por Ferrero S.P.A. En consideración de la parte demandante la resolución 60939 del 30 de 2009, incurría en errónea interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y, a su vez, era violatoria de los literales b) y c) del artículo 135 de la misma decisión comunitaria.  Contestación 2 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms

IUS-E-2021-146717

Superintendencia de Industria y Comercio La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que carecían de sustento legal, indicó que el acto demandado fue expedido con fundamento en la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, y que en el signo tridimensional confluyen elementos gráficos cuyas características propias permiten que el consumidor pueda conocer e identificar un origen empresarial determinado. Agregó que, aunque a la sociedad FERRERO S.P.A. se le confiriera la

protección del signo figurativo correspondiente a la forma tridimensional descrita, ello no le otorgaba derechos para oponerse sobre todos los signos figurativos tridimensionales que cuenten con elementos diferenciadores, pues ello recaía exclusivamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada. Finalmente, señaló que el registro de la marca solicitada no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en las normas de la Comunidad Andina que fueron citados en la demanda. Sociedad Ferrero S.P.A. Como tercero interesado, el apoderado de esta sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicó que sus derechos marcarios recaían sobre un conjunto distintivo complejo que le conferían una distintividad suficiente y ampliamente reconocida por los consumidores colombianos, por autoridades competentes nacionales e internacionales, y por decisiones judiciales de altas cortes. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico La controversia bajo estudio nos plantea el siguiente problema jurídico: ¿La resolución 60939 del 30 de noviembre de 2009, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 22324 del 30 de abril de 2009 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la parte actora contra el registro de la marca tridimensional solicitada por Ferrero S.P.A., quebrantó las normas andinas y las disposiciones legales invocadas en la demanda? Análisis Jurídico Conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente

para la fecha de presentación de la demanda, “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; 3 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms IUS-E-2021-146717 también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”, la cual procederá según el artículo 84 del mismo código, “no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”. Caso concreto Respecto de la controversia bajo estudio se encuentra acreditado que el 10 de julio de 2008 la sociedad Ferrero S.P.A solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca tridimensional (según modelo adjunto), para distinguir “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados” productos distinguidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Habiéndose cumplido con la publicidad a la solicitud, dentro del término concedido para tal efecto la sociedad Colombina S.A. presentó objeciones por considerar que no debía concederse el registro de la marca tridimensional

presentada por la sociedad Ferrero S.P.A., posturas que fueron resueltas mediante la resolución 22324 del 30 de abril de 2009, con la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la parte actora y, a su vez, negó el registro de la marca tridimensional para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por encontrarse en desacuerdo con la anterior determinación, la sociedad Ferrero S.P.A. presentó recurso de reposición que fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de manera desfavorable a sus intereses, pero al avocarse y resolverse la apelación subsidiaria que también interpuso contra la resolución 22324 de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la resolución 60939 de 2009, por medio de la cual revocó el citado acto administrativo, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Colombina S.A. y concedió el registro de la marca solicitada por Ferrero S.P.A. Conforme a lo anterior, la sociedad Colombina S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho por estimar que la resolución 60939 de 2009 era violatoria del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo cual solicitó que, además de declararse su nulidad, se reconociera que la marca tridimensional registrada en favor de la sociedad Ferrero S.P.A., era una forma usual de los productos que dicha marca amparaba en el comercio, que cancelara el registro No. 391878 y que publicara la

sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Respecto del artículo 134 de la Decisión 486 de Comunidad Andina de Naciones, indicó que su violación se presentaba porque el acto concedía a la marca solicitada una aptitud distintiva que no poseía, pues se 4 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms IUS-E-2021-146717 trataba de un ejemplar de la forma común y corriente que los fabricantes de chocolate ofrecían desde hace mucho tiempo, esto es, chocolates de forma redonda que se presentan en cajas dispuestas en bases individuales de papel. Frente al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, indicó que se obvió su aplicación porque de haberse observado su contenido se habría negado el registro de una marca que se constituye en una monopolización de un producto de común presentación en el mercado, y con el cual se faculta a la sociedad Ferrero S.P.A. para que impida que los fabricantes de chocolate puedan presentar sus productos en forma similar a la registrada. También censuró la falta de aplicación del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues considera que la maca tridimensional solicitada consiste en una forma usual de presentar el producto y que, por dicha razón, no podía ser registrada a favor de ningún particular. Para conceder el registro de la marca tridimensional solicitada, en la resolución 60939 de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio expuso, entre otras, las siguientes consideraciones: “(…) En el caso que nos ocupa, se solicita el registro de una marca

tridimensional para distinguir “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional Niza. (…) Es claro que la combinación de elementos relativos a la forma con otros elementos gráficos, de color o alfanuméricos puede conformar un signo que resulte distintivo considerado en su conjunto, y por lo tanto registrable. Una vez expuesto lo anterior, observa esta Delegatura que el signo tridimensional pretendido en registro corresponde a un ovalo de color dorado que en su cara superior contiene otro ovalo, de bordes en doble línea de color dorado, de espacio medial blanco, contenido dentro de una figura que evoca una canastilla, de filigrana que alterna colores café y dorado. De lo anterior se observa que, aun cuando algunos empresarios de la clase 30ª puedan poner en el mercado algunos productos bajo la forma antes referida, en el signo tridimensional confluyen elementos gráficos cuyas características propias permiten que un consumidor medio pueda fácilmente reconocer e individualizar un origen empresarial determinado. 5 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms

IUS-E-2021-146717

En tal sentido, ha de ser necesario indicar que los derechos de exclusiva (sic) que se otorgan respecto del signo pretendido recaen sobre las figuras o líneas del dibujo que lo conforman, es decir, sobre la particular representación gráfica, artes finales y filigranas que confluyen en el conjunto marcario. Lo anterior, en razón a que la caja, per se, corresponde a una forma usual de presentación de productos en el mercado. En este orden de ideas, la concesión del registro sub examine

se hace sobre el conjunto marcario y no sobre los elementos individualmente considerados. Es claro que los derechos conferidos por el registro recaerán sobre el signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos tomados de forma aislada, aunque su titular podrá exigir que terceros no autorizados utilicen marcas que empleen combinaciones idénticas o semejantes que sean confundibles. En conclusión, este Despacho considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135, literal C, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. (…)” Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia Comunidad Andina En consideración a que la parte actora señaló que el acto demandado pudo estar incurso en vulneración del artículo 134 y los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Consejera ponente, dispuso la suspensión del proceso con el objeto de requerir la interpretación prejudicial de dichas normas, en aplicación de lo previsto en el artículo 33 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El 12 de septiembre de 2016 se recibió del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial solicitada para el caso bajo estudio, en la que luego de realizar amplia exposición jurídica, emitió, entre otras, las siguientes conclusiones: “(…) Registrabilidad de marcas tridimensionales (…) 1.2.- Un signo tridimensional es el que ocupa tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de productos, sus envases, envoltorios,

relieves. Sobre esta clase de signos. (…) 6 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms IUS-E-2021-146717 1.5.- Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. (…) 1.7. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. (…) 1.9. Dentro del proceso interno se deberá verificar que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, puede ser registrada como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos. La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta. (…) 1.11. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. (…) 1.15. En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no

se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. Irregistrabilidad de formas de uso común. Irregistrabilidad de formas necesarias. (…) 1.18. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un 7 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms IUS-E-2021-146717 competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. (…) 1.23. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; … (…) 1.25. Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca TRIDIMENSIONAL es una forma necesaria para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para el registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia del mercado (…)” Las normas cuya violación o inobservancia atribuyó la parte actora a la Superintendencia de Industria y Comercio al emitir la Resolución 60639 fueron previstas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de

representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) … b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la 8 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms IUS-E-2021-146717 naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;” Con los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios descritos en precedencia, el Ministerio Público estima que, contrario a lo indicado por la parte actora, no obran elementos de juicio para inferir que la marca tridimensional solicitada por la sociedad Ferrero S.P.A. fue registrada de manera injustificada, toda vez que con la documentación que se aportó a la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, pudo demostrarse que se trataba de un producto que en su forma combinaba elementos gráficos, y de

color o alfanuméricos que podían conformar un signo distintivo considerado en su conjunto que, por lo tanto, resultaba registrable. En efecto, se pudo conocer que el signo tridimensional al que la SIC concedió registro corresponde a “un ovalo de color dorado que en su cara superior contiene otro ovalo, de bordes en doble línea de color dorado, de espacio medial blanco, contenido dentro de una figura que evoca una canastilla, de filigrana que alterna colores café y dorado”, el cual, conforme a la figura anexa que aparece reportada en el acto demandado y en la demanda presentada, corresponde a un producto que al igual que como ocurre en otros países, goza de amplio conocimiento y diferenciación en nuestro país. Dentro de las pruebas que fueron allegadas al plenario, la sociedad Ferrero S.P.A., en su condición de tercero interesado, allegó el resultado de un estudio realizado por la firma YanHass, documento en el que se evidencia que un alto porcentaje de consumidores colombianos1 distinguen el origen particular de la marca2 y el producto3 cuyo registro es objeto de demanda. Aunque en la demanda se indicó que se había concedió el registro de un ejemplar de la forma común y corriente que los fabricantes de chocolate ofrecían desde hacía mucho tiempo, esto es, chocolates de forma redonda en cajas dispuestas en bases individuales de papel, se demostró que en el signo tridimensional registrado confluían elementos gráficos cuyas características propias permitían reconocer e individualizar su origen empresarial determinado. Aunado a lo anterior, en la resolución demandada se indicó que los derechos de exclusividad se otorgaban respecto del signo considerado en su integridad y no sobre sus elementos tomados de forma aislada,

precisando además que la caja, per se, correspondía a una forma usual de presentación de productos en el mercado, por lo cual es claro que en el comercio pueden concurrir otros productos que compartan algunas de las características del producto registrado en el acto demandado, siempre y cuando no se llegue a similitud tal que conduzca a confundir el origen empresarial y/o producto. 1 El 88,7% de las personas encuestadas – folio 78 del cuaderno 1 del expediente 2 Ferrero 3 Ferrero Rocher 9 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms

IUS-E-2021-146717

De otra parte, la sociedad demandante tampoco aportó elementos que demostraran que se estuviese monopolizando un producto comúnmente ofrecido en el mercado colombiano ni que existiesen marcas y formas de gran similitud a la marca tridimensional que obtuvo su registro a través de la resolución 60939 del 30 de noviembre de 2009. Así las cosas, puede concluirse que no es cierto que la marca cuyo registro fue concedido en favor de la sociedad Ferrero S.P.A. carezca de “distintividad” dentro de los consumidores colombianos ni que su presentación fuera de las que, en su conjunto, fueran “formas usuales” de productos o sus envases. Conforme a lo anterior, al no haberse desvirtuado los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder el registro de la marca tridimensional4 solicitada por la sociedad Ferrero S.P.A., la consecuencia lógica es que la resolución 60939 del 30 de noviembre de 2009, continúe surtiendo efectos y que, por no haberse desvirtuado la

presunción de legalidad que la ampara, se nieguen las pretensiones anulatorias formuladas en su contra. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto administrativo atacado, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe permanecer incólume. Del señor Consejero atentamente, JAIME ALEJANDRO DÍAZ VARGAS Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 4 Marca tridimensional para distinguir “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional Niza. 10 11001032400020100020600 5aCdeE/JADV/Llms

IUS-E-2021-146717