PGN - SEMEJANZA DE LOS SIGNOS - Como causante de la confusión marcaria.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resolución de superintendencia de industria y comercio que decide solicitud de registro de marca. REGISTRO DE MARCA-Fundamento legal/REGISTRO DE MARCA-Causal de irregistrabilidad según de la comisión de la comunidad andina. Hemos dicho que el demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA-No pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero CONFUSIÓN MARCARIA-Jurisprudencia del consejo de estado/CONFUSIÓN MARCARIA-La falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. Con relación a esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y

la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. SEMEJANZA DE LOS SIGNOS-Como causante de la confusión marcaria. A su turno, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que también implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab RIESGO DE ASOCIACIÓN-Aunque el consumidor diferencie la marca piensa que el productor de un producto y otra empresa tienen una relación económica. Con relación a la comparación entre productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el Consejo de Estado ha insistido en que el examen debe ser más riguroso, debido a la repercusión del riesgo de confusión en la vida y salud de los consumidores. En efecto, el Consejo de Estado ha manifestado:

“No debe olvidarse que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y la vida de los consumidores. Se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto”. 2 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2021 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Consejera Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 21 - 095

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 11001-03-24-000-2010-00217-00

Actor: Laboratorios Bussie S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señora Consejera: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A, a través de apoderado especial, instauró demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de solicitar la nulidad de la resolución 3 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 31651 de 26 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 42337 de 27 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa ALCON ZEXIO.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se niegue la marca ALCON ZEXIO para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Fundamentos fácticos El 9 de septiembre de 2008, la sociedad ALCON, INC. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ALCON ZEXIO (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad

Laboratorios Bussié S.A. presentó oposición, argumentando que la expresión solicitada es confundible con la marca previamente solicitada DEXIO, perteneciente a la clase 5 para identificar productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos, para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, lo cual puede inducir al público a errar y contrariar el artículo 146 de la decisión 486 de 2000. Mediante resolución 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca solicitada. 1 Dirección de Signos Distintivos. 4 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab Inconforme con la decisión anterior, el solicitante presentó recurso de reposición y apelación, los que fueron resueltos mediante resoluciones 31651 de 26 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la Superintendencia de Industria y Comercio y 42337 de 27 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Confirmando la decisión en ambos casos. Concepto de la violación Violación del artículo 136 literal a) y 155, literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina3 A juicio del actor, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró

el literal a) del artículo 136 y el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que desconoció que las marcas en conflicto son susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, manifestó que: “La Superintendencia (…) deja de lado la prudencia y extremada precaución que se debe tener en canto a los nombres de los medicamentos y especialmente aquellos que por sus propiedades pueden generar así, como un beneficio (…) también un daño en aquellos en quienes se consuma sin requerirlo (…)”. Por ello, en su criterio, “aceptar esta práctica en materia marcaria lo (…) que hace es desnaturalizar el sentido mismo de la protección debida para la convivencia de las expresiones que (sic) se identificaran productos farmacéuticos en el marcado (sic) a riesgo de los pacientes”. 2 Dirección de Signos Distintivos. 3 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que las resoluciones acusadas no son nulas, pues se ajustan a derecho y que la decisión de otorgar el

registro de la marca ALCON ZEXIO obedeció a la viabilidad de su registro. En todo caso, afirmó que la demanda carece de objeto, pues el 21 de diciembre de 2011, la sociedad Alcon INC. S.A. presentó solicitud de renuncia a los derechos de la marca nominativa ALCON ZEXIO, resuelta mediante resolución 11130 de 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se aceptó la renuncia solicitada. Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4 En su oportunidad, en primer lugar, el Tribunal estimó que no procede realizar la interpretación prejudicial del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, pues no es materia de controversia el uso indebido de una marca en el contexto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por otro lado, entendió que los temas objeto de interpretación guardan relación con la: i) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; ii) comparación entre signos mixtos y denominativos. Con relación al primer punto, citando el artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, concluyó que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva y aclaró que los signos no son distitntivos 4 Interpretación Prejudicial de 10 de diciembre de 2019. 6 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o

indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. Igualmente, indicó que se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta, al hacer esta valoración, que la similitud entre dos signos puede ser: i) ortográfica, referida a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; ii) fonética, referida a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto; iii) conceptual o ideológica, que se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante; y iv) gráfica o figurativa, referida a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto. Además, consideró que al realizar el cotejo de los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; ii) en la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; iii) el análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias “pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación”; iv) al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o

servicios de que se trate, bajo el criterio del consumidor medio, selectivo o especializado. Por último, anotó que es importante que al analizar el caso se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación, aclarando que no sería suficiente basar la posible 7 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. Frente a la comparación entre signos mixtos y denominativos, indicó que es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Explicó que los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto y que se subdividen en sugestivos y arbitrarios. Mientras que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y uno gráfico, siendo, generalmente, el elemento denominativo el preponderante. En todo caso, insistió en que, al hacer la comparación, se debe identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la

mente del consumidor. Así, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: i) se debe analizar cada signo en su conjunto; ii) se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema; iii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar “pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente”; iv) se debe observar el orden de las vocales; v) se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. 8 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de las resoluciones 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 31651 de 26 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" y 42337 de 27 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, quebrantó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca señalada, toda vez que la misma es confundible con la marca DEXIO, clase 5, de titularidad de la sociedad

Laboratorios Bussié S.A. Así, se examinará si la marca ALCON ZEXIO que busca identificar productos de la clase 5 de la referida clasificación internacional, se encuentra o no incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión con la marca registrada DEXIO. Análisis Jurídico Hemos dicho que el demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. 9 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab Con relación a esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el

público consumidor5. Así, la confusión marcaria se entiende como “la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”6. A su turno, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que también implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común7. 5 Consejo de Estado, Sección Primera, rad. 11001-03-24-000-2010-00265-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 24 de octubre de 2019. 6 Ibidem (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS)”. 7 Ibidem. 10 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab Por su parte, el riesgo de asociación, consiste en “la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

[…]”8. Con relación a la comparación entre productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el Consejo de Estado ha insistido en que el examen debe ser más riguroso, debido a la repercusión del riesgo de confusión en la vida y salud de los consumidores. En efecto, el Consejo de Estado ha manifestado: “No debe olvidarse que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y la vida de los consumidores. Se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto”9. Expuesto lo anterior, sería el caso entrar a establecer si existe entre las marcas un grado de distintividad tal que le permita al consumidor diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión. 8 Ibidem. 9 Sentencia del Consejo de Estado, 24 de octubre de 2019, Rad.:

11001032400020100026500. 11 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab Sin embargo, consultada la página de la Superintendencia de Industria y Comercio10, se observa que mediante memorial presentado a esa entidad el día 21 de diciembre de 2011, la sociedad Alcon INC. S.A., por

intermedio de apoderada, presentó renuncia a los derechos de la marca nominativa ALCON ZEXIO y que con resolución 11130 de 29 de febrero de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca denominativa ALCON ZEXIO, con certificado de registro 387143, de la sociedad ALCON, INC. En esa oportunidad se consideró que con resolución 20537 de 29 de abril de 2009 se concedió el registro de la marca nominativa ALCON ZEXIO, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, asignándole el certificado 387143, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2019 y que mediante escrito radicado el 21 de diciembre de 2011, la apoderada de la sociedad ALCON, INC, titular del registro marcario, manifestó que renuncia totalmente al derecho conferido. Esta situación fue advertida por la entidad demandada, quien al contestar la demanda y alegar de conclusión, manifestó que la misma carece de objeto, pues el 21 de diciembre de 2011, la sociedad Alcon INC. S.A. presentó solicitud de renuncia a los derechos de la marca nominativa ALCON ZEXIO; renuncia que fue resuelta positivamente mediante resolución 11130 de 29 de febrero de 2012. Así las cosas, para esta Procuraduría Delegada existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, debido a que mediante acto administrativo 11130 de 29 de febrero de 2012, se aceptó la renuncia de

la marca ALCON ZEXIO, previamente registrada. Es decir, la resolución 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de 10 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx? sid=637644461859832791 12 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab registro de marca", dejó de producir efectos jurídicos. Además, teniendo en cuenta que el demandante, precisamente, a título de restablecimiento del derecho pretendía que se negara la marca ALCON ZEXIO para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente, CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada, en el sub lite se presenta carencia actual de objeto por sustracción de materia. De la señora Consejera atentamente, 13 11001-03-24-000-2010-00217-00 5aCdeE/JADV/Ab