PGN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Análisis fonético, ortográfico y conceptu

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resolución de superindustria que niega registro de marca isa independet ship agents. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Análisis fonético, ortográfico y conceptual de la firma cuya inscripción se solicita. REGISTRO DE MARCA-Solicitud que replicaba otra ya registrada.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Fundamento legal.

Conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, la cual procederá según el artículo 137 del mismo código, “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. TRIBUNAL DE JUSTICIA LA COMUNIDAD ANDINA-Dispuso la suspensión del proceso con el objeto de requerir la interpretación prejudicial de la norma El 18 de junio de 2020 fue remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial solicitada para el caso bajo estudio, en la que luego de realizar amplia exposición jurídica, emitió, entre otras, las siguientes conclusiones:“5.21.- En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se

deberá determinar si las marcas registradas GRUPO ISA (denominativo), ISA (denominativo), ISA (mixto), ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA (mixta), ISA INTERVIAL (mixta), ISA INTERVIAL (denominativa), ISA INTERCOLOMBIA (mixta), ISA INTERCOLOMBIA (denominativa) ISA (mixtas), cuyo titular es Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura algunos de los riesgos determinados en la presente providencia.” DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero/ DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCAJurisprudencia del consejo de estado. La norma presuntamente infringida señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.En relación con esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de precisar que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. INSCRIPCION DEL LOGO-Posibilidad del riesgo de confusión o de asociación previsto en la decisión 486 de la comunidad andina/COMUNIDAD ANDINAProtección del tercero que adquiera el uso de la marca. Si se confronta el logo de la marca solicitante con el de la registrada y perteneciente a una familia de marcas (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA), puede afirmarse que, en efecto, el vocablo preponderante de la primera es “ISA”, esto es, el mismo que caracteriza o es la vértebra de las marcas pertenecientes a la familia de INTERCONEXCIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., lo cual podría generar el riesgo de confusión o de asociación previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que impide el registro de la marca solicitante porque su uso afectaría indebidamente el derecho de un tercero.

COTEJO MARCARIO-Semejanza en siglas color, tonalidad y servicios prestados. Del mismo modo, es claro que el signo solicitado y la marca registrada son idénticas en la utilización de la sigla ISA, los signos poseen similitud en cuanto a la longitud de las palabras e, incluso, utilizan el mismo color para su logo (azul), además en una tonalidad bastante cercana. Finalmente, en consonancia con lo señalado en la resolución que es objeto de demanda, se encuentra demostrado y ha sido admitido por las partes del proceso, que existe coincidencia en la clase de servicios prestados por la marca registrada (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA) y la que pretendía su registro (ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS), pues ambas corresponden a la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, ante la evidente conexión competitiva existente y la inevitable confusión o asociación del origen empresarial de los servicios en la mente de los consumidores, la determinación de negar el registro de la marca solicitante se considera debidamente fundamentada por parte de la entidad demandada. 2 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C, 26 de octubre de 2020 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 20 - 163

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001032400020170016800

Actor: Independent Ship Agents S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en única instancia, con base en las argumentaciones que se

exponen a continuación: ANTECEDENTES  La demanda Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Independent Ship Agents S.A. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo de que se declarara la nulidad de la 3 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016, por la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 16664 de abril 8 de 2016 y, en su lugar, se negó el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixta) por ella solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.  Contestación La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, en apoyo de lo cual arguyó que la resolución acusada obedeció a un análisis serio e imparcial respecto de las marcas enfrentadas en sede administrativa, que en su actuación tuvo en cuenta la fecha de registro de la propiedad industrial y, por haber encontrado que el signo “ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS” (mixta), cuyo registro solicitó la

sociedad demandante, se encuadraba en una de las causales de irregistrabilidad contempladas en las Decisión 486 de 2000, negó el registro solicitado por la parte demandante. Agregó que tampoco era cierto que la parte actora desconociera que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., había presentado su oposición invocando su familia de marcas, y que dicha condición no podía obviarse realizando una confrontación fraccionada que desconociera la titularidad que respecto de esa familia de marcas ostentaba tal sociedad. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Como tercero interesado, el apoderado de esta sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, e indicó que si alguien viera la marca ISA INDEPENDENT en clase 39 para prestar servicios de transporte podría generarse confusión en cualquier consumidor por pensar que se trata de los mismos servicios de la familia de marcas pertenecientes a INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A E.S.P., 4 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 pues la firma solicitante no contaba con un logo que permitiera diferenciarlas, y existían elementos similares que podían llevar a una eventual confusión, por lo cual la negación del registro fue una actuación ajustada a derecho y que no vulneró derecho alguno a la parte actora. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico La controversia bajo estudio nos plantea el siguiente problema jurídico: ¿La resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contendida en la resolución 16664 del 8

de abril de 2016 y, en su lugar, negó el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixta) solicitada por la sociedad actora, quebrantó la norma andina y las disposiciones legales invocadas en la demanda por un erróneo examen de registrabilidad de dicha marca frente a su similar ISA AUTOPISTA DE LA MONTAÑA? Análisis Jurídico Conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, la cual procederá según el artículo 137 del mismo código, “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. 5 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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Caso concreto En el presente asunto, una vez trabada la litis, durante la audiencia inicial, el litigio fue fijado por el Consejero Ponente, con la anuencia de las partes, de la siguiente manera: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con ocasión de la expedición de la Resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 16664 del 8 de abrió de 2016 y, en su lugar, se negó el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 del nomeclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 3º, numerales 1º y 2º, 41, 42, y 74 de la ley 1437 de 2011, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, al tener en cuenta el registro de la marca ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA, clase 39, certificado 416531, que ni el opositor y tampoco la autoridad habían citado en el trámite administrativo.” Del mismo modo, contando con el acuerdo de las partes y del tercero con interés, en la citada audiencia se establecieron como cargos de violaciones formulados por la parte actora los siguientes: “1.- Indebida aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto la SIC desconoció (i) que las marcas a comparar debían ser únicamente ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS vs ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA; y (ii) que debió hacer una comparación en conjunto y no de forma fraccionada de los signos.

2.- Violación de los artículos 3º, numerales 1º y 2º, 41, 42 y 74 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la SIC no otorgó la oportunidad de defender su solicitud de registro frente a la marca ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA, certificado 416531.” En la resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de realizar el análisis fonético, ortográfico y conceptual de la firma cuya inscripción se solicitaba (ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS), señaló que la misma reproducía el elemento vertebral de la familia de marcas registradas con la que debía realizarse su comparación, esto es, “ISA”, y que el consumidor final se podría confundir respecto del origen de los servicios 6 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 y pensar que la sociedad opositora (INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.), había lanzado una línea de servicios de transporte de mercadería por vía marítima (servicio ofrecido por la sociedad solicitante), por existir ya el servicio de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías que ofrecía la marca ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA (integrante de la familia INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.). En dicho sentido, indicó que en los términos descritos y bajo la legislación vigente, no era pertinente que una solicitud de registro de marca que replicaba otra ya registrada y perteneciente a una familia de marcas pudiera ser registrada, conclusión que reforzó al realizar el análisis de conexidad de los servicios, pues encontró que existía

conexidad competitiva entre la marca solicitante y la familia de marcas registradas, por hacer parte de la misma clase dentro de la Clasificación Niza y de clases conexas (clase 39). Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia Comunidad Andina En consideración a que la parte actora señaló que el acto demandado pudo estar incurso en vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la audiencia inicial el Consejero ponente dispuso la suspensión del proceso con el objeto de requerir la interpretación prejudicial de dicha norma, en aplicación de lo previsto en los artículos 32 y 33 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El 18 de junio de 2020 fue remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial solicitada para el caso bajo estudio, en la que luego de realizar amplia exposición jurídica, emitió, entre otras, las siguientes conclusiones: “5.21.- En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas registradas GRUPO ISA (denominativo), ISA (denominativo), ISA (mixto), ISA AUTOPISTAS DE

LA MONTAÑA (mixta), ISA INTERVIAL (mixta), ISA INTERVIAL

(denominativa), ISA INTERCOLOMBIA (mixta), ISA INTERCOLOMBIA (denominativa) ISA (mixtas), cuyo titular es Sociedad Interconexión 7 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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Eléctrica S.A. E.S.P., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo ISA INDEPENDENT SHIP

AGENTS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura algunos de los riesgos determinados en la presente providencia.” El primer punto objeto de litigio lo constituye el determinar si hubo indebida aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por desconocer que las marcas a comparar debían ser únicamente ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS vs ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA, y porque debió hacerse una comparación en conjunto y no de forma fraccionada de los signos pertenecientes a cada marca. La norma presuntamente infringida1 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En relación con esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de precisar que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de

confusión o de asociación en el público consumidor2. 1 Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 2 Consejo de Estado, Sección Primera, rad. 11001-03-24-000-2010-00265-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 24 de octubre de 2019. 8 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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La confusión marcaria se entiende como “la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”3. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4. Y el riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5. En la resolución demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS reproducía el

elemento vertebral de la familia de marcas registradas con la que debía realizarse su comparación, esto es, “ISA”, y que el consumidor final se podría confundir respecto del origen de los servicios y pensar que la sociedad opositora (INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.), había lanzado una línea de servicios de transporte de mercadería por vía marítima, por existir ya el servicio de transporte, embalaje y almacenaje 3 Ibidem (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS)”. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 9 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 de mercancías que ofrecía la marca ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA (integrante de la familia INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.). En contraposición a dicha determinación, la parte actora ha indicado que las marcas a comparar debían ser únicamente ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS vs ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA, postura que no comparte el Ministerio Público por encontrarnos frente a una marca perteneciente a una familia de marcas notoriamente conocida, por lo cual goza de una especial protección, ya que el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Si se confronta el logo de la marca solicitante con el de la registrada y perteneciente a una familia de marcas (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA), puede afirmarse que, en efecto, el vocablo preponderante de

la primera es “ISA”, esto es, el mismo que caracteriza o es la vértebra de las marcas pertenecientes a la familia de INTERCONEXCIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., lo cual podría generar el riesgo de confusión o de asociación previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que impide el registro de la marca solicitante porque su uso afectaría indebidamente el derecho de un tercero. Del mismo modo, es claro que el signo solicitado y la marca registrada son idénticas en la utilización de la sigla ISA, los signos poseen similitud en cuanto a la longitud de las palabras e, incluso, utilizan el mismo color para su logo (azul), además en una tonalidad bastante cercana. Finalmente, en consonancia con lo señalado en la resolución que es objeto de demanda, se encuentra demostrado y ha sido admitido por las partes del proceso, que existe coincidencia en la clase de servicios 10 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-558607 prestados por la marca registrada (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA) y la que pretendía su registro (ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS), pues ambas corresponden a la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza6, por lo tanto, ante la evidente conexión competitiva existente y la inevitable confusión o asociación del origen empresarial de los servicios en la mente de los consumidores, la determinación de negar el registro de la marca solicitante se considera debidamente fundamentada por parte de la entidad demandada. En consonancia con lo anterior, en desarrollo del proceso, la parte actora precisó que lo que pretendía con la demanda no era que se

hiciera un estudio sobre lo adecuado o inadecuado del estudio de registrabilidad que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que se declarara la nulidad del acto demandado, para a continuación reabrir el expediente 15201039, pues en su consideración, al resolver el recurso de apelación interpuesto por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., la autoridad marcaria expuso argumentos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa. Frente a esta última manifestación, el Ministerio Público estima que no es posible acceder a la nulidad solicitada a propósito de los nuevos argumentos que se expusieron en la resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016 para revocar la decisión contenida en la resolución 16664 del 8 de abril de 2016 y, en su lugar, negar el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixta), pues es claro que los mismos se emitieron para atender a los que fueron previamente presentados en la impugnación presentada por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., y con ello se agotó dicha actuación administrativa marcaria. Conforme a lo anterior, si la parte actora consideraba que la decisión contenida en la resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016 estaba viciada de nulidad, lo adecuado era, además de presentar 6 CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 11 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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una demanda contra el citado acto administrativo, desvirtuar durante este proceso la presunción de legalidad que la amparaba con pruebas que demostraran la viabilidad de obtener el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS, hipótesis que no ocurrió en el presente asunto y que impide que se acceda a sus pretensiones anulatorias. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto administrativo atacado, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe permanecer incólume. Del señor Consejero atentamente,

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 12 11001032400020170016800 5aCdeE/AMV/Llms

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