PGN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Resolvió riesgo de confusión en registro

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE MARCAS-Contra actos administrativos de la dirección de signos distintivos que concedieron registro de la marca SOYSPECIAL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Resolvió riesgo de confusión en registro de marca frente al registro marcario SOYSALUD TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA-Interpretación respecto a confusión de signos mixtos para el caso en comento/TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA-Características de la medición de la capacidad evocativa de un signo El Tribunal sostuvo que en este caso la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro SOYSPECIAL (mixto) y la marca SOYSALUD (mixta) y que en el análisis de signos mixtos se deberá determinar que elemento –sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor Por ello, indicó que se deberá determinar si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos Además y teniendo en cuenta que en el proceso interno la entidad demandada manifestó que el término “SOY” que compone los signos en conflicto sería evocativo, aclaró que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, afirmó que las marcas evocativas

no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo Además, indicó que los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, precisó que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se presente registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo, aclarando que esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS-Clasificación internacional de Niza para productos de la clase 29 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS-Prohibición internacional de registro de marcas aquellos para signos cuyo uso afecte derechos de

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab terceros/REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS-No podrán registrarse marcas con signos idénticos o semejantes a marca solicitada para registro o registrada

DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Demandante

alega riesgo de confusión o asociación con marca idéntica o semejante a una registrada El demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)” TEST DE GRADO DE DISTINTIVIDAD-Para establecer si consumidor pudiera establecer diferencia entre las marcas sin lugar a confusión REGISTRO DE MARCA-Tipos de riesgo de confusión con marca registrada/REGISTRO DE MARCA-Concepto de riesgo de asociación con marca registrada La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que también implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común Por su parte, el riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]” TEST DE GRADO DE DISTINTIVIDAD-Cotejo marcario entre el signo solicitado y la marca registrada/TEST DE GRADO DE DISTINTIVIDADComparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa REGISTRO DE MARCAS-Distintividad aplicable en el caso en comento no genera riesgo de confusión en consumidores A juicio de esta Delegada, si bien el signo solicitado se compone de la palabra SOY, es decir que coincide con la marca registrada en la vocablo SOY, lo cierto es que contiene elementos adicionales que le confieren distintividad, sin que se genere riesgo de confusión que pueda influir en los consumidores 2 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab Por lo anterior, tanto en la extensión del elemento denominativo como desde el punto de vista fonético existen diferencias entre ambas expresiones Ahora bien, comparados los elementos gráficos, se observa que la caligrafía, las letras y el diseño son diferentes. Pese a que ambos comparten el color verde, la marca registrada posee particularidades en su diseño y contiene plantas de soya, elementos que impiden que exista riesgo de confusión o asociación entre ellos Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público, en el presente asunto la marca SOYSPECIAL cumple con la distintividad necesaria para ser registrada como marca para productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con relación a la marca previamente registrada SOYSALUD 3 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 24 de junio de 2021 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 21 - 071

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 11001-03-24-000-2010-00426-00

Actor: Gabriel Ángel Salazar Rodríguez

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señora Consejera: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Gabriel Ángel Salazar Rodríguez instauró demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de solicitar la nulidad de la resolución 55966 de 29 de octubre de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, acto administrativo que concedió el 4 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab registro de la marca SOYSPECIAL (Mixta) y 62170 de 30 de noviembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, proferidas por

la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la resolución 7231 de 12 de febrero de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fundamentos fácticos El 20 de marzo de 2009, la sociedad Signa Grain S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SOYSPECIAL (mixta) para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Gabriel Ángel Salazar Rodríguez presentó oposición contra la solicitud de registro, aduciendo que era susceptible de generar riesgo de confusión frente al registro marcario de su propiedad SOYSALUD. Mediante resolución 55966 de 29 de octubre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada, argumentando que la marca solicitada no se confunde con la previamente registrada y concedió el registro de la marca SOYSPECIAL, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la octava edición de la clasificación internacional de Niza. Inconforme con la decisión anterior, el señor Gabriel Ángel Salazar Rodríguez presentó recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos mediante resoluciones 62170 de 30 de noviembre de 2009 y 7231 de 12 de febrero de 2010, respectivamente, confirmando la

decisión.

Concepto de la violación 5 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1 A juicio del actor, se vulneró esta norma, pues la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el derecho de uso exclusivo otorgado a favor del señor Gabriel Ángel Salazar, titular en Colombia de la marca SOYSALUD, insistiendo en que la marca solicitada genera confusión con la marca registrada en el aspecto gráfico y fonético o conceptual, al reproducir el signo SOY y tener el mismo significado conceptual. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada no son susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal sostuvo que en este caso la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro SOYSPECIAL (mixto) y la marca SOYSALUD (mixta) y que en el análisis de signos mixtos se deberá determinar que elemento –sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Por ello, indicó que se deberá determinar si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos

1 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 6 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. Además y teniendo en cuenta que en el proceso interno la entidad demandada manifestó que el término “SOY” que compone los signos en conflicto sería evocativo, aclaró que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, afirmó que las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. Además, indicó que los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, precisó que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se presente registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo

distintivo, aclarando que esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, al solicitar la nulidad de las resoluciones 55966 de 29 de octubre de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 62170 de 30 de noviembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, proferidas por la Directora de Signos 7 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la resolución 7231 de 12 de febrero de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio. Es así como se examinará si la marca SOYSPECIAL, que busca identificar productos de la clase de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra o no incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión con la marca registrada

SOYSALUD.

Análisis Jurídico Hemos dicho que el demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden

registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. Por ello, resulta indispensable entrar a establecer si existe entre las marcas un grado de distintividad tal que le permita al consumidor diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión. Con relación a esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de precisar que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que 8 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor2. Así, la confusión marcaria se entiende como “la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”3. A su turno, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a

dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que también implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4. Por su parte, el riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho 2 Consejo de Estado, Sección Primera, rad. 11001-03-24-000-2010-00265-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 24 de octubre de 2019. 3 Ibidem (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS)”. 4 Ibidem. 9 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5. Pues bien, en el sub judice, los signos confrontados son los siguientes: Signo solicitado Marca registrada En este punto, se tendrá en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por un elemento denominativo y un elemento gráfico y que, en estos eventos, la marca denominativa suele ser la más característica; sin embargo, ello no impide que, en algunos casos, se le

reconozca prioridad al elemento gráfico. En otras palabras, se debe examinar si en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo, lo cual exige que se analice el signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética; igualmente, si se comparte un mismo lexema, examinar la sílaba tónica, el orden de las vocales y el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor6. Es decir que, en este caso, las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos; Por ello, el 5 Ibidem. 6 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas. Cotejo marcario entre el signo solicitado y la marca registrada Teniendo claro lo anterior, se procederá a realizar el cotejo marcario, para lo cual se aplicará la metodología indicada en la interpretación prejudicial respecto de la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa.

SIGNO SOLICITADO S O Y S P E C I A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARCA REGISTRADA S O Y S A L U D 1 2 3 4 5 6 7 8

A juicio de esta Delegada, si bien el signo solicitado se compone de la palabra SOY, es decir que coincide con la marca registrada en la

vocablo SOY, lo cierto es que contiene elementos adicionales que le confieren distintividad, sin que se genere riesgo de confusión que pueda influir en los consumidores. Frente a la similitud ortográfica, el signo solicitado está conformado por la expresión SOY que tiene tres (3) letras, seguida por la palabra special con siete (7) letras, de las cuales cuatro (4) son consonantes y tres (3) vocales. La marca registrada también está conformada por la expresión SOY, seguida de SALUD, conformada por cinco (5) letras, de las cuales tres (3) son consonantes y dos (2) vocales. 11 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab Por lo anterior, tanto en la extensión del elemento denominativo como desde el punto de vista fonético existen diferencias entre ambas expresiones. Ahora bien, comparados los elementos gráficos, se observa que la caligrafía, las letras y el diseño son diferentes. Pese a que ambos comparten el color verde, la marca registrada posee particularidades en su diseño y contiene plantas de soya, elementos que impiden que exista riesgo de confusión o asociación entre ellos. Efectivamente, en el caso concreto las marcas objeto de cotejo no son fácilmente sustituibles, complementarias ni tienen la potencialidad de generar confusión en el consumidor en la medida en que no resulta fácil crear en el cliente la creencia de que pueden provenir del mismo productor. Por otro lado, tal como lo estimó la Superintendencia de Industria y Comercio, la partícula SOY es usualmente utilizada para designar productos de la clase 29 internacional, que evoca el concepto de soya. Y

por ese motivo, hay diversos registros marcarios con esta partícula. Por último, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario hacer el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos que los caracterizan. Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público, en el presente asunto la marca SOYSPECIAL cumple con la distintividad necesaria para ser registrada como marca para productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con relación a la marca previamente registrada SOYSALUD. 12 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, los actos administrativos atacados, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben permanecer incólumes. De la señora Consejera atentamente, 13 11001-03-24-000-2010-00426-00 5aCdeE/JADV/Ab