PGN - USO DE MARCAS - El signo mixto cumple función distintiva de estas

NULIDAD-De actos que declararon infundada oposición de Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A y concedió registro de marca REDDI para distinguir servicios de clasificación Internacional proferidas por la SIC INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL-Según Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ACTOS ADMINISTRATIVOS-Causales para la declaratoria de su nulidad según marco jurídico COTEJO MARCARIO-Viable entre marca solicitada y las previamente registradas Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro REDDI (mixto) y la marca REDI (mixta), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. COMPARACIÓN FONÉTICA-Procedencia de semejanza de sonidos en conjuntos marcarios objeto de comparación/COMPARACIÓN FONÉTICA-Las expresiones REDDI y REDI al pronunciarse poseen sonoridad igual En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que las expresiones REDDI y REDI, al ser pronunciados cuentan con una misma sonoridad COMPARACIÓN IDEOLÓGICA-Es viable la similitud ideológica o conceptual cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico

A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca denominativa solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado, teniendo en cuenta que las expresiones REDDI y REDI no son similares conceptualmente por tener significados diferentes, lo que le otorga a cada signo la distintividad que se requiere para convivir en el mercado. COMPARACIÓN GRÁFICA-Referente a la semejanza que guardan elementos gráficos de signos en conflicto/USO DE MARCAS-El signo mixto cumple función distintiva de estas

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11001032400020210001700 En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que signo solicitado a registro REDDI, es de naturaleza mixta, confirmados por los elementos, uno nominativo y uno gráfico, escrito en una grafía especial y una figura triangular y la marca registrada con la partícula REDI, de naturaleza mixta, integrada por dos elementos, nominativo y gráfico, cuya representación nominativa en un grafía especial dentro de un circulo con un signo de chulo al lado lateral, elementos suficientes que evitan el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo mixto cumple la función distintiva de la marca. USO DE MARCAS-La complementariedad de los servicios como criterio en estas resulta inaplicable en el sub examine En este punto se examina la conexión que se plantea el consumidor de estos servicios al encontrar los signos en el comercio, no considerará que estos provienen de un mismo competidor en el mercado o que tienen alguna relación comercial entre sí, por no ser susceptibles, complementarios o razonablemente competitivos, pues en virtud de especialidad y en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios enlistados por los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas comercializan diferentes tipos de servicios. LA RAZONABILIDAD-Es el punto clave para demostrar la distintividad entre las Marcas/LA DISTINTIVIDAD-Definición A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican servicios conexos o incluso idénticos, el signo cuenta con suficiente distintividad y por ende no es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor,

tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple el signo solicitado a registro.

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11001032400020210001700 2 ACTOS ADMINISTRATIVOS-No fueron susceptibles de ser declarados nulos al no tener ninguna vocación de prosperidad

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11001032400020210001700 3

PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 10: QUINTA ANTE EL

CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 25 de abril de 2023 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto 23 - 139 Número de expediente 110010324000-2021-00017-00 Medio del Control Nulidad Norma que rige la controversiaDecisión 486 de 2000 Demandante Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señora Consejera: Estando dentro del término de traslado, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base de las argumentaciones que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES a.- Demanda Mediante escrito el apoderado de la parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad, interpuso demanda contra las Resoluciones 14503 de 7 de abril y 52980 de 31 de agosto de 2010, respectivamente, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14503 del 07de abril de 2020, mediante la cual la Directora de Signos Distintivo declaró infundada la oposición presentada por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCCIÓN S.A. y concedió el registro de la

marca REDDI (mixta) para identificar servicios de las clases 35 y 45.

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11001032400020210001700 4 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52980 del 31 de agosto de 2020, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 14503 del 07 de abril de 2020. 2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción de la marca REDDI (Mixta) concedida para identificar servicios de las clases 35 y 45 internacional tramitada bajo el expediente No. SD2019/0000614, registrada a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia profiera en desarrollo de este proceso. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.)”.

b.- Hechos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- El 4 de enero de 2019, la Cámara de Comercio de Cali, solicitó el registro de la marca mixta REDDI para identificar servicios en las clases 35 y 45 de la clasificación internacional. 2.- el 13 de marzo de 2019, la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., presentó oposición al registro de la marca mixta REDDI. 3-. Con Resolución 14503 de 7 de abril de 2020, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Protección S.A. y concedió el registro de la marca mixta REDDI. 4.- Contra el aludido acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, con Resolución 59980 de 31 de agosto de 2020, confirmando el contenido del acto recurrido. c.- Concepto de violación

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11001032400020210001700 5 La parte actora considera que con la expedición de los actos acusados se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13 y 83 de la C. P., y 3 numerales 2 y 4 de

la Ley 1437 de 2011. Argumentó, que la demandada con las decisiones tomadas impide que el administrado conozco qué es permitido y qué es prohibido, pues para el cliente es absolutamente claro que el registro de un signo altamente similar al otro llevaría a la negación de este a confrontar sus similitudes, la administración vulneró múltiples garantías constitucionales y legales. Reclamó que la SIC al desconocer las actuaciones previas y las expectativas fundadas que generaron en cuanto a la aplicación de la teoría de la interdependencia violó el derecho al debido proceso, ya que decidió sin tener en cuenta la totalidad de las normas aplicables en el caso concreto. d.- Contestaciones Dentro de la oportunidad correspondiente la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demandada solicitando negar las pretensiones y condenas solicitadas por carecer de asidero jurídico y sustento legal para que prosperen. Alegó que la demandada fundamentó las decisiones que en derecho son viables con base en los aspectos facticos y jurídicos de forma positiva en el registro de la marca mixta REDDI, quedando claro que existe suficientes fundamentos que avalan la decisión, por tanto, los actos se encuentran debidamente sustentados y motivados. También contestó la demanda en calidad de tercero interesado la sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S. A., oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones esbozadas por parte actora. Argumentó que, frente al riesgo de confusión entre los signos, éste no hay lugar entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito

comercial, pues el consumidor no considerará que los servicios provienen de un mismo competidor en el mercado o que tienen alguna relación comercial entre sí, por no ser sustituibles, complementarios o razonablemente competitivos. e.- Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá analizar: 1. Si el singo REDDI (mixto) solicitador a registro por la Cámara de Comercio de Cali resultaría confundible con la marca REDI (mixta), cuyo titular es la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S. A. y 2. Si existiera conexión entre los servicios que distinguen los signo en conflicto. Manifestó que en el estudio de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos –denominativo o gráficogenera mayor impacto en el

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11001032400020210001700 6 consumidor, así la autoridad competente deberá determinar en cada caso concreto si es el denominativo o el gráfico es el más relevante o característico o determinante, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y su si éstos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata elemento meramente abstracto. Consideró que al realizar la comparación entre un signo mixto y uno figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si de

denominativo o el gráfico, si la denominación causa mayor impacto es en la palabra o palabras donde se centra la fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con el singo figurativo, pues el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y del otro en la imagen y concepto que expresa ene l signo figurativo, excepto cuando pueda originar una misma idea o concepto en cuyo caso se podría incurrir en un riesgo de confusión. Argumentó que es importante analiza en cada caso concreto si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor estaría expuesto a un riesgo de confusión directo o indirecto. 2.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO a.- Problema Jurídico La controversia bajo estudio se centra en determinar si le asiste razón a la parta actora a reclamar la nulidad relativa de las Resoluciones 14503 de 7 de abril y 52980 de 31 de agosto de 2020, respectivamente, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y concedió el registro de la marca mixta REDDI, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Marco Jurídico Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos

administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se

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11001032400020210001700 7 persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo consagre expresamente […]”. c.- Cotejo marcario entre la marca solicitada y las previamente registradas Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro REDDI (mixto) y la marca REDI (mixta), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye

el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. d.- Signos a comparar e.- Comparación fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que las expresiones REDDI y REDI, al ser pronunciados cuentan con una misma sonoridad. f.- Comparación ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca denominativa solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado, teniendo en cuenta que las expresiones REDDI y REDI no son

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11001032400020210001700 8 similares conceptualmente por tener significados diferentes, lo que le otorga a cada signo la distintividad que se requiere para convivir en el mercado. g.- Comparación gráfica En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran

similitud de las marcas, se tiene que signo solicitado a registro REDDI, es de naturaleza mixta, confirmados por los elementos, uno nominativo y uno gráfico, escrito en una grafía especial y una figura triangular y la marca registrada con la partícula REDI, de naturaleza mixta, integrada por dos elementos, nominativo y gráfico, cuya representación nominativa en un grafía especial dentro de un circulo con un signo de chulo al lado lateral, elementos suficientes que evitan el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo mixto cumple la función distintiva de la marca. Pues bien, de la observación de las marcas cuya discusión se trata, existen evidencias entre los signos confrontados, tales como que estas tienen una escritura similar, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, conformados por las expresiones “REDDI” y “REDI”, analizándolos en su conjunto se encuentra que cada una de ellos cuenta con elementos adicionales como en el caso de signo solicitado a registro, donde repite la consonante “D”, dotándolo de suficiente individualidad frente a las marca registrada, otorgándole la distintividad necesaria para que sea identificable frente a los servicios que enlista, y así el consumidor pueda diferenciar a primera vista que se trata de una marca distinta.

h.- Complementariedad de los servicios En este punto se examina la conexión que se plantea el consumidor de estos servicios al encontrar los signos en el comercio, no considerará que estos provienen de un mismo competidor en el mercado o que tienen alguna relación comercial entre sí, por no ser susceptibles, complementarios o razonablemente competitivos, pues en virtud de especialidad y en atención a los factores de conexión competitiva, los servicios enlistados por los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas comercializan diferentes tipos de servicios.

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11001032400020210001700 9 i.- La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican servicios conexos o incluso idénticos, el signo cuenta con suficiente distintividad y por ende no es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta

suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple el signo solicitado a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión reglado en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13 y 83 de la C. P., y 3 numerales 2 y 4 de la Ley 1437 de 2011, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrán de desecharse. j.- Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente, k.- Concepto De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, los actos censurados, esto es,

las Resoluciones 14503 de 7 de abril y 52980 de 31 de agosto de 2020, respectivamente, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y

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11001032400020210001700 10 Cesantías Protección S.A. y concedió el registro de la marca mixta REDDI, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de permanecer indemnes. De la señora Consejera atentamente, Original firmado JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS Procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado

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