PGN - USO DE MARCAS - No justificación para el lanzamiento del producto

1 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Por cancelación del registro de marca de un producto USO DE MARCAS-No justificación para el lanzamiento de un producto/USO DE MARCAS-Es potestativo del titular Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado. Los actos administrativos coinciden en afirmar que las causales de justificación a las que alude el artículo 165 de la Decisión 486 corresponden a situaciones ajenas del titular de la marca. Así, la Resolución No. 002882 del 31 de enero de 2008, señaló que << Finalmente, en la defensa se afirma que la no presencia del producto y su poca demanda se debe a razones ajenas del titular, configurándose así una causal de justificación. Sin embargo, la poca demanda de unos productos evidentemente genera una ausencia de éste en el mercado, lo que evidentemente conlleva que se aplique la sanción por su no uso, esto es la cancelación del registro. El éxito o fracaso de un producto si son imputables al empresario y por ende la poca demanda del producto no justifica el no uso del mismo (las causales de justificación siempre son ajenas al titular), pero sí la

disponibilidad para que terceros usen la marca de forma seria, real y efectiva en el mercado. >>. De igual manera es claro para esta División, que el simple hecho de mencionar que una marca no fue usada real y efectivamente, por un motivo justificado, no es argumento suficiente para no cancelar un registro marcario, toda vez que debe probarse que por un factor ajeno a la voluntad del titular, no fue posible usar la marca. Para esta Delegada, las razones esgrimidas por la demandante para justificar el no uso de la marca dentro del período relevante (entre el 08 de mayo de 2004 y el 08 de mayo de 2007), no encuentran ningún soporte probatorio y en todo caso la decisión de aplazar o cancelar (pues de ello no se tiene certeza) el lanzamiento del producto identificado con dicha marca, es una decisión que toma la entidad demandante, esto es, es imputable a la voluntad del titular de la marca, no siendo posible aplicar el mencionado inciso del artículo 165 de la Decisión 486. LEGITIMIDAD PARA CANCELAR UNA MARCA-A solicitud de persona interesada Frente a la legitimidad que le asistía a la sociedad COLTABACO S.A. para presentar la acción de cancelación de la marca APACHE, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina resalta que << La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación >>. Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

2 COMPETENCIA DE MERCADO-De acuerdo a certificado de existencia y representación legal Para esta Delegada es indudable que las sociedades PROTABACO S.A. y COLTABACO S.A. son competidoras en el mercado de los cigarrillos, lo cual se hace palpable por la simple lectura de los certificados de existencia y representación legal de las dos empresas, que evidencian que se dedican a la misma actividad comercial. ACCIÓN DE CANCELACIÓN-Protección de la distintividad de una marca notoria Estas dos situaciones, sumadas a la afirmación del tercero con interés legítimo en el resultado del proceso en el sentido que << Tal como se afirmó en el punto anterior respecto al primer cargo de violación, el interés de COLTABACO en cancelar la marca APACHE, certificado de registro No. 138.320 además de cancelar una marca que no esta siendo usada por decisión propia de la empresa titular es de proteger la distintividad de una marca notoria. En efecto, contrario a lo alegado por la apoderada de la actora, la marca PIELROJA no es simplemente la “famosa marca PIELROJA”. La marca PIELROJA es una marca notoria, cuya notoriedad fue reconocida por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 1 de junio del año 2000, Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete, expediente No. 3285. […] >>; y al hecho de que COLTABACO S.A., posteriormente obtuvo el registro de la marca APACHE, tal y como lo confirma el certificado de inscripción de actos en el registro de la propiedad industrial, nos muestran claramente que COLTABACO S.A. si puede ser tenida como persona interesada para

efectos del ejercicio de la acción de cancelación de la marca por no uso GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-Se fundamenta en la salvaguarda Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 14 de junio de 2012 Alegato No. 39

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González Ref.: Expediente No 110010324000 200800353 00

Actor: Protabaco S.A.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., pretende que se declare la nulidad 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado.

Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 4 de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio:

A. La Resolución No. 002882 del 31 de enero de 2008 <<Por la cual se decide la cancelación, por no uso del registro de una marca>>, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio;

B. La Resolución No. 16509 del 28 de mayo de 2008 <<Por la cual se resuelve un recurso de reposición>>, proferida por la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio;

C. La Resolución No. 26591 del 29 de julio de 2008 <<Por la cual se resuelve un recurso de apelación >> proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

Comercio. Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita a título de restablecimiento del derecho: […] 2.4.1. Que se declare que en virtud de que conjuntamente con su distribuidor Protabaco realizó esfuerzos para lanzar al mercado productos con la marca APACHE, y teniendo en cuenta además que durante los años 2006 y 2007 se exportaron productos con la marca APACHE según lo contemplado en el Art. 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante la “Decisión 486”), no procedía la cancelación por falta de uso del Registro No. 138320 para la marca APACHE, Clase 34 de propiedad de Protabaco; 2.4.2. Que se declare que Coltabaco no demostró un interés legítimo para

obtener la cancelación por falta de uso del Registro No 138320 para la marca APACHE, Clase 34 de propiedad de Protabaco, por lo cual no procedía la cancelación por falta de uso del Registro No 138320 a petición de la mencionada sociedad; 2.4.3. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezcan los derechos de Protabaco sobre la marca APACHE No 138320, Clase 34, y su vigencia hasta el 11 de marzo de 2017; Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 5 2.4.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso.

El actor encuentra violado el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 1.1. PRIMER CARGO: Violación directa por interpretación errónea del Art. 165 de la Decisión 486. […] ii – La Superintendencia de Industria y Comercio, en las tres resoluciones proferidas dentro del proceso de cancelación por falta de uso de la marca APACHE, estableció que las pruebas que se presentaron no fueron suficientes para demostrar un uso de la marca APACHE acorde con la naturaleza de los productos que distingue, en tanto que se estima que no es suficiente con que el titular hubiera realizado actividades para evaluar las condiciones de mercadeo de acuerdo con las cuales eventualmente incursionaría el producto APACHE, sino que se requería conquistar el mercado de cigarrillos promoviendo el uso serio de la marca. […] Las resoluciones fueron consistentes, además, en exigir que se presentaran pruebas de la fuerza

mayor o el caso fortuito causantes de que el producto APACHE no se hubiera vendido de la manera cuantiosa como se cree que deben venderse los cigarrillos por ser éstos productos de consumo masivo. […] iii – Interpreta de manera errónea la Superintendencia de Industria y Comercio la norma del Art. 165 al valorar negativamente los esfuerzos realizados por una empresa para lanzar un producto al mercado, exigiéndole al empresario lanzarse a “conquistar el mercado” simplemente poniendo los productos en las estanterías, sin hacer un previo estudio de sus posibilidades de éxito, y desestimando la venta de productos a Estados unidos, hecha precisamente con la intención de conquistar ese mercado, ya que la norma del Art. 165 también tiene como usada una marca que distingue productos destinados a ser exportados. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta circunstancias que atañen a la venta de este específico producto, como es el hecho de que en los tiempos actuales se están realizando campañas masivas para desestimular el consumo del tabaco, de manera que cuando una empresa desea lanzar una nueva marca de cigarrillos al mercado debe analizar muchas más variables que antes para tener una visión previa relativamente clara sobre las posibilidades de éxito de una determinada marca. A la Superintendencia de Industria y Comercio le parece que no es un uso serio de la marca el hecho de analizar con sus distribuidores el impacto que el producto puede generar en el mercado, y le parece irrisorio el envío de dos contenedores con muestras de producto a Estados Unidos. Eso sí, se cuida muy bien de hacer referencia al hecho de que es claro que a esos dos contenedores

no siguieron otros en virtud de que no se realizaron más pedidos, y Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 6 simplemente se limita a sentenciar que la documentación enviada no es prueba de uso de una marca para impedir su cancelación, y punto. […] iv – También es errónea la interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio del inciso final del Art. 165 que establece: El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” Decimos que es errónea la interpretación de esta norma, por cuanto la Superintendencia en todas sus resoluciones dictamina que no son aceptables los argumentos presentados ya que lo que había que hacer era presentar pruebas de la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron el uso de la marca. Resulta ser que una lectura objetiva de la mencionada norma permite observar que la fuerza mayor y el caso fortuito son entre otras algunas de las circunstancias que no puede invocar el titular de una marca para justificar la no presencia de un producto en el mercado. La exigencia de pruebas de la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron un uso más contundente de la marca APACHE (porque hay que partir de la base de que la marca sí se ha usado, ya que productos con la misma fueron exportados) se origina en una equivocada interpretación de la norma del Art. 165, al determinar que solamente esas dos causales pueden justificar un uso no suficiente de una marca. […] Resulta que al incluir las palabras “entre otras” la norma del Art. 165 deja abierta la puerta para la presentación y

aceptación de otras razones, distintas de la fuerza mayor y el caso fortuito, ya que pudieron impedir el uso contundente de una marca. Tales razones son, hoy en día, por ejemplo el hecho de que los productores de cigarrillos tienen que hacer un estudio más juicioso del mercado para evaluar, hasta donde sea posible, el impacto que una marca va a causar en el mercado de manera que no se lance simplemente a gastar un dineral en empaques y en empleados para fabricar un producto hasta que ofrezca buenas posibilidades de aceptación. […] Protabaco demostró dentro del proceso que ha hecho esfuerzos serios para lanzar la marca APACHE al mercado, y que ha realizado exportaciones del producto. Estas son pruebas de la actividad realizada por mi representada para usar de manera efectiva la marca, y por ende el hecho de que no se contaba entonces con una seguridad sobre la aceptación de la marca APACHE en el mercado, es una justificación del no uso masivo de dicha marca. Consecuentemente, yerra la Superintendencia de Industria y Comercio al afirmar que debía haberse demostrado la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron el uso de la marca, ya que estas dos no son las únicas causales de falta de uso masivo de una marca que consagra el Art. 165 de la Decisión

486. Tales causales son evidentemente enunciativas, pues las palabras “entre otros” dan lugar a la presentación de argumentos y razones distintas de la fuerza mayor y el caso fortuito. […] v – Por último, es errónea la interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre lo que se entiende por interés legítimo para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso, al sentenciar que “la afirmación de que la

marca no se usa es suficiente para efectos de calificar al accionante Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 7 como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción” […] La propia Superintendencia de Industria y Comercio en decisiones proferidas dentro de este mismo proceso hizo alusión indirecta al hecho de que la cancelación por falta de uso está diseñada para eliminar una marca registrada que constituye un obstáculo para que otros registren o usen esa marca o una marca similar […] Evidentemente, una cosa es cancelar una marca que impide a un tercero usar o registrar una marca igual o semejante, y otra muy distinta es que un tercero, competidor en el mercado, pida la cancelación de una marca completamente distinta, con la cual lleva años coexistiendo, sin que ésta marca le pueda impedir usar o registrar ninguna marca. La interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio está encaminada a permitir actos de competencia poco leal con competidores, realizados por medio de acciones de cancelación por falta de uso presentadas por el sólo prurito de estimar, en un momento determinado, que el competidor no puede continuar siendo titular de una marca de su propiedad, aunque dicha marca no le haya impedido registrar ni usar ninguna marca. […] Pero de mucha entidad es el yerro de la Superintendencia de Industria y Comercio al exponer que “para esta División es claro que el interés de la sociedad Coltabaco S.A., es el

de colaborar con la Administración en su labor de control y vigilancia de los signos distintivos, con el propósito de retirar del registro marcario, un signo que no está cumpliendo con su función identificadora de productos y de un determinado origen empresarial” (Resolución No 16509). Esta frase aparece así, de la nada, sin que tenga que ver con ninguna política marcaria de la Superintendencia de Industria y Comercio ni con ninguna norma aplicable, y al justificar así la actuación de Coltabaco en la acción de cancelación de la marca APACHE lo que denota es una parcialidad que no puede ser aceptada, y eventualmente no intencional. […] Es que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene cosas que no es posible entender. Porque si de las providencias proferidas por ese Despacho resulta que “la afirmación de que la marca no se usa es suficiente para efectos de calificar al accionante como persona interesada” entonces se pregunta uno para qué los formularios de cancelación, cuyo uso es obligatorio, contienen un aparte en el que el peticionario tiene que indicar la “DESCRIPCIÓN DEL INTERES LEGÍTIMO”. Si es suficiente con la sola afirmación de que la marca no se usa, es preferible que se modifique el formulario eliminando dicho requisito, porque la sola presentación de la solicitud de cancelación es suficiente para accionar. […] 1.2. SEGUNDO CARGO: Violación directa por aplicación indebida del Art. 165 de la Decisión 486. […] La Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones impugnadas, determinó que la marca APACHE no se ha usado de la manera como corresponde según el tipo Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 8 de producto del que se trata y por tanto, a solicitud de un competidor, ordenó su cancelación con lo cual se ha ayudado a depurar el Registro de una marca que estorba. Como se ha afirmado y demostrado a lo largo del proceso y del presente escrito, la marca APACHE sí se ha usado, y el competidor de Protabaco que solicitó la cancelación de esta marca no tenía un interés legítimo para hacerlo. Consecuentemente, el hecho de despachar favorablemente dicha petición y de desestimar la objeción hecho a los motivos de Coltabaco para solicitar la cancelación de la marca APACHE, constituye una aplicación indebida del Art. 165 de la Decisión 486 por lo cual las resoluciones respectivas deben ser anuladas, y el derecho de mi representada debe ser restablecido. […] No queda ninguna duda, al leer la sentencia transcrita, que el Tribunal Andino continúa entendiendo que el Art. 165 de la Decisión 486 establece y califica el interés legítimo que debe tener quien pretenda la cancelación de un registro por falta de uso, y si se quiere, hace más rígida la evaluación del mismo al requerir que se demuestre un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor; además, este interés para actuar deberá ser actual, no eventual o potencial. Y agrega la sentencia que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15 IP – 99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada” (Subrayas y

negrillas son mías). […] Por lo anteriormente expuesto, afirmo que la Superintendencia de Industria y Comercio violó lo dispuesto en el Art. 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina aplicándolo indebidamente al cancelar porque no uso el registro No. 138320 sin que hubiera habido falta de uso y sin que mediara un interés legítimo de la sociedad que pidió la cancelación, más allá del interés en despojar a un competidor de una marca que no le ha impedido registrar ni usar ninguna marca, ni ha sido la base de una oposición o acción de ninguna naturaleza en su contra. El interés de Coltabaco en la cancelación de la marca APACHE se reduce a querer que Protabaco no tenga más una marca que se refiere a la comunidad indígena, en la creencia que dicha marca afecta la fuerza distintiva de la “famosa marca PIELROJA”. Curiosamente, a Coltabaco no le afecta ningún otro de los registros existentes en la Clase 34 en Colombia para marcas que contienen figuras de indígenas según se demostró en la contestación de la acción de cancelación y en el escrito de recursos presentado por la suscrita en representación de Protabaco, y Coltabaco tampoco se ha ofrecido a ayudar al Despacho de marcas colombiano a remover esos registros.

2. Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de

Industria y Comercio. Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

9 En la oportunidad procesal correspondiente, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda formulada por PROTABACO S.A.,

solicitando <<no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen >>, de acuerdo con los siguientes razonamientos: 2.1. […] Ahora bien, el artículo 166 de la decisión Andina establece los supuestos en los que una marca debe entenderse usada, así como las condiciones que debe tener este uso para evitar la cancelación del registro: […] a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado. […] b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. […] La calificación sobre la “cantidad y el modo” al que se refiere el literal a) y que se hace extensiva al literal b), está supeditada a un análisis de la naturaleza del producto o servicio, y a la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización, entendiendo la cantidad, como la suma total que se considera suficiente para el objeto que se pretende probar, y el modo, como el procedimiento o conjunto de procedimientos por medio de los cuales se ejecuta la acción comercial de dichos productos o servicios. Así mismo, el uso de la marca debe sobrepasar la barrera interna de la empresa titular de la marca, y demostrar la presencia de la marca en el mercado mediante la venta real y efectiva del producto que ella distingue. […] Sumado a lo

anterior, la Decisión Andina prevé que la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro marcario, quien debe demostrar el uso durante los 3 años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación, con la finalidad de demostrar la regularidad y cantidad de comercialización de los productos o servicios identificados con la marca, se admiten como medios probatorios las facturas comerciales, los documentos contables y las certificaciones de auditoria, entre otros. […] Las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa no fueron suficientes para demostrar si el uso de la marca fue acorde con la naturaleza de los productos que distingue la marca APACHE y con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, por cuanto la sociedad no demostró cifras, volúmenes de ventas, participación en el mercado, transacciones realizadas, políticas publicitarias, entre otras, no pudiéndose establecer que a la marca APACHE se le haya dado un uso real y efectivo, concluyéndose Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 10 que no se encuentra de manera seria y razonable, teniendo en cuenta el producto de que se trata, dentro de su sector comercial pertinente, esto es se trata de un cigarrillo, productos que son considerados como de consumo masivo y con precios asequibles que permiten una elevada comercialización. […] No obstante en el escrito de demanda el apoderado centra nuevamente su argumentación en el hecho de que la marca APACHE, no fue efectivamente usada conforme lo prevé el artículo 168 de la Decisión Andina, toda vez que existe un motivo que justifica el hecho de no haber comercializado la marca de forma masiva.

[…] En este sentido quien alega fuerza mayor o caso fortuito debe anexar las pruebas necesarias que lo sustenten, pues si bien es cierto que la ocurrencia de cualquiera de estas dos situación constituye un caso que debe observarse como excepcional para la cancelación de un registro. […] Sin embargo dentro de la actuación administrativa que concluyó con la cancelación del registro no se aportó material probatorio que permitiera establecer la ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito que permitiera justificar el no uso de la marca APACHE. Por el contrario los eventos referidos por el titular del registro, no constituyen excusa para el no uso de la marca, pues lo determinante es que la marca no haya sido objeto de un uso efectivo y real por consecuencia de acontecimientos no imputables al titular del registro de la marca registrada. […] Reitera su argumentación el demandante en el escrito de demanda referida al interés que le asiste a la sociedad Coltabaco para solicitar la cancelación del registro de la marca. Sobre el particular es preciso señalar que la norma determina que para iniciar la acción de cancelación esto se circunscribe a “cualquier persona interesada”, solo exigiendo “demostrar un interés en la cancelación, y entregando a la oficina de marcas la posibilidad de evaluar dicho interés. […] Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente ha determinado que la persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre una marca que no es usada efectivamente en el mercado puede, presentar una acción de cancelación, por no uso, no debiendo la SIC exigir requisito alguno (ni objetivo ni subjetivo), diferente de los formales, a la persona que presente la acción en comento. […] De acuerdo con lo cual la acción se

adelanta a petición de parte con la simple afirmación de que la marca objeto de la cancelación no se usa, para que, seguidamente la oficina nacional competente adelante el trámite dispuesto en las normas aplicables, proporcionando al titular de la marca solicitada a cancelación las oportunidades procesales previstas en la ley para que se defienda allegando las pruebas encaminadas a probar el uso de la marca. […] En este sentido, la afirmación de que la marca no se usa es suficiente para efectos de calificar al accionante como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos los requisitos de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos los requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción. Expediente No 110010324000 200800353 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 11 […] Lo anterior, es lo que motiva la cancelación de una marca, pues es esta se impone al empresario en particular, que se apropia de una expresión, la deja en sus activos pero nunca la pone en funcionamiento, impidiendo que otros la usen de manera idéntica o similar. De igual manera, la cancelación de un signo sea usado para distinguir determinados productos, promoviendo así una mayor competitividad entre productores y favoreciendo al consumidor. […]

3. Contestación de la demanda por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA

DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A.

En la oportunidad procesal correspondiente, COLTABACO S.A., en su condición

de tercero con interés en el resultado del proceso judicial, contestó la demanda solicitando << […] se denieguen las pretensiones de la demanda por carecer ellas de fundamento legal y en consecuencia se proceda a confirmar la legalidad de las Resoluciones No. 002882 del 31 de enero de 2008, No 16509 del 28 de mayo de 2008 y No. 26591 del 29 de julio de 2008, mediante las cuales se canceló por falta de uso el registro marcario No. 138.320 correspondiente a la marca mixta APACHE de propiedad de PROTABACO para identificar productos de la clase 34 internacional >>, la cual sustentó en la siguiente forma: […] 1.2. Nuestras Consideraciones – Ausencia de Violación por interpretación errónea del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 […] Este cargo no está llamado a prosperar por las razones que expondré a continuación […] A) USO DE LA MARCA […] Tal como se observa y como bien lo afirma la parte actora en la demanda, es evidente que dentro del período de tiempo relevante, PROTABACO intentó incursionar al mercado de los cigarrillos con el producto identificado con la marca APACHE, y que junto con sus distribuidores analizó el impacto que ese producto APACHE podría generar en el mercado. Esta gestión y análisis es loable y natural en cualquier empresa, pero, pese a ese esfuerzo de PROTABACO, también se pudo comprobar que el producto identificado con la marca APACHE no fue puesto en el comercio ni se encontró disponible en el mercado colombiano dentro del período de tiempo en el cual debía demostrarse el uso de ese signo distintivo. Tampoco se evidenciaron una serie de exportaciones que

permitieran pensar la seriedad de la colocación de esos productos en el mercado americano […] Se concluye entonces, que con las pruebas No. 1 y No 2 aportadas por PROTABACO fue posible evidenciar que dicha sociedad era la titular de la marca desde el 30 de septiembre de 19