SIC - Concepto-15054331

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-054331- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: Damos respuesta a la comunicación radicada bajo el número de referencia, para contestar su consulta en los estrictos términos del artículo 25 del Código de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES En este caso, se analizará cómo se realiza el examen comparativo de signos cuando haya gráficos o figuras de uso común.

Para contestar la anterior pregunta, le daremos elementos conceptuales, considerando las normas sobre propiedad intelectual, para brindarle mayores elementos de juicio.

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Las funciones específicas de esta Entidad en relación con propiedad industrial se señalan en el Decreto 4886 de 2011, la Decisión 486 de 2000 y la Circular externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio -Circular Única-.

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y decidir los asuntos relacionados con la misma. En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene las siguientes funciones: “ARTÍCULO 19. DECRETO 4886 DE 2011.- (…) “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “[…] “6. Llevar el registro de los signos distintivos. “7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo. […]”

3. PROTECCIÓN MARCARIA El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas cumplen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo, para que el empresario pueda considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor pueda exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988.].

El titular de una marca registrada puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercialsimilar al suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión directa o indirecta o riesgo de asociación entre el público consumidor. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones explicó: “[…] un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase

a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. “La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. “[…] Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. “Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. “En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.” Así las cosas, el registro de un signo como marca se da cuando éste cumple a cabalidad con los tres requisitos esenciales previstos en la normativa andina para tal fin, como son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, no encontrándose, además, incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la ley comunitaria.

4. DESIGNACIONES COMUNES

De conformidad con el literal “g” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se puede registrar como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hayan convertido en una designación común o usual en el lenguaje corriente o en los usos lingüísticos del país del producto o servicio en cuestión. El Tribunal de Justicia ha entendido, sin embargo, que es posible registrar marcas que contengan designaciones comunes o usuales. Al respecto, ha explicado: “Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo marcario. “[…] En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. “La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.” Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de

2013, el Tribunal Andino de Justicia determinó: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. “Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asi mismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”.” Así, lo que ha entendido este Tribunal es que cuando uno de los elementos ha pasado al uso común para identificar determinados bienes, la distintividad se fundamenta en los elementos distintivos que los acompañan. Son esos elementos los que permiten diferenciar los diferentes productos. La originalidad en la combinación de las palabras es la que determina la distintividad. Dicho tribunal ha explicado: “Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y,

consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo. “La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada. […]” [PROCESO 72-IP-2001. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 4239-MLP. Actora: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. Marca: “SUPER 2”.] Así mismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir

que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común” [Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006]

5. EL PRINCIPIO DE LA VISIÓN EN CONJUNTO El Tribunal Andino ha acogido ciertos criterios doctrinales para facilitar la comparación y apreciar la similitud entre signos. Ha señalado que, para hacerlo, se deben seguir las siguientes reglas: “1ª) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables: “La descomposición o desintegración de las palabras que conforman la marca es contraria a la función examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella; su imagen es observada en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas, ni de los elementos particulares distinguibles. “2ª) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos: “El examinador observará las marcas al igual que lo hace el consumidor, esto es, de forma separada y no simultánea, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. “3ª) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias:

“Este criterio tiene por principio la idea de que la similitud y el riesgo de confusión no dependen tanto de los elementos distintos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos. “4ª) Posición del examinador: “El juzgador debe ponerse en el lugar del consumidor y también del titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse a sí mismo como el público, como el consumidor, es decir ponerse personalmente en ese papel y ver si podría confundirse al querer adquirir el producto o servicio en el mercado” [PROCESO 72-IP-2001. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 4239-MLP . Actora: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. Marca: “SUPER 2”.] En el caso de que se use designaciones comunes en una marca, éstas no se pueden analizar de manera individual para determinar si podría generarse confusión entre los consumidores. Como se ha visto, de hecho, ninguna persona podría apropiarse de denominaciones, gráficos o figuras de uso común. Es la marca en su conjunto, con todos los elementos que hacen parte de ella, la que se puede proteger, para evitar la confusión dentro de los consumidores. Lo anterior no implica que se rompa el principio de que el análisis deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición en la vía administrativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos