SIC - Concepto-15105551

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-105551--2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula los siguientes interrogantes: "1) ¿Cuándo un objeto involucra elementos de carácter técnico y estético al mismo tiempo, puede ser protegido de manera acumulativa por el diseño industrial y el modelo de utilidad?

a. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicito referirme las resoluciones proferidas por Ustedes en tal sentido. 2) Cuáles son los criterios de prelación tenidos en cuenta para que la autoridad de primacía a un elementos técnico sobre un estético o al contrario? 3) En el evento, en que diferentes formas conduzcan a obtener un mismo resultado técnico, estas formas pueden ser protegidas acumuladamente por el diseño industrial y el modelo de utilidad? 4) Además del criterio doctrinario de la multiplicidad de formas, ¿qué criterios adicionales tiene en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de conceder la protección de una forma que presenta elementos técnicos y estéticos al mismo tiempo? posible ejercer derechos sobre una patente en trámite?"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia

de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido y según lo dispone el artículo 20 ibídem, la Dirección de Nuevas Creaciones, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

3. Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al

Superintendente de Industria y Comercio.

5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.

6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.

7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados

8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños industriales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro."(...)".

En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de patentes de invención, de modelo de utilidad y registro de diseños industriales, según sea el caso, teniendo en cuenta el procedimiento legalmente previsto en la Decisión 486 de 2000 -Régimen Común sobre Propiedad Industrialaplicable en Colombia, dicha normativa puede ser consultada en su integridad, ingresando por

Nuestra página web www.sic.gov.co, por la pestaña "Normativa" y "Supranacionales", "Decisión 486". De acuerdo con las normas arriba citadas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones particulares como las descritas en su comunicación. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación procederemos a atender, de manera general, a sus preguntas, como sigue.

3. Patente de invención y patente de modelo de utilidad – conceptos

Dentro del régimen de la propiedad industrial, la patente es el mecanismo de protección de las invenciones las cuales, según el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 pueden ser de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando las mismas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La doctrina ha definido la invención de producto como aquella "consistente en un cuerpo cierto determinado" y la invención de procedimiento como "el conjunto de operaciones o actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado". De acuerdo con lo anterior, tratándose de patentes de procedimiento no se protege el resultado obtenido sino el conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención. (Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Industrial - CORPIC. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2001. Pág. 33) El profesor OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. "Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán". Madrid 1969, pp. 73 y siguientes, conceptuó que "La invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico". El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso, 21-IP-2000, señaló que: "el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión

de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria". Por otra parte, la patente de modelo de utilidad, según lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000, "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". Adicionalmente, los modelos de utilidad se protegen mediante patentes y a ellos se les aplican las disposiciones sobre patentes de Invención http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2002/Junio/ - ftnl.(Decisión 486 de 2000, artículo 85) El artículo 82 de la Decisión 486, define qué objetos no se considerarán modelos de utilidad así como aquellos modelos de utilidad que no pueden ser objeto de patente. Continuando con el artículo 83 de la normativa en mención, establece que: "El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño Industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el

artículo 35". (Resaltado fuera del texto) 3.1. Tipos de invenciones que pueden ser protegidas Es importante resaltar que una invención, por regla general, debe satisfacer diferentes condiciones para efectos de poder ser protegida a través de una patente de invención o una patente de modelo de utilidad. Por lo que se debe tener en cuenta que, no todos los productos o procedimientos se consideran invenciones y no todas las invenciones son susceptibles de ser calificadas como patentables. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, se enlista aquello que no se puede considerar como invención: "a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal y como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y f) las formas de presentar información". A renglón seguido, el artículo 16 de la citada norma Supranacional, establece que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica", el cual incluye "todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente"(..).

En relación con el nivel inventivo, el artículo 18 ibídem, establece que éste existe "si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica Correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". Para determinar la aplicación industrial de la invención, el artículo 19 ibídem, dispone que ésta se da "cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios". Los elementos anteriormente enunciados, son los que deben ser tenidos en cuenta por usted, a fin de llegar a determinar sobre la procedencia o no de solicitar o una patente de invención o un modelo de utilidad.

4. Diseño industrial – concepto De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, el diseño industrial se define como "...la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en publicación No. 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229), definió a los diseños industriales como: "el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño" (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO.

En concordancia, el artículo 115 de la mencionada Decisión 486 de 2000: "Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. "Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. "Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones". En consecuencia, la solicitud de un diseño para que pueda ser protegido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, debe cumplir con el requisito de novedad comprendida ésta a nivel mundial, de tal suerte que el producto no puede haber sido conocido por el público antes de la fecha de solicitud de protección ante esta Entidad. Mediante el registro de un diseño industrial se protege la forma de los productos, es decir, el aspecto estético del objeto, ya sea bidimensional, como los impresos gue se aplican a productos, o tridimensional, es decir, cualguier producto gue ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: ancho, alto y profundo. Según las disposiciones arriba anunciadas y teniendo en cuenta el primer interrogante, es preciso aclarar que el modelo de utilidad y el diseño industrial son dos figuras disímiles entre sí y obedecen a conceptos, requisitos y aspectos, también, diferentes, sin perjuicio de que en cada uno de ellos se deba cumplir con el requisito de la "novedad". Para una mayor compresión sobre el tema, a continuación presentamos un cuadro didáctico señalando algunas diferencias sobre cada uno de los bienes de

propiedad industrial, así: Patente de invención y/o de modelo Registro de un Diseño industrial de utilidad Concepto y generalidades Definición y generalidades - La patente de invención protege todo Es toda forma externa o apariencia nuevo producto o procedimiento que estética de elementos funcionales o ofrece una nueva manera de realizarlo decorativos, los cuales sirven de patrón o, consiste en la nueva solución técnica para su producción en la industria, a un problema. manufactura o artesanía y cuenta con características especiales en su forma - La patente de Modelo de Utilidad, que le da valor agregado al producto. protege a toda nueva forma, configuración o disposición de Genera de este modo variedad en el elementos, de algún artefacto, comercio. herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que incorpore o que le proporciones alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Diferencias entre patente de Diferencias con otros bienes invención y patente de modelo de Con la concesión de un diseño industrial utilidad se protege la forma de los productos, que En la patente de invención se protegen alude al aspecto estético o de forma invenciones de producto y, también, de bidimensional (posee largo y ancho) o procedimiento. tridimensional del producto, este último según las dimensiones, alto, ancho y El modelo de utilidad está previsto para profundo. invenciones menores, en cuanto al rango inventivo y solo contempla la Al aspirar al reqistro, la forma estética del protección de invenciones de producto. producto o artículo del diseño debe ser

totalmente novedosa, es decir que no se -La invención debe ser nueva, tener hubiera hecho accesible al público, en nivel inventivo y ser susceptible de ningún lugar a nivel mundial y por ningún aplicación industrial. medio (conocido o por conocer, periódico, revistas, folletos, o cualquier otro medio -La patente de modelo de utilidad debe publicitario), antes de haber sido ser nueva y tener aplicación industrial. presentada la solicitud, a la Entidad. El periodo de protección de una patente -El diseño industrial tiene como finalidad de invención es de 20 años, mientras, conceder un aspecto especial al que el del modelo de utilidad es por 10 producto, de tal manera que resulte años, contados a partir de la fecha de agradable a la vista y, por lo tanto, más radicación de las solicitudes y no son llamativo al consumidor. renovables. -El periodo de protección de un diseño industrial es de diez (10) años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, no renovables. En relación con la primera pregunta, un objeto si puede eventualmente involucrar Elementos de carácter técnico y/o estético que pueden ser solicitados simultáneamente, sin embargo, debe realizarse a través de solicitudes distintas, porque en cada una de ellas se busca proteger una figura diferente en materia de propiedad industrial, las cuales involucran diferentes requisitos. En la patente de modelo de utilidad, se debe demostrar la novedad y su aplicación en la industria y, para el registro de un diseño industrial, que solamente se requiere demostrar que es un producto o artículo totalmente novedoso, en el cual se busca proteger solamente su forma externa, sin importar el efecto técnico a

que alude. Frente al segundo interrogante, "cuáles son los criterios de prelación tenidos en cuenta para que la autoridad de primacía a un elemento técnico sobre el estético o al contario?, retomando lo expuesto en este escrito, se trata de dos solicitudes cuya modalidad y objeto de protección son disímiles entre sí, por lo tanto no hay lugar a aplicación un criterio de prelación. En este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial No. 150-IP2011, en relación con el Diseño Industrial "Producto Absorbente", señaló: "La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. "En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. "(…) "De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. "Las características elementales de los diseños industriales se pueden

resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un Aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial". En consecuencia y en los términos del precitado Tribunal si la forma de un producto cumple una función técnica y puede llegar a ser separada del efecto técnico producido, la creación puede llegar a ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si la forma no pudiera ser separada, la protección adecuada podría llegar a ser a través de la figura del modelo de utilidad. Con relación a la tercera pregunta, "En el evento, en que diferentes formas conduzcan a obtener un mismo resultado técnico, estas formas pueden ser protegidas acumuladamente por el diseño industrial y el modelo de utilidad? Nos acogemos a lo manifestado en la respuesta dada al primer y segundo punto. Cabe resaltar que no es posible llegar a proteger a través de un modelo de utilidad, los procedimientos, las obras plásticas, las arquitectónicas, ni los objetos que tengan únicamente carácter estético. El diseño industrial, es aquella figura que contiene un carácter estético novedoso, de tal manera que con la concesión del registro se busca proteger el "aspecto del producto" y, de ninguna manera, su efecto técnico o funcional. Sobre los "elementos comunes" que caracterizan al diseño industrial como objeto

de protección, la OMPI, en la mencionada Interpretación No. 150-IP-2011, señaló los siguientes: "(...) a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea (1) se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. (...). (1). Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica). b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está

incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.(...)". (Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales

e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002)". Finalmente, "4. Además del criterio doctrinario de la multiplicidad de formas, ¿qué criterios adicionales tiene en cuenta la SIC a fin de conceder la protección de una forma que presenta elementos técnicos y estéticos al mismo tiempo?" Sobre el particular es oportuno precisar, que la concesión de una patente de modelo de utilidad o un registro de diseño industrial, obedece a que la solicitud, dependiendo del tipo de protección que se pida, cumpla los presupuestos establecidos en los artículos 81 y 113 de la Decisión 486 de 2000, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio no maneja ningún tipo de criterio adicional distinto de los señalados en la referida Decisión, por lo tanto, el reconocimiento del derecho se da si la solicitud cumple de manera general con los presupuestos que para tal efecto señalan las disposiciones invocadas. Ahora bien, la multiplicidad de las formas se protegen a través de un "diseño industrial", porque volviendo a la definición, se trata de toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven de patrón para producción en la industria, manufactura o artesanía, destacando las características especiales de la forma que le dan valor agregado al producto artículo, generando de esta manera diferenciación con otros de la misma especie, en el mercado. Cabe destacar, que cuando la creación no se encuentre comprendida en las demás formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre y cuando, las diferencias no sean solamente secundarias, respecto de las demás formas prexistentes. Sin perjuicio de expuesto, sugerimos consultar nuestra página de Internet

www.sic.gov.co y en la parte inferior de la pantalla las "GUIAS DE PRIOPIEDAD INDUSTRIAL" que contienen la información arriba destacada. En el caso que requiera profundizar sobre las patentes de invención y modelos de utilidad, puede comunicarse a nuestro Cali Center al teléfono número 651 32 40 o a nuestra línea Gratuita Nacional, 01 8000910165 y, en particular, en nuestro Banco de Patentes, al nuevo número PBX 587 00 00, extensión 1182 y 1184 donde encontrará personas dispuestas a orientarla. Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Juliett Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos