SIC - Concepto 3301

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 14-278183- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario manifiesta que: " A efectos de poder importar autopartes originales de marcas Toyota, Mazda, Chevrolet y Hyundai, ¿existe alguna restricción, exclusividad o prohibición para importar partes de dichas marcas? Toda vez, que ustedes como máxima autoridad marcaria en el territorio Aduanero Colombiano, llevan el control y son los encargados junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de controlar lo atinente al ingreso de productos con marcas restringidas, o con exclusividad para ser importadas por alguna persona natural o jurídica, en caso de existir alguna exclusividad, saber los datos de la persona que la tenga a fin de poder hacer los respectivos acercamientos comerciales".

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMOEn este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…) "6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)" (Resaltado fuera del texto) De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

(…) "6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)" (Resaltado fuera del texto) De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos de nombres y enseñas).

 Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre el particular, nos permitimos advertir que en virtud del principio y garantí a constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitució n Política, a esta Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones particulares, como las descritas en la comunicación, sin embargo,

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMOdentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta general a las normas relevantes sobre la materia.

3. Consulta de base de datos de los bienes de propiedad industrial Cabe aclarar frente a su interrogante que no existe norma en particular que restrinja o prohíba la importación de autopartes de las referidas marcas, en materia de propiedad industrial.

No obstante, sugerimos previo a la comercialización e importación de los productos por usted aludidos, que puede consultar sobre la titularidad de las marcas y si se encuentran previamente solicitadas y/o registradas ante esta Entidad, con el fin de no vulnerar los derechos adquiridos de terceros y de los titulares de tales bienes. Para ello, ingrese a la página web www.sic.gov.co, en la ruta: Propiedad Industrial/ escoger Marcas y otros signos distintivos/, Base de datos y clasificaci ón de productos y servicios / clic en /Consulta de marc as, lemas, nombres, ense ñas comerciales y denominaciones de origen, all í incluir los datos de su inter és y al final

escoger Marcas y otros signos distintivos/, Base de datos y clasificaci ón de productos y servicios / clic en /Consulta de marc as, lemas, nombres, ense ñas comerciales y denominaciones de origen, all í incluir los datos de su inter és y al final pulsar "Enviar consulta", pudiendo de esta manera acceder a la informaci ón pública sobre marcas registradas y/o solicitadas en la Superinten dencia de Industria y Comercio.

4. Derechos que confiere el registro de una marca El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07IP-98, en relació n con el derecho al uso exclusivo de una marca, señaló: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma.

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMO"La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares". En tal virtud, el derecho al uso exclusivo sobre una marca en Colombia, solo se adquiere mediante su registro ante esta Entidad, que para efectos de lo cual debe cumplirse con los requisitos establecidos en la normativa Andina, Decisión 486 de 2000 y demás disposiciones legales vigentes. Por su parte, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece los derechos que concede el registro de una marca: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMO"f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". (Subrayado fuera del texto) En este orden, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de otro signomarca, lema comercial, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociació n entre el público consumidor.

5. Limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca El artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, trata sobre los límites al derecho del titular de impedir el uso no autorizado de la marca. No obstante, vale la pena hacer referencia al uso del nombre, así como al anuncio de productos legítimamente marcados. Dicho artículo señala: "Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus

utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. "El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos". (Subrayado fuera de texto) Conforme a lo anterior, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberá n garantizar la imposibilidad de confusión o error (Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011) por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios. Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMOEs preciso resaltar que el uso de una marca debe ser de buena fe, con fines meramente informativos e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los consumidores para que éste refleje la realidad con respecto a lo que se anuncia o presenta al público en su comercialización.

6. Agotamiento del derecho Tal y como arriba lo señalamos, si bien el titular de un registro de una marca tiene el derecho exclusivo al uso de la misma, dicho derecho no es absoluto, ya que encuentra su limitante en el denominado "agotamiento del derecho", el cual en nuestra legislación es internacional, tal y como se encuentra consagrado en el artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, prevé que: "El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que los productos se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. \"A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas está n

cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. \"A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas está n económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas". (Subrayado fuera del texto) En tal virtud, el agotamiento del derecho sobre una marca constituye uno de los límites del derecho de exclusiva sobre la misma (ius prohibendi) según interpretación prejudicial, del Proceso No. 7IP-98 del TJCA, en tanto señala el fin del derecho exclusivo y paralelamente el comienzo de la libertad de comercio de los terceros con respecto a los productos que llevan la marca. (1er Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad IndustrialLos Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Editorial DESA S.A. Lima, Perú 1996. Página 189) En efecto, el agotamiento del derecho de marca consiste básicamente en que, \"una vez efectuada la primera venta del producto legítimamente marcado, el titular de la marca pierde control sobre su futura destinación (por razón del derecho sobre la marca y sin perjuicio de otras limitaciones de orden contractual). Dicho en otros términos, se agota su derecho después de efectuada la primera venta. Como consecuencia de este principio, el titular o licenciatario de la marca no está facultado

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes cana les: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \!Y INDUSTRIA Y TURISMOpara impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular de la marca o un tercero autorizado o vinculado económicamente al titular\". METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Dike, Bogotá, 2001. Página 112. Tenemos, entonces, que el proveedor en Colombia podrá comercializar los productos amparados por la marca registrada y que hayan sido marcados por el titular de la misma o por aquel a quien se le haya concedido una licencia sobre dicha marca, por cuanto en esos casos se estaría frente a la figura del agotamiento del derecho para el titular de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, arriba transcrito. Así mismo, tenemos que, el agotamiento del derecho es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva del titular del registro y, análogamente el principio de

la Decisión 486 de 2000, arriba transcrito. Así mismo, tenemos que, el agotamiento del derecho es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva del titular del registro y, análogamente el principio de libertad de los terceros que deseen utilizarla en cuanto a los productos de la misma marca en Colombia.

7. Consulta ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de requerirse Registro de Importación de los productos por usted aludidos, le sugerimos acudir ante el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, -Viceministerio de Comercio Exterior-, ubicado en la Calle 28 No. 13 A - 15, de Bogotá, D.C., con el objeto de consultar y verificar los requisitos previos y/o autorizaciones de Registro de Importación ante ese Ministerio. En caso tal, el procedimiento se adelanta por medio electrónico en la página web www.vuce.gov.co. Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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