SIC - Concepto 3965

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-109906- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita se conceptúe acerca del tema de la \” territorialidad de la marca \”.

El objeto es obtener la protección del logo de la entidad en Perú, que por advertencia del titular del registro de la marca en Colombia y por la similitud entre los signos, se pretende que no se siga utilizando en Perú. Sobre el particular, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio mediante un concepto no le es posible pronunciarse sobre situaciones particulares como las descritas en su comunicación. Sin embargo, a efectos de brindarle una respuesta lo más completa posible, a continuación, le suministramos información general sobre el \” principio de la territorialidad marcaria \”, con el fin de que obtenga mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMODecreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la m isma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma";

el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes:

"1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

\"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

\” (…)

\”6. Llevar el registro de los signos distintivos\”.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente.

3.1. Principio de la territorialidad de las marcas

El trámite y el otorgamiento de derechos sobre una marca en Colombia y en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia), se basa en el principio de territorialidad, de acuerdo con el cual los derechos derivados de una marca, tienen alcance únicamente en el país donde ésta se concede.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial Proceso No. 17-IP-98, sostuvo que \”La regla general en derecho marcario

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial Proceso No. 17-IP-98, sostuvo que \”La regla general en derecho marcario

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOes la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado\”.

A su vez, la doctrina ha señalado que "La protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras". ( METKE Ricardo. Procedimiento de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág 26.

Adicionalmente, debe tener en cuenta las estipulaciones que en materia de marcas se

extenderse más allá de sus fronteras". ( METKE Ricardo. Procedimiento de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág 26.

Adicionalmente, debe tener en cuenta las estipulaciones que en materia de marcas se encuentran contenidas en el Conveni o de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 178 de 1994) del cual hace parte Colombia. Dicho instrumento internacional también establece el principio de la territorialidad de las marca s, al consagrar en su artículo 6 que las marcas solicitadas en los diferentes países que hacen parte del Convenio serán independientes entre sí.

En efecto, el artículo 6 del Convenio de París, señala:

\”Convenio de París, artículo 6: "(marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.)

(...)

"3. Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello de origen."

Acorde con lo señalado en el numeral 2.1, quien protege una marca en el exterior no podrá tener el \”derecho de exclusiva\” en el territorio nacional, por cuanto:

El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, normativa comu nitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, señala que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

En este sentido, el derecho al uso exclusivo so bre una marca en Colombia sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con

de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

En este sentido, el derecho al uso exclusivo so bre una marca en Colombia sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOel cumplimiento de los requisitos legales, establecidos en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo, tal d erecho se ejerce en el lugar dónde fue registrada la marca, sin que su protección se extienda a otra subregión.

Nótese que no es simplemente la circunstancia de contar con el registro de la marca en Colombia, su protección la puede ejercer el titular a tra vés de la interposición de las diferentes acciones legales (administrativas y judiciales en Colombia), con el fin de actuar contra terceros no autorizados.

Si perjuicio de lo expuesto, resaltamos que, el titular del registro marcario en Colombia tiene la posibilidad de invocar la \”notoriedad de su marca \” en Perú, claro está, que

actuar contra terceros no autorizados.

Si perjuicio de lo expuesto, resaltamos que, el titular del registro marcario en Colombia tiene la posibilidad de invocar la \”notoriedad de su marca \” en Perú, claro está, que para ello debe demostrar -aportando las pruebas que sean necesariasque su marca es notoria en Perú.

Al respecto, el artículo 225 señala que: " Un signo distintivo notoriamente con ocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."(Negrilla fuera del texto) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente al tema manifestó:

"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus.

"El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial.

"La clasificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica".

"También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con

tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica".

"También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad "a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria", lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOasí los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar la protección especial a las mismas". (Negrilla fuera del texto)

En interpretación prejudicial, (Proceso 5.IP -94, marca Benetton) el citado Tribunal sostuvo que:

"En cuanto al interés general, es al juez o al funciona rio administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de

sostuvo que:

"En cuanto al interés general, es al juez o al funciona rio administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.

"La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o \”juicio\” en el que la determinación del \”thema probandum\” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo o, en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan.

"En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra. En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica.

"Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notori edad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar

notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notori edad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a é l compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor.

\” (…)

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"A quien alega o controvierte la notoriedad, pues, considera este Tribunal, debe aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su ex istencia o inexistencia. No significa lo anterior,

aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su ex istencia o inexistencia. No significa lo anterior, naturalmente, que se desconozca con ello la facultad que tiene el administrador o el juez como director del proceso administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, para ordenar las que con sidere idóneas a la determinación de los hechos, o para calificar las pruebas aplicando los principios de la sana crítica. El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador".

De igual manera, la jurisprudencia de la Comunidad Andina, acepta que la notoriedad es un factor que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el riesgo de confusión entre los signos , toda vez que el mayor conocimiento de un signo entre el sector pertinente, origina que los elementos caracterizantes del mismo sean más recordados por el público consumidor.

Finalmente, en relación con la afirmación que la marca notoria rompe los principios de territorialidad y espacialidad, cabe traer a colación lo citado, por el Tribunal de Justicia en los procesos 28-IP-96 y 47-IP-2000 respectivamente:

\”Proceso 28-IP-96 de 31 de octubre de 1997, marca CIEL: \”La protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de la \”territorialidad\” y de \”la especialidad\”, toda vez que la marca notoria se encuentra protegida no sólo en el territorio en que tiene tal categoría sino que

la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de la \”territorialidad\” y de \”la especialidad\”, toda vez que la marca notoria se encuentra protegida no sólo en el territorio en que tiene tal categoría sino que se extiende a ámbitos extraterritoriales. De tal suerte que cualquiera que fuere el País o la Región en que la marca sea notor iamente conocida y exista como tal, su titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias.

"Así mismo la regla de la \”especialidad\” se amplía dentro de la concepción y protección de la marca notoriamente conocida, la que protege no sólo a los productos iguales o similares sino a todos los productos independientemente de la clase a la que pertenecen, con lo que en este punto la protección de la marca notoria bajo la Decisión 85 y la actua l 344, ha tenido un considerable desarrollo proteccionista".

\”Proceso 47 -IP-2000 de 21 de julio de 2000, marca HITCH: "La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOnotoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.

"El Tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente: '...una marca está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro. En cambio, que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclátor'."

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nue stras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”Información General \” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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