SIC - Concepto 4117

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-141806- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito se refiere a la posibilidad de \” importar productos de la marca PUMA, sin la autorización expresa de la casa matriz\”.

Sobre el particular, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio no le es posible pronunciarse mediante un concepto sobre situaciones de carácter particular, como la descrita por usted en su comunicación. En segundo término, tenga en cuenta que esta Entidad no está facultada por la ley para determinar en ningún caso y en materia de propiedad industrial sobre la posibilidad de importar productos con una marca registrada en Colombia, por cuanto ello le corresponde directamente al titular del registro de la marca. Adicionalmente, tenga en cuenta que dichas circunstancias escapan del ámbito de nuestras competencias atribuidas por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOEn claro lo anterior, a efectos de darle una respuesta los más completa posible y referida de manera concreta a las atribuciones de la Superintendencia de Indus tria y Comercio, a continuación, esta oficina le suministrará información general que consideramos pertinente con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atrib uciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del con sumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Disti ntivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \” (…) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artícu lo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. 3.1. Derechos sobre una marca

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor mandato constitucional, en el artículo 61 se dispone que: " El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley". Una de l as ramas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. En este orden de ideas, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, señala que " El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo H del título VI de la Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-98 expresó: "Se deduce que en el siste ma atributivo que rige en el área andina, sólo las

uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-98 expresó: "Se deduce que en el siste ma atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. "La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares\”. En consecuencia, el uso de una marca confundiblemente semejante con una marca registrada vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que el titular del registro marcario e stá legitimado para ejercer las acciones previstas en la legislación comunitaria e interna con el objeto de impedir la violación de sus derechos. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOTales acciones -de protección contra la utilización de los signos distintivos - son las siguientes: i) Acciones administrativas (oposiciones), ii) Acciones judiciales (la acción por infracción de derechos -artículo 238 de la Decisión 486y la solicitud de medidas cautelares - artículo 245 de la Decisión 486 -), y ¡ii) La acción por competencia desleal -artículo 267 de la Decisión 486y los artículos pertinentes de la Ley 256 de 1996-. La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar, en la legislación interna a: i) a procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor - artículo 32 del Decreto -Ley 3466 de 1982 -, ii) a investigaciones de carácter penal - artículo 306 del Código Penal-, modificado por la Ley 1032 de 2006, y iii) a investigaciones de carácter policivo - artículo 40 del Decreto 522 de 1971. Vale aclarar que lo exp resado arriba es una consideración de carácter general no constituye juicio de valor alguno por parte de esta Superintendencia en relación con el signo distintivo por usted referido. 3.2. Uso ilegítimo de marcas El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece que: "El registro de una marca

el signo distintivo por usted referido. 3.2. Uso ilegítimo de marcas El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOe) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza di stintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". El artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado, mediante una licencia de uso o por contrato de franquicia, etc. 3.3. Contrato de licencia de uso La licencia de uso de marca puede definirse como un contrato mediante el cual el

marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado, mediante una licencia de uso o por contrato de franquicia, etc. 3.3. Contrato de licencia de uso La licencia de uso de marca puede definirse como un contrato mediante el cual el titular autoriza el uso o la explotación, por parte de un tercero, de una marca. El titular del derecho conserva su propiedad y el licenciatario adquiere el goce del derecho de uso. Respecto a la licencia de marca, la Decisión 486 de 2000, establece: "Artículo 162.- E! titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. "Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. "A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. "Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia". Cabe informar que, en caso tal, el trámite y los r equisitos necesarios para inscribir la licencia en esta Superintendencia, están disponibles en nuestra página web www.sic.gov.co y, en el caso de la licencia debe anexarse el contrato. En tal virtud, en el evento que s e encuentren interesados tanto el licenciante (titular de la marca) como el licenciatario, es posible celebrar contrato de licencia de uso con el titular de la marca registrada, acto que debe ser inscrito en esta Entidad para que surta efectos frente a terceros. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

el titular de la marca registrada, acto que debe ser inscrito en esta Entidad para que surta efectos frente a terceros. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO4. Agotamiento del derecho El artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, prevé que: "El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que los productos se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviese n en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. \”A los efectos de l párrafo precedente se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer

económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas".(Subrayado fuera del texto) Por lo tanto, el agotamiento del derecho de exclusiva se configur a una vez el titular del derecho ha comercializado el producto identificado con la marca en cualquier mercado, por lo que, se cuenta con la libertad de efectuar la venta de productos identificados con la misma, tanto fuera como dentro del país en el que se efectuó su registro. En otras palabras, el agotamiento del derecho es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva del titular del registro y, análogamente, el principio de libertad de los terceros que deseen utilizarla en cuanto a los productos de la misma marca, salvo que se trate del uso ilegal. Conforme a lo anterior, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios (Decreto 3466 de 1982, artículos 14 y 31, en concordancia con la Circular Externa 10 de 2001 (Circular Única) de la Superintendencia de Industria y Comercio, título II, capítulo segundo, numeral 2.1. y 2.1.2.6), así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando.

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Adicionalmente y para su información, le exponemos las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial.

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5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Adicionalmente y para su información, le exponemos las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOa) Acciones administrativas  Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Según el procedimiento arriba descrito en el punto 3.3.  Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-, b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por

32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-, b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la ram a jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual " El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno".

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solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno".

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOVale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.  Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la proce dencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (...)". (Ley 256 de 1996, artículo 14).

 Actos de descrédito: La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de la s verdaderas y cualquier otro tipo de

(...)". (Ley 256 de 1996, artículo 14).

 Actos de descrédito: La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de la s verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. (Ley 256 de 1996, artículo 12)

 Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantil es o el establecimiento ajenos". (Ley 256 de 1996, artículo 10)

 Explotación de la reputación ajena: El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (...)\". (lbídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ant e la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a

de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLa finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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