SIC - Concepto 4151

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-148157- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito expone los siguientes interrogantes: \"(…) \"1. Cómo podemos proteger nuestra organización si tenemos un desarrollo comercial propio desde hace 26 años? \"2. Podemos registrar nuestra propia marca Biogen Colombia?\" Adicionalmente, señala Nuestra preocupación se centra en que pasaría si: la Casa Matriz Japonesa nos informe que no tendremos más la representación, ante esta eventualidad nos afectaría sustancialmente debido a que hemos diseñado, desarrollado e implementado estrategias comerciales y de mercadeo, que han mantenido la organización por más de 26 años facilitando el crecimiento no solo de Biogen Colombia S.A. sino también el de la empresa japonesa. Ante esta eventualidad, como nos podríamos salvaguardar? \”Existe algún mecanismo a nivel de Protección Industrial que salvaguarde los intereses de los inversionistas de Bigen Colombia S.A.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

intereses de los inversionistas de Bigen Colombia S.A. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO\”Quedamos atentos a sus valiosos aportes, como le manifestamos nuestra preocupación es por si en el futuro no contamos con la representación, que decisiones apropiadas debemos tomar hoy para enfrentar un eventual suceso o futuro\”. Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no le es posible a la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de un concepto pronunciarse sobre situaciones particular es como las descritas en su comunicación. Así como tampoco, determinar cómo se debe proteger una \”organización\” ni determinar si es posible registrar una marca o no, puesto que dicha decisión se realiza mediante el procedimiento de registro contemplado en la norma supranacional Andina y las demás disposiciones concordantes. Tal y como lo establece la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho sobre una marca, se adquiere por su registro efectuado ante la oficina nacional compete nte, es decir, ante la Superintendencia de Industria y

Tal y como lo establece la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho sobre una marca, se adquiere por su registro efectuado ante la oficina nacional compete nte, es decir, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.(Decisión 486 de 2000, artículo 273) Por lo tanto, el registro que se efectúe ante esta Entidad, le otorga derechos de prelación (solicitud) y de exclusividad (título de concesión), los cuales le permiten al titular actuar contra terceros que eventualmente lleguen a utilizarla sin autorización. Con la salvedad anterior, a continuación, le suministramos información relevante en relación con la protección de los signos distintivos (entre ellos; -la marca, los nombres y las enseñas comerciales -), en materia de propiedad industrial, con el fin con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumid or, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y compe tencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOel Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Super intendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos d e esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”.

concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia, tiene a su cargo en materia de propiedad industrial, decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en Colombia. 3.1. Libertad económica El artículo 333 de la Constitución Política consagra la libertad económica como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos y sometido a los límites que establezca la ley. En desarrollo de dicho precepto, la Corte Constitucional ha definido esta libertad como " la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades , con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio ".(Corte Constitucional, Sentencia C -624 de

1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero) Sin embargo, la libertad económica, como todos los derechos y libertades se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. Tal y como se consagra en el artículo 1 de la Constitución Política. Así mismo, sobre el tema la Corte Constitucional, en Sentencia C -093 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara, señaló que: \”'Los derechos no se conciben en forma absoluta, sino por el contrario, están limitados en su ejercicio para no afectar otros derechos y

Herrera Vergara, señaló que: \”'Los derechos no se conciben en forma absoluta, sino por el contrario, están limitados en su ejercicio para no afectar otros derechos y propender por la prevalencia del interés general. De esta manera, el legislador en aras de proteger el derecho que le asiste a la col ectividad, puede limitar su acceso y prestación\”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3.2. Derechos derivados del registro de una marca De acuerdo con lo anterior, se tiene que, por mandato constitucional, se dispone en el artículo 61 de la Constitución Política, que: " El Estado protegerá la prop iedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley ". Una de las ramas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. En este orden, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de

nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. En este orden, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, señala que " El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el uso de un signo distintivo es libre, es decir, que no se requiere del registro para ello; no obstante, no estará protegido si la marca no se encuentra registrada. Por lo tanto, cualquier persona podrá hacer uso de un signo distintivo no registrado, en tanto que sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluy entemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-98, expresó: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el

marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. "La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares." Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn consecuencia, el uso de una marca confundiblemente semejante con una marca registrada vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que el titular del registro marcario está legitimado para ejercer las acciones previstas e n la

registrada vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que el titular del registro marcario está legitimado para ejercer las acciones previstas e n la legislación comunitaria e interna con el objeto de impedir la violación de sus derechos. Tales acciones, están previstas en la Decisión 486 de 2000: i) La acción por infracción de derechos - artículo 238 de la Decisión 486 -, ii) La solicitud de medidas cautelares - artículo 245 de la Decisión 486 y iii) La acción por competencia desleal - artículo 267. En la legislación interna se encuentra la acción por la presunta violación de los derechos sobre las marcas que puede dar lugar a: i) a procesos por vi olación de las normas sobre protección del consumidor - artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 - , ii) a investigaciones de carácter penal - artículo 306 del Código Penal -, y iii) a investigaciones de carácter policivo - artículo 40 del Decreto 522 de 1971. Vale aclarar que lo expresado arriba es una consideración de carácter general no constituye juicio de valor alguno por parte de esta Superintendencia en relación con el signo distintivos por usted referido. 3.3. Uso ilegítimo de marcas El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o s obre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOun riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o serv icios idénticos se presumirá que existe

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOun riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o serv icios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño ec onómico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o s imilar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". (Subrayado fuera del texto) Como se observa, el titular de un registro marcario en Colombia tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor. 3.4. Licencia de uso de marca De otra parte, es preciso informarle que el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, prevé: "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. \”Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a

uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. \”Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros\” \"A efectos de) registro, la licencia deberá constar por escrito. \”Cualquier pe rsona interesada podrá solicitar el registro de una licencia." (Subrayado fuera de texto) De la lectura del artículo 162 de la Decisión 486 se infiere que la calidad de licenciatario y los derechos que la misma confiere nacen del contrato que contenga una cláusula de licencia de marca, en tanto que el registro del mismo ante la Oficina Nacional competente, en el caso colombiano la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, surte los efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor lo anterior, en relación con el caso expuesto en su consulta, se debe anotar que

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor lo anterior, en relación con el caso expuesto en su consulta, se debe anotar que su proveedor Japonés - como titular de la marca que identifica los productos que comercializa en Colombia - puede suscribir con usted alguno de los contr atos que involucra una licencia de uso de las mismas, cuyo inscripción se realiza ante esta Entidad, siempre y cuando esté concedido el registro de esa marca en Colombia. Se debe precisar que la inscripción de la licencia de uso de una marca se sujetará a la vigencia del registro de la marca o a la que expresamente se fije en el contrato. Los demás requisitos, tarifas y documentos necesarios para tal fin se encuentran disponibles en nuestra página web www.sic.gov.co. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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