SIC - Concepto 4229

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-165510- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito señala estar interesada \” en registrar una marca que empieza con la expresión V'ECOV, pero noto que hay muchas marcas concedidas que se encuentran compuestas de la expresión ECO, qué fundamento jurídico o conceptos tiene la SIC, respecto de estas expresiones, para efectos de tener problemas con una posible confundibilidad y me sea concedida la marca\”.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no es posible para esta Superintendencia por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. En segundo término, no sobra precisar que sólo la Superintendencia de Industria y Comercio puede, en cada caso particular y concreto, previo estudio de registrabilidad realizado de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, determinar si un signo es registrable o no como marca.

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registrable o no como marca.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMONo obstante lo anterior, consideramos pertinente señalar algunos aspectos relevantes en relación con el tema expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la forma que estime conducente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia d e Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se

de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia d e Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales (...)V \ así como V2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales (...)V \ para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto para cada uno de ellos según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en los nu merales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, respectivamente. 3.1. Análisis de registrabilidad de una marca Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esté incurso en alguna de las causales de irregístrabilidad previstas en la normatividad supranacional. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

determinar si el signo esté incurso en alguna de las causales de irregístrabilidad previstas en la normatividad supranacional. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn efecto, de una parte, la Decisión 486, en s u artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores". De otra parte, la Decisión 486 citada señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio ai cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la canti dad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOf) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea

espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servi cios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOestado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto) Es así que por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencial para constituirse como marca, por cuanto debe ser suficientemente distintivo, así mismo, no debe ser descriptivo, ni engañoso d e tal forma que, lo que se busca es proteger a los consumidores cuando vayan a escoger los productos o servicios en el mercado. 3.2. Términos de uso común En concordancia con lo expuesto y en aras de precisar sobre el concepto de los términos o expresiones de uso común, señalamos: El artículo 135, en el literal g) de la Decisión 486 de 2000 dispone que no podrán ser registrados como marcas aquellas expresiones que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Una de las características esenciales de una marca es que sea distintiva, característica que puede ser analizada en relación, bien sea con el producto mismo, o bien con marcas ya existentes. Es así que una marca puede carecer de distintividad

Una de las características esenciales de una marca es que sea distintiva, característica que puede ser analizada en relación, bien sea con el producto mismo, o bien con marcas ya existentes. Es así que una marca puede carecer de distintividad cuando resulta confundible con marcas anteriores o cuando se trata de una expresión que forzosamente pertenece al dominio público y d e la cual nadie puede adueñarse. (PACHON, Manuel, SANCHEZ AVILA, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. 1995) En relación con esta causal de irregistrabilidad el citado Tribunal de Justicia en el Proceso 38-IP-2000, señaló: "La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que e s el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento registral no prospera. Así, por ejemplo, hielo puede ser utilizado para mueble s pero no para helados; dulce, para ropa y ser irreg istrable para caramelos; terciopelo para chocolates pero no susceptible de registro para telas. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

ejemplo, hielo puede ser utilizado para mueble s pero no para helados; dulce, para ropa y ser irreg istrable para caramelos; terciopelo para chocolates pero no susceptible de registro para telas. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"La irregistrabilidad también ha de medirse, en cuanto se refiera a palabras de uso común o usual, relacionando si esa palabra es realmente la utilizada en forma general, como dice la norma del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 por el lenguaje corriente o las costumbres comerciales, para distinguir ese producto y no exista otra palabra con la cual ese producto pueda ser designado, privando a los competido res el uso del mismo para sus productos, pues la norma comunitaria no puede proteger a un empresario en desmedro de otros. "La significación o alcance etimológico que una palabra tenga en el diccionario no es impedimento para su utilización como marca, pues, como se ha dicho, es necesario el examen de la palabra frente a los productos que la marca va a cubrir y si ésta realmente es el término usual empleado para la designación del

no es impedimento para su utilización como marca, pues, como se ha dicho, es necesario el examen de la palabra frente a los productos que la marca va a cubrir y si ésta realmente es el término usual empleado para la designación del producto por parte del público. De referirse la palabra sólo a un color o a otro producto que no es el usual en el comercio para designar a ese específico producto el signo no tendría impedimento de registro." Así las cosas, en el evento que se vaya a utilizar una expresión como marca, posiblemente se puede negar y, por ende, no podrá alegar derecho alguno de exclusividad sobre la misma, así mismo, dicha expresión puede ser usada por todas las personas, puesto que -las marcas genéricas o descriptivas pertenecen al dominio públicoy, por lo tanto, nadie puede pretender alegar derechos de exclusividad sobre ellas. Es de anotar que la Registrabilidad de un signo lo decide la Delegatura para la Propiedad Industrial y no esta oficina mediante un concepto. La Superintendencia de Industria y Comercio, en Resolución No. 21689 del 31 de agosto de 2000, manifestó que: "(...) La segunda consecuencia, implica que si bien las expresiones denominativas forman parte del conjunto, en atención a la necesidad de incluir expresiones genéricas y descriptivas para facilitar la comercialización del servicio, sobre ellas no hay exclusividad, son t1e carácter explicativo, pueden ser usadas en el mercado por cualquier empresario, lo que quiere decir que la sociedad solicitante no podrá oponerse con éxito al registro de marcas que las contenga". Reiterando, la registrabilidad o no de un signo depende de su distintividad, el cual a su vez no puede estar comprendido en ninguna causal contenida en la normativa andina, artículos 135 y 136 de la citada decisión.

Reiterando, la registrabilidad o no de un signo depende de su distintividad, el cual a su vez no puede estar comprendido en ninguna causal contenida en la normativa andina, artículos 135 y 136 de la citada decisión. Al efectuarse el examen de registrabilidad de un sig no para aspirar al registro como marca, esta Superintendencia determina si el signo es lo suficientemente distintivo como para acceder al registro y si genera riesgo de confusión en los términos del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y/o cuando no se cuente con elementos adicionales que permitan visto en su conjunto tener la suficiente fuerza distintiva. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3.3. Marcas débiles En relación con las marcas débiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 123-IP-2003, manifestó que: \”Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que

en el proceso No. 123-IP-2003, manifestó que: \”Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede m onopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro" (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de Marcas", Tomo II, pp. 78 y 79). \”Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente" (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas"; LexisNexis, Abeledo -Perrot,

elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente" (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas"; LexisNexis, Abeledo -Perrot, pp. 191 y 192)Y\(Subrayado y resaltado fuera del texto) De igual manera, en interpretación prejudicial No. 54 -IP-2004, el citado Tribunal manifestó: “Considera pertinente el Tribunal referirse a 'la debilidad de la marca 1, que se presenta cuando el signo marcario está conformado exclu sivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso. \"(...)\”. Finalmente, referente a la jurisprudencia, le inf ormamos que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera de fecha 8 de junio de 2006, expediente No. 11001-0324000-2002, Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade se refirió a las marcas débiles.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEsta Superintendencia se pronunció frente al tema, mediante la resolución 4300 del 28 de febrero de 2005 y el concepto 09 -40143 del 21 de abril de 20089, los cuales pueden ser consultados en nuestra página web www.sic.govco. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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