SIC - Resolución 38481 de 2013

REPÚBLICA DE COLOMBIASUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N°Epi 38481Ref. Expediente N° 12-236088 Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E) En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 19 del Decreto 4886 de2011, CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Formulario Único de Registro radicado el 28 de diciembrede 2012, C.l. TEQUENDAMA S.A.S, solicitó el registro de como marca nominativadel signo TROPIACEITE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 dela Clasificación Internacional de Niza’.

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud deregistro marcario de la referencia, con el lleno de los requisitos legalmenteestablecidos, TEAM FOODS COLOMBIA S.A., presentó oposición con el fin dedesvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en lasupuesta falta de distintividad por descriptividad y riesgo de engaño del signosolicitado. En virtud de lo anterior afirma que el signo solicitado se encuentra incursoen las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales e) e i) del artículo 135de la Decisión 486.

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, CA. TEQUENDAMAS.A.S, dio respuesta a la oposición presentada, de la siguiente manera; “(...) En efecto, la expresión TROPIACEITE es registrable como marca, portoda vez que no califica de ninguna manera los siguientes productos“aceites, mezclas de aceites vegetales y grasas comestibles, en particularaceite de maíz, aceite de palma, aceite de girasol, margarina, aceite desoya, aceite de algodón y oleina de palma comestible”, en la medida enque es una marca evocativa.

La distintividad tiene que ver con la aptitud del signo para identificar unorigen empresarial, lo cual se cumple en éste caso, por cuanto la marca fuecreada a partir de dos palabras cuya combinación genera un signo capazde individualizar productos en el mercado e identificar un origenempresarial determinado. La marca TROPIACEITE tiene la capacidad individualizadora paradistinguir productos de la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza,toda vez, que el significado del signo solicitado no tiene una relación directa Aceites, mezclas de aceites vegetales y grasas comestibles, en particular aceite de maiz, aceite de palma,aceite de girasol, margarina, aceite de soya, aceite de algodón y oleina de palma comestible.

Sede Cero: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-9101657 a VE eReWeb: vutuw sic. qov,co e-mail: contactenos@sic gov.ce | ey hem UPARA TODOSBogotá D.C. Colombia CUBAIndustriay ComercioSI PERINTENDENCIA pe»38 481Resolucién N°Ref. Expediente N° 12-236088 y esencial con los productos de la clase 29 y se trata de una expresióncreada o inventada por mi representada. En efecto, la expresión solicitadacomo marca se conforma por el inicio de la expresión TROP! (que provienede tropical) y la expresión genérica aceite. Es decir, los elementos estándispuestos para que la marca cumpla la función distintiva eindividualizadora en el mercado y tenga un alto nivel de recordación en losconsumidores.

Al apreciar la marca solicitada se evidencia que la marca incorporadiferentes elementos, de cuya unión resulta una expresión evocativa,creando asi un signo distintivo capaz de cumplir las funciones de la marca.Por esto, no le asiste razón al opositor cuando afirma que la marcasolicitada por mi representada es descriptiva. (...JAsí las cosas, la marca TROPIACEITE no es una expresiónexclusivamente descriptiva respecto de los productos de la Clase 29Internacional, toda vez, que si bien es cierto hay relación de la palabraaceite individualmente considerada con los productos, también es ciertoque analizada dentro del conjunto marcario solicitado se configura unaexpresión gramaticalmente alterada y única, por lo que es distintiva. (...JEn el presente caso la marca solicitada pretende identificarefectivamente aceites, tal como se evidencia en la descripción de la marcasolicitada a saber “aceites, mezclas de aceites vegetales y grasascomestibles, en particular aceite de maíz, aceite de palma, aceite degirasol, margarina, aceite de soya, aceite de algodón y oleina de palmacomestible”. Así las cosas, la descripción e los productos a identificar con lamarca solicitada cobija efectivamente los productos que la misma evoca enla mente del consumidor, lo cual desvirtúa el riesgo de error que alega elopositor (...)” CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de lareferencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo encuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebaspresentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146,148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprenderasuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DESCRIPTIVIDAD 1.1. Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en elcomercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedenciageográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones

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Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 fCall Center [571] 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910465 CEN PROSPERIDADWeb: su sic. qow.co e-mail: contactenos@sic gov.co EPARA TODOSBogota D.C. Colombia ! -Industria y ComercioSUPERINTENDENCIA Resolución N° ger 38 4 8 1Ref. Expediente N° 12-236088 de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo oindicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos oservicios”. 1.2. La Norma El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellosque de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de lascaracterísticas, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedadesdel producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger”. El signo queindique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios adistinguir será descriptivo. Asi, vistos los signos descriptivos, referidos a lainformación de características o cualidades de los productos que se pretendenidentificar, responden la pregunta “¿cómo es?”

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas pordescriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término oindicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por unadenominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual seangenéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva paradiferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que,conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripciónde signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...]siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos quehan de protegerse por la marca”, Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitadocon los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o caracteristicaesencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma,si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informacionesprimarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asociedirectamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptivaincapaz de identificar un origen empresarial determinado. Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar lacalidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o unconjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberánconsiderarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras“excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes.Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a titulo de marca en relación con

? Tribunal Andino de Justicia, interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96, Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-1P-2004.‘ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-1P-19955 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, MarcaEXCLUSIVA: "Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir unarelación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que ladesignación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda serutilizada para venículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frio” podria emplearse para caramelos pero nopara hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.3

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, $, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 |Gall Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165 ' sins PROSPERIDADWeb: www.sic.gov.co e-mail: contactenosmsic gov co = UPARA TODOSBogotá D.C. ColombiaIndustria y ComercioSUPERINTENDENCIA Po 38481Resolución N°Ref. Expediente N° 12-236088 ninguna clase de productos o servicios®. Antes al contrario, éstas y cualesquieraindicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios debenpermanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hayque descartar prima facie la posibilidad de que una indicación descriptiva de lacalidad pueda ser registrada como marca””.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio “Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentranlas palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o suscorrespondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Nisiquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistenteen una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de lamisma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas talindicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, elpeso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser librementeutilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas comomarcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen quetengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en elcomercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de losconsumidores?”. Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar eldestino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo ytiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como porejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relacién con cigarros, y“After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado.La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de losproductos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado porel solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables,porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino delproducto limitaria muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de losempresarios del sector®”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, antetodo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debeasignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, lasexpresiones “caro”, "barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro deeste grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de losproductos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidadesmonetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la ® “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi adesaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” CarlosFernandez-Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.7 Carlos Fernández-Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.3 Carlos Fernández-Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición, Madrid. 2004. Pág. 189.® Carlos Fernández-Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.4

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 fCall Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165 l OEE PROSPERIDADWeb: ww sig,gov.co e-mail: contactenos(fisic aov.co , UPARA TODOSBogotá D.C. Colombia ASSUPERINTENOEMCIA

ResolucionN? "ele 38 4 81Ref. Expediente N° 12-236088 subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidadesmonetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). Tambiénson prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcariose derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de latotalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de losproductos o servicios?0”, Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio “La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puedetropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá,en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones olocalidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan elorigen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si losconsumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos oservicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombregeográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a lalibre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en lacorrespondiente localidad o zona!””. Descriptividad en virtud de las caracteristicas del producto o servicio “Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado comomarca puede servir en el comercio para indicar cualquier caracteristica delproducto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo’2”.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO 2.1. Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre laprocedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. 2.2. La Norma Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente delconsumidor una distorsión de la realidad respecto de las características delproducto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a laprotección del interés general del público consumidor negando la protección sobreeste tipo de conjuntos marcarios3, 1° Carlos Fernández-Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.1 Carlos Fernández-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.1 Carlos Fernández-Novoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191." TJCA, Proceso 35-1P98 5

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000Call Center (571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 ; ' PROSPERIDADWeb: wwwsic qov.co e-mail: contactenosiúsic. qov.co A Gel UPARA TODOSBogota D.C. ColombiaIndustria y ComercioSUPERINTENDENCIA

Resolución N° Eo» 38 481Ref. Expediente N° 12-236088 Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar elsigno solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relaciónque surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la informaciónotorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que puedaafectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que lainformación que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobrela calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos oservicios que va a consumir. En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o unanaturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor.Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al quese aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son lascaracteristicas que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor loadquiere.

3. Análisis del signo solicitado en registro frente a las causales deirregistrabilidad en estudio. 3.1. Naturaleza del signo solicitado TROPIACEITE El signo solicitado a registro consiste en la expresión TROPIACEITE, y su registroha sido solicitado para identificar aceites, mezclas de aceites vegetales y grasascomestibles, en particular aceite de maíz, aceite de palma, aceite de girasol,margarina, aceite de soya, aceite de algodón y oleina de palma comestible.

3.2. Caso Concreto

3.2. Caso Concreto Con base en los lineamientos arriba expuestos, la Dirección encuentra que laexpresión solicitada a registro no consiste exclusivamente en un término quedescribe las características de los productos a identificar; ya que si bien utilizacalificativos, se muestra como una combinación nueva, que se aparta de lascaracterísticas esenciales del signo, por la manera en que se presenta ante elconsumidor. Así, si bien el sigo solicitado se compone de ciertos calificativos usuales en elmercado, no se puede inferir que el mismo se trate de una expresión descriptiva,toda vez que la combinación de las palabras que lo componen presentadistintividad, lo cual le permite obtener su registro como marca. Se aclaraentonces que no se predica el monopolio sobre la expresión de en cabeza de la

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 FCall Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165 COEN PROSPERIDADWeb: min sic.uov.co e-mail: contactenos@sic .aov.co 3 UPARA TODOSBogotá D.C. Colombia | wee anoIndustria y ComercioSUPERINTENDENCIA Resolución N° Eje = 39 4 81Ref. Expediente N° 12-236088 parte solicitante, lo que se predica es la exclusividad sobre la expresiónconsiderada como única e indivisible, y como tal dotada de distintividad.'4

Por otra parte, El Despacho observa que el signo solicitado a registro tampocoresulta engañoso en los términos de la causal aludida; en la medida en que noatenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y noinforma necesariamente a los consumidores erróneamente sobre los artículos conella distinguidos.5

4. Conclusión

4. Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de lasolicitud de registro en estudio no está incurso en las causales de irregistrabilidadestablecidas en los literales e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierteque no existe impedimento para conceder el registro solicitado. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por TEAMFOODS COLOMBIA S.A. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca : TROPIACEITE (nominativa).

Para distinguir : Aceites, mezclas de aceites vegetales y grasascomestibles, en particular aceite de maíz, aceite depalma, aceite de girasol, margarina, aceite de soya,aceite de algodón y oleina de palma comestible.(Productos de la Clase 29 de la ClasificaciónInternacional de Niza).

Titular : C.l. TEQUENDAMA S.A.S

Domicilio : SANTA MARTA, COLOMBIA Dirección > CRA 1CN. 22-58 PISO 11 EDIFICIO BAHIA CENTRO. “ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N55623, 29 de Octubre de2009. Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°3304, 31 de Enero de 2002.7

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Web: guru sic.aov.co e-mail: contactenosi@sicgov .co GE: )Bogotá D.C. Colombia ¿ PROSPERIDADTPARA TODOSIndustria y ComercioSUPERINTENDENCIA Resolución NES= 38 4 8 1Ref. Expediente N° 12-236088

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de lapresente resolución ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido,previa inscripción en los libros de la propiedad industrial.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar a la sociedad solicitante C.1. TEQUENDAMA S.A.S,y a la sociedad opositora TEAM FOODS COLOMBIA S.A., el contenido de lapresente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contraella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) díashábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo. Notifíquese y Cúmplase ;Dado en Bogotá D.C., a los 27 JUN 2013 El Director de Signos Distintivos (E), RICARDO CAMACHO GARCÍA Proyectó: Marceta RojasRevisó: Juan Manuel Serrano.Aprobé: Ricardo Camacho Garcia Solicitante. C.1 TEQUENDAMA S ASApoderado: MAURICIO PATIÑO BONNETOpositor TEAM FOODS COLOMBIA S.A.Apaderado: HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Sede Centro: Carrera 13No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (574) 5870000 co ;Call Center (574] 592 04 00, Linea gratuita Nacional 01800-910185 ' ' GENWeb: mum sic.qow.co e-mail: contactenosáisicqov coBogotá D.C. Colombia ho.

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