SIC - Sentencia 001 de 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA

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• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

B<>gotá D.C., ---'-1 -"0'-'E..,..N=E ...... 2..,.,0....,19..,..__,.. SENTENCIA NÚMERO __ fiº {) i Proceso de infracción a derechos depropiedad industrial

Radicación: 18-081636

Demandante: ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS.

Demandado: CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5 del firtículo 373 Código General qel Proceso, se procede a dictar sentencia escrita dentro del presente proceso, habiéndose anunciado de manera previa el sentido del fallo.

ANTECEDENTES:

1. La demanda: La demandante manifestó que el 31 de octubre de 2013 solicitó ante la Superintendencia de Industria y• Comercio el registro de la marca mixta CLUB GANADERO paraJáidentificación de productos y servicios de las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza (versión 9), el cual le fue concedido mediante las Resoluciones No. 37101 y 37102 del 6 de junio de 2014. •• Sostuvo que el 1 de enero de 2014, se constituyó la sociedad CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. cuyo objeto social consiste en el comercio al por may9r y al detal de carnes y lácteos, entre otros productos.

Afirmó que la sociedad demandada reproduce en su signo distintivo (enseña) su mafifififiLUB

ESMERALDA S.A.S. cuyo objeto social consiste en el comercio al por may9r y al detal de carnes y lácteos, entre otros productos. Afirmó que la sociedad demandada reproduce en su signo distintivo (enseña) su mafifififiLUB GANADERO, lo que, a su juicio, constituye una infracción a sus derechos de propiedad índústriál. Con sustento en lo anterior, solicitó se declare la infracción a sus derechos de propiedad .,dustrial y en consecuencia se ordene a la demandada abstenerse de usar sus marcas o cualquier otro signo idéntico o similar a estas y a su vez se le ordene cancelar a favor de la demandante una suma de hasta de cien (100) s.m.m.Lv. a título de indemnización de perjuicios, conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas. 2.' La contestación de la demanda: La demandada sostuvo que no era cierto que usara signos disti_n_tivos de la demandante para identificarse en el mercado, pues, según su consideración, los signos en conflicto son sustancialmente diferentes, lo que impide que se genere el riesgo de confusión entre ellos. Para sustentar tal afirmación, manifestó que los colores y las_ figuras que componen cada signo difieren entre las marcas de la demandante y el signo por ella empleado. Con sustento en lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES:

1. Legitimación: De acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Decisió'fi 486 de 2000 "[e]/ titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción".------- ----- --- ---

protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción".------- ----- --- --- fi ' (l 1 . SENTENCIA.No. ___ ._ºfi··. DE20'1fi Hoja Nfi,2 1 O ENE 2019 En esa medida, quien cuenta CQQlegiti111ación dentro de la í;ICCión por infracción de derechos de propiedad industrial, es el titular ioe dialquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000,".rí;!zón por la cual,de.i:nanera previa a .decidir sobre la comisión de una infracción, es preciso verificar la existencia defderécho y su titularidad. En el presente proceso, se encuentra acrefitadoque ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS es titular de las marcas mixtas CLUB GANADERO para la identificación de pr oductos y servicios dé las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza (versión 9), las. cuales.dan cuenta de la existencia y titularidad de los registros marcarios mencionados énlos siguientes términos:

. ANA PATRICIA

VILLALBA BURGOS

ANA PATRICIA

VILLALBA BURGOS

29 35 490478 4904'79

CARNE DE RES, CARNE

DE CERDO, AVES Y 06/06/2024

PESCADO, Y MARISCOS.

COMERCIALIZACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN AL POR

MAYOR Y DETAL DE

CARNES, CARNE DERES,. 06/06/2024

CARNE DE CERDO, AVES

Y PESCADO, Y

MARISCOS.

COMERCIALIZACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN AL POR

MAYOR Y DETAL DE

CARNES, CARNE DERES,. 06/06/2024

CARNE DE CERDO, AVES

Y PESCADO, Y

MARISCOS.

Así, teniendo en cuenta que la demandante es titular de los signos cuya protección reclama, es claro que se encuentra legitimada para plantear lá reclamacióh contén ida en su demanda.

2. Fijación. del litigio.

Conformea la fijación del litigio realizada el 22 de noviémbre de2O18, corresponde al Despacr......, 2.1. Determinar las condiciones de modo; tiempo y lugar en que la demandada ha hecho uso de la expresión "CLUB GANADERO". 2.2. Verificado lo anterior, determinar si el uso de la exprésión "CLUB GANADERO'' por parte de la sociedad demandada en el desarrollo de su actividad comercial, infringe los derechos de propiedad· industrial· que ostenta la demandante sobre las marcas mlxtas "CLUB GANADERO" . . 2.3. De encontrar configurada la infracción, deberá determinarse la éxistencia del daño solicitado por ladémáncfante y tasar la cuantía de sus perjuicios, conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

3. Análisis de la infracción: A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS, se parte por recordar que de acuerdo con el literal "d" del artículo 155 de la Decisión 486 de 2b00: • • "(. . .) El registró de [lira inatcá confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su conseri'timiento, /os siguientes actos:

155 de la Decisión 486 de 2b00: • • "(. . .) El registró de [lira inatcá confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su conseri'timiento, /os siguientes actos: 2O'll1 SENTENCIA No.--fi-- (. . .). DE 2019 Hoja Nº. 3 l O ENE l0\9 d) usar en el conJercio un signo idéntico_ o sinJi/ar a la nJarca respecto de cualesquiera productos o servicios, cu{J.ndo tal uso pudiese causar confusión o un riesgo(ie asociación con elUtular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (. . .)". A partir del contenido de dicha norma, para que se configure la infracción a un derecho de propiedad industrial, es necesario establecer: 1) el uso en el comercio, por parte del demandado, del signo distintivo presuntamente infractor, 2) la similitud o identidadde dicho signo con aquel que se encuentra registrado; y, 3) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente_ infractor y aquel que se encuentra reg.istrado. Verificados estos elementos, corresponde proceder con la protección del titular. 3.1. El uso en el comercio del $igr10 presuntamente infractor. En ese orden de ideas, lo primero que se. debe c1nalizar es, si en el caso concreto, se probó el uso de los signos "CLUB GANADERO" porpc1rtél, de la sociedad demandada. Para acreditar dicho uso la demandante allegó: - La impresión de las fotografías de las fachadas de unos establecimientos de comercio

uso de los signos "CLUB GANADERO" porpc1rtél, de la sociedad demandada. Para acreditar dicho uso la demandante allegó: - La impresión de las fotografías de las fachadas de unos establecimientos de comercio obrantes a folios 16 y 19 del cuaderno 2, en las que se observa el uso de la expresión CLUB GANADERO al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "res - cerdo - pollo - pescados y más ... ". - La impresión de 2 fotografías qµé"repo$an .en la cuenta de Facebook "CLUB GANADERO ESMERALDA CHÍA", vistas a foli6s)7 y21 dei.cµaderno 2. En la primera se usa la expresión CLUB GANADERO en idénticas condiciones a las descritas con anterioridad. En la segunda, se emplea la cabeza de la vaca y la expresión "CLUB GANADERO", sin que se observe la franja verde. La impresión de 2 fotografías de un aviso publicitario que reposan a foiios20y22 del cuaderno 2, en las que se usa nuevamente la expresión ''CLUB GANADÉRÓ" al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "res - cerdo - pollo - pescados y más ... ":· - _ Además, se observa en el folio 23 del cuaderno 2, un imán publicitario en el que se emplea la expresión "CLUB GANADERO" en idénticas condiciones a las descritas con anterioridad, acompañado de la dirección: calle 53 No. 52-71. La Esmeralda:

expresión "CLUB GANADERO" en idénticas condiciones a las descritas con anterioridad, acompañado de la dirección: calle 53 No. 52-71. La Esmeralda: Por su parte, la pasiva al contestar la demanda allegó: - Una bolsa plástica en la que se usa la expresión "CLUB GANADERO" al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "rescerdo - pollo - pescados y más ... ". En la misma, se indica que la dirección del establecimiento de comercio en Bogotá corresponde a la calle 53 No. 52-71. - Una hoja cuyo membrete corresponde a la expresión "CLUB GANADERO", usada en las condiciones descritas con anterioridad. 3SENTENci¼\•.io.· __ o_íl_,.;;._·" _··DE2019 Hoja Nº. f1 o E .. f 2019 Debido a que la pasiva al contestar la demanda no negó usar la expresión "CLUB GANADERO" y a que la dirección que se observa en el elemento publicitario obrante a folio 23 de cuaderno 2 y en la bolsa plástica aportada como prueba por la demanda, obrante a folio 64 del cuaderno 2, coincide con la dirección que reposa en el Certificado de Existencia y Representación Legal de CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., como se observa a folios 4 del mismo cuaderno, el Despacho concluye que en el presente asuntó se encuentra acreditado el uso de la expresión "CLUB GANADERO" por parte de la sociedad demandada. 3.2. La similitud o identidad entre los signos en conflicto:

el Despacho concluye que en el presente asuntó se encuentra acreditado el uso de la expresión "CLUB GANADERO" por parte de la sociedad demandada. 3.2. La similitud o identidad entre los signos en conflicto: Ahora, ¿el uso de la expresión CLUB GANADERO por parte de la demandada, constituye una infracción a los derechos de pmpiedad industrial que ostenta la demandante sobre sus marcas mixtas CLUB GANADERO?. Para dar respuesta a ese interrogante es necesario realizar el cotejo entre los signos que se exponen a continuación: SIGNO DE LA DEMANDANTE SIGNO DE LA DEMANDADA A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto, es necesario precisar quP­ tratándose de signos mixtos, como los que nos ocupan en el presente proceso, se de,_____, determinar cuál elemento predomina, esto es, el nominativo o el figurativo, para luego aplicar las reglas establecidas para cada caso, es decir, las de cotejo de signos nominativos o las establecidas para los signos figurativos. Por determinar lo anterior, elDespacho hará uso de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual "(. ... ) [p]or lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcarlo. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consurnidor1. En el caso bajo estudio, concluye el Despacho que el elemento preponderante en ambos signos

gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consurnidor1. En el caso bajo estudio, concluye el Despacho que el elemento preponderante en ambos signos es el nominativo, que en el caso de la marca de la demandante corresponde a "CLUB GANADERO", en tanto que las palabras: "carnes finas" son explicativas, como se aclara en las Resolucior1es No. 37101y37102 del 6 de junio de 2014. A la anterior conclusión se arriba, dada la fuerza exprésiva de las palabras CLUB GANADERO, frente a la imagen de dos cabezas de 1 Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 178-IP-2015, proceso 178-IP-2015. 4SENTENC1Allo: _·_·_o_. _O_'í_ DE 201 9 Hoja Nº. s1 o ENE 2019 ganado, pues, dadas las reglas de la sana crítica, el consumidor medio al. hacer alusión a los signos acudirá al uso de las palabras por encima de la descripción de una imagen, que en el presente caso no es única, llamativa o lo suficientemente distinta, si se tiene en consideración que se trata, como ya se mencionó, de cabezas de ganado usadas en la comercialización de productos como carne. En ese sentido, dado que el elemento preponderante en ambos signos es el nominativo, el cotejo deberá continuarse aplicando las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de esta clase de marcas2, esto es, analizando los signos en conjunto, de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y no en las diferencias, desde el punto de vista del consumidor medio.

Andina para el cotejo de esta clase de marcas2, esto es, analizando los signos en conjunto, de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y no en las diferencias, desde el punto de vista del consumidor medio. Al aplicar esas reglas al caso concreto, se concluye que entre los signos analizados existe similitud, pues la pasiva reproduce la totalidad de la parte nomina tiva del signo de la demandante, esto es, CLUB GANADERO, salvo por la inclusión de las palabras "Res. Cerdo. Pollo. Pescado -fi v más ... " y "La Esmeralda", las cuales corresponden a elementos descriptivos que no atribuyen mayor distinción al signo acusado como infractor. Lo anterior, sumado a que el objeto social de la demandada consiste en el comercio al por menor y mayor de carnes, pescado, pollo y lácteos, al igual que su importación y exportación, entre otras actividades, como se observa a folio 5 del cuaderno 2 y en los elementosdescripticos de su signo distintivo, se concluye que la sociedad CLUB GANADERO LA ESMERALDAS.AS. usa en el comercio la expresión CLUB GANADERO en la comercialización de productos y servicios que se encuentran incluidos en las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en esa medida, amparados por los registros marcarios de la demandante. 3.3. El riesgo de confusión o asociación: Por lo anterior, corresponde a continuación determinar si la situación descrita representa un riesgo de confusión para los consumid ores. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia narcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y. otro, a la que puedan

riesgo de confusión para los consumid ores. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia narcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y. otro, a la que puedan ser inducidos los consum idores por no existir en el sjgno la capacidad suficiente para ser distintivo 3. ·- • • En este sentido, dicho Tribunal ha sostenido_ que la identidad o.semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo _dEl identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que imp.nca la existencia de. un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribUya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4. Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende princi palmente de dos factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismos considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior, existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión "(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o 2 Ibídem. 3Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004.

por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o 2 Ibídem. 3Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004. 4 Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 109-/P-2002.

5SENTENCI. ,'!111!1N 1 o. '. @ () 1 . • '• H . Afi _____ DE'2019 oja Nº. 6

J O EfiE ?019 . . . . ... semejanza entre /os signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos''5_ A partir de lo anterior y con base en las pruebas aportadas, el Despacho encuentra que en el presente asunto se encuentra acreditado un riesgo de confusión indirecto entre las marcas mixtas de la demandante y el signo utilizado por la sociedad demandada, tanto por la similitud o semejanza existente entre estos, la cual fue estudiada anteriormente, como porque el signo utilizado por la demandada, distingue productos y servicios semejantes a los amparados por los registros marcarías con certificados número 490478 y490479, esto es, la comercialización de carne de res, cerdo, aves y pescado, lo que podría llevar a los consumidores a acceder a los servicios o productos de la demandada pensando, erróneamente, que.se trata de los del origen empresarial de la demandante. Así, este Despacho concluye que en el caso bajo estudio la sociedad demandada infringió los derechos de prppiedad industrial derivados de los registros marcarías de la demandante con certificados número 490478 y 490479, en aplicación de lo consagrado en el literal d) del artíct11'"1.

derechos de prppiedad industrial derivados de los registros marcarías de la demandante con certificados número 490478 y 490479, en aplicación de lo consagrado en el literal d) del artíct11'"1. 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000, que habilita al titular de una marca para impedÍl---.i -fi terceros "usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro".

4. La indemnización de perjuicios causados con la. infracción de derechos de propiedad ind ustrial.

Sobre la base de lo anterior, se procederá entonces al estudio de la pretensión segunda consistente en lo siguiente: "Que condene [se] a la accionada a pagar de forma (sic) una indemnización por valor de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor que estime éste despacho conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas de que trata el Decreto 2264 de 2014 en virtud del daño causado al no haber pagado un precio por una licencia de la marca mixta "CLUB GANADERO" a la titular de la misma" (fl. 28 cdno. 2) Al resolver esta pretensión, el Despacho aprovechará la oportunidad para reiterar su postLr.-.. sobre la indemnización dé perjuicios en materia de infracción a derechos de propiedad industrial. Lo anterior, implica que en esta sentencia se efectúen varias precisiones teóricas acerca del tema, se rememoren algunas posturas sostenidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y se exponga con detalle la postura que este Despacho asumió en Sentencia No. 16 00 del27 de diciembre de 2018.

tema, se rememoren algunas posturas sostenidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y se exponga con detalle la postura que este Despacho asumió en Sentencia No. 16 00 del27 de diciembre de 2018. 4.1 . Algunas posturas recientes· y relevantes acerca de la indemni zación de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad ind ustrial. En sentencia de 15 de junio de 2016 proferida en el expediente No. 2015-170623, este Despacho hizo un análisis del 8rtículo 243 de la Decisión 486 de 2000, a fin de precisar su contenido. La norma dice lo siguiente: "Artículo 243.-Para efectos de calcular la indemnizáción de daños y perjuicios se tomará en cuenta, .entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de -. la infracción; 5 Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015 . 6SENTENCIA No. e íl ¡j 1 DE 2d19 Hoja Nº . 7 1 a ENE 2019 b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido".

En : tal providencia, se explicó que los "criterios" que se encuentran enlistados en la norma transcrita corresponden en realidad a tipologías de daño, razón por la cual, a) daño emergente y lucro cesante, b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y c) el precio que el

transcrita corresponden en realidad a tipologías de daño, razón por la cual, a) daño emergente y lucro cesante, b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de propiedad industrial, pues así lo estableció el legislador comunitario. Además de lo anterior, se dejó claro en aquella sentencia que los mencionados daños en todo caso deben demostrarse, pues de ninguna manera opera sobre ellos algún tipo de presunción. fi fia tesis expuesta en el fallo de 15 de junio de 2016 fue reiterada por este Despacho en varias oportunidades siendo replicada en otros procesos por infracción de derechos de propiedad industrial. Sin embargo, en sentencia de 1. de octubre de 2018 proferida dentro del expediente 2018-101291 se afirmó que "la infracción a un derecho de propiedad intelectual, como lo sería el ejercido sobre una marca, causa per se un daño" y se agregó que en aquel puntual caso la demandante sufrió un daño "consistente en el atentado a las facultades exclusivas que tenía para controlar la explotación de sus marcas y beneficiarse patrimonialmente de estas, como hubiera sido en caso de que hubiera concedido una licencia de uso a la hoy infractora, lo cual, evidentemente no fue posible por la conducta ilegal por la cual se usurparon las marcas de la demandante". Dicho lo anterior, el juez procedió a la cuantificación del daño con base en el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Esta tesis, fue rápidamente reevaluada en sentencia de 9 de octubre de 2018 proferida dentro

demandante". Dicho lo anterior, el juez procedió a la cuantificación del daño con base en el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Esta tesis, fue rápidamente reevaluada en sentencia de 9 de octubre de 2018 proferida dentro del expediente No. 2015-298997, en la que este Despacho hizo varias precisiones teóricas, para _ lo cual explicó que no se puede confundir la infracción del derecho con las consecuencias derivadas de dicha infracción, pues son estas últimas, y no la primera, las indemnizables. fiambién se afirmó allí que, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del C.G.P., ,___ -iuien alegue haber sufrido un daño como consecuencia de una infracción debe demostrar que lo sufrió, pues solo así se le podrá reconocer una indemnización. Finalmente, se advirtió que en la legislación colombiana, no existe ninguna norma que establezca una presunción de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial o una norma que releve al demandante de dicha prueba dentro del proceso; de tal suerte que el solo hecho de la infracción no debe llevar a asumir o a presumir que se ha causado un daño. Finalmente en sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida dentro del expediente No. 2016240789 se avanzó en el entendimiento sobre los daños y perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. En esta oportunidad, se hizo una diferenciación entre el concepto de daño y el concepto de perjuicio y se delimitó el contenido de cada uno de ellos. Es importante resaltar que allí se reiteró la fundamental idea de la necesidad de demostración tanto del daño como del perjuicio, puesto que ninguna norma avala la posibilidad de su presunción.

importante resaltar que allí se reiteró la fundamental idea de la necesidad de demostración tanto del daño como del perjuicio, puesto que ninguna norma avala la posibilidad de su presunción. 4.2. La actual postura en esta materia a partir de la Sentencia 1600 del 27 de diciembre de

2018. • • Tal como se anunció, se procederá en esta sentencia a concretar la postura que en adelante se sostendrá dentro de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial.

7SENTENCIA'ff";· ------ DE 2019 Hoja Nº. 8\1 b tNt "20\9 Con este fin, es importante partir del pertinente contenido del fallo de 12 de diciembre de 2018 en lo que respecta a la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de "daño" y "perjuicio". 4.2.1. El daño: Sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en "la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio. •'6 Al ser aplicada la anterior definición a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, debe afirmarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Lo anterior, en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a '"' exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. '--' fiostenta el titular. Lo anterior, en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a '"' exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. '--' fi4.2.2. El perjuicio: Respecto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como "la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del ( .. .) petjuicio que el daño ocasionó (. . .)7". En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al art. 167 C.G.P. y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba. 4.2.2.1. El contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000: Unido a este tema, se encuentra el relativo al contenido del artículo 243 de la Decisión 486 . , ...... ..>fi / 2000, en el cual se establece lo siguiente: "Artículo 243. - Para efectos de calcular la indemnización de daños y pe/juicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente Y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción-' o, c) el pr<:,cio que fil infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual teniendo en cuefita el valor ?omercial del derecho infringido y las licencias contractualefi que ya se hubieran concedido".

c) el pr<:,cio que fil infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual teniendo en cuefita el valor ?omercial del derecho infringido y las licencias contractualefi que ya se hubieran concedido". Al respecto, si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que en su enfia?fizado_ se h?.bl_a ace,fica de unos criterios para calcular la indemnización de daños y per1u1c1o s. Dichos entenas aparecen separados en tres literales. 6 CSJ, se, 6 de abril de 2001, rad. 5502. 7 Ídem. 8~' , '" ;i,1:.'; • SENTENCIA No. --fiO_O_ii_· DE 201.9 Hoja Nfi. 9 1 O ENE 2019 Sin embargo, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra "criterios" está haciendo referencia en realidad a "tipologías de perjuicios", pues es evidente que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a ello, como lo deja claro el art. 16 14 del Código Civil, según el cual, "Entiéndase por daño emergente el pe,juicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento". Partiendo de esa idea, se compadece con la lógica concluir que los demás "criterios" contenidos en los literales "b" y "c", también corresponden, en realidad, a tipologías de perjuicio como ocurre

cumplimiento". Partiendo de esa idea, se compadece con la lógica concluir que los demás "criterios" contenidos en los literales "b" y "c", también corresponden, en realidad, a tipologías de perjuicio como ocurre con el literal "a", pues entenderlos de forma distinta restaría