SIC - Sentencia 1228 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA

---•--------MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá, D.C., L1 8 AGO 2015 • &:fi-;- - 1 2 2 8 Sentencia No. Proceso Abreviado por Competencia Desleal Expediente No. 09054397

Demandante: Compagnie Gervais Danone y Danone Alquería S.A.

Demandado: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante: DANONE) y DANONE ALQUERÍA S.A. (en adelante: DANONE ALQUERÍA) contra ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante: ALPINA), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes:

1. ANTECEDENTES: 1.1. Los hechos de la demanda: Luego de hacer referencia a la relación existente entra las dos empresas que integran el extremo demandante y de cómo participan en el mercado de los productos lácteos, afirmó la parte demandante que durante las décadas de 1970 y 1980 incursionó en "/os cinco continentes, constituyéndose en el conglomerado de productos lácteos frescos más importantes del mundo", a lo que agregó que sus distintas marcas han sido promocionadas masivamente en el mundo, para lo que ha invertido "cuantiosos recursos en la creación, desarrollo, promoción y protección de sus marcas, y en el posicionamiento de las mismas", hasta llegar a ser una de las

distintas marcas han sido promocionadas masivamente en el mundo, para lo que ha invertido "cuantiosos recursos en la creación, desarrollo, promoción y protección de sus marcas, y en el posicionamiento de las mismas", hasta llegar a ser una de las 100 mejores marcas del mundo según la revista Business Week. Acto seguido, señaló que antes de ingresar al mercado colombiano tenía presencia en el mercado latinoamericano en los países de Argentina, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador y Chile y, además, que sus marcas eran promocionadas por ''los distintos canales de cable que transmiten su señal al territorio colombiano". Prosiguió haciendo hincapié en que sus productos son el resultado de arduas y costosas investigaciones, que se remontan a "casi 100 años de historia". A continuación, se refirió a la inversión que realizó para la construcción de la planta de producción ubicada en el municipio de Cajicá, en la cual se fabrican los productos que comercializa con la marca DANONE. Una vez dicho lo anterior, se refirió a su política comercial de "Marketing Mix", que, dijo, "comprende no solo las marcas, logotipos, envases, códigos de colores y publicidad, sino también la forma de presentar el problema que el producto pretende solucionar, y la forma de presentar la solución misma", la cual, a su juicio, ha sido aprovechada por la demandada ''para copiar y/o imitar" las prestaciones mercantiles de DANONE. Dicho esto, se refirió a la sociedad demandada y a su liderazgo en el mercado nacional de productos lácteos, circunstancia que los hace competidores en dicho escenario, incluso, en el ámbito internacional.Página 2 de 45 Sentendi;0-_-_1_2_2_8_de 2015 l18 AGO 2015·

nacional de productos lácteos, circunstancia que los hace competidores en dicho escenario, incluso, en el ámbito internacional.Página 2 de 45 Sentendi;0-_-_1_2_2_8_de 2015 l18 AGO 2015· Advirtió que "hace 10 años, DANONE sostuvo conversaciones directas con los accionistas de ALPINA a efectos de realizar una alianza similar a la que hoy tiene con Alquería" y que, no obstante tales negociaciones no se concretaron, dicha situación da cuenta del conocimiento que la pasiva tiene de los productos y marcas de DANONE, así como de su estrategia de "Marketing Mix". Acusó a ALPINA de actuar de "forma desleal y contraria al correcto comportamiento de un competidor" por haber solicitado registros de marca sobre expresiones "idénticas y estrechamente similares" a las de DANONE y, también, por imitar sus prestaciones mercantiles como lo serían, según dijo, sus "denominaciones, empaques y elementos publicitarios". Al respecto, en el hecho 19 de la demanda, afirmó que ALPINA imitó "no solamente marcas, sino también, varias de las prestaciones mercantiles de DANONE, incluyendo el Marketing Mix de sus productos". Así, en el hecho 28 cuestionó de ALPINA el haber "solicitado en forma reiterada registros de marca sobre expresiones idénticas y estrechamente similares a marcas protegidas y usadas por DANONE en el ámbito internacional" y, a renglón seguidohecho 29afirmó que también "ha imitado prestaciones mercantiles de DANONE, tales como denominaciones, empaques· y elementos publicitarios protegidos por derechos de autor, los cuales hacen parte del Marketing Mix originalmente desarrollado por DANONE para cada producto".

hecho 29afirmó que también "ha imitado prestaciones mercantiles de DANONE, tales como denominaciones, empaques· y elementos publicitarios protegidos por derechos de autor, los cuales hacen parte del Marketing Mix originalmente desarrollado por DANONE para cada producto". En el hecho 31 de la demanda DANONE presentó la siguiente tabla, la cual da cuenta, según dijo, de la preexistencia de sus marcas en el mundo y su posterior registro o uso por parte de ALPINA en Colombia:

BIO DANONE BIOALPINA

(Reg. Fr. 93/491396, 9 de noviembre (Reg. 315293 del 26 de Octubre de 2005) de 1993)

DANONE ACTIV ALPINA ACTIV

(Reg. Fr. 003000341, 7 de Enero del (Reg. 335555 del 4 de enero de 2007) 2000)

ACTIVIA ALPINA ACTIVO

(Reg. Fr.99/788324, 23 de abril de (Reg. 299876 del 6 de diciembre de 2004) 1999)

BIO ACTIVIA BIO-ACTIVO

(Reg. Fr 93/491396, 9 de noviembre (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005) de 1993)/ (Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de 2000)

ACTIVIA BIO-ACTIVO

(Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005) 2000)

VITALIS ALPINA VITALIS

(Reg. Fr. 91/530791, 28 de julio de (Reg. 322728 del 30 de marzo del 2006) 1994)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS ALPINA YOX CON DEFENSIS

VITALIS ALPINA VITALIS

(Reg. Fr. 91/530791, 28 de julio de (Reg. 322728 del 30 de marzo del 2006) 1994)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS ALPINA YOX CON DEFENSIS

(Reg. Fr. 013136585, 12 de (Reg. 352758 del 12 de marzo de 2007) diciembre de 2001) (Reg. 352759 del 12 de marzo de 2007) (Reg. 352760 del 12 de marzo de 2007)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS DEFENS

(ReQ. Fr. 013136585, 12 de (ReQ. 365573 del 4 de enero de 2007)Página 3 de 45 fifi--1228 Sentencia Nº ____ de 2015 .J 8 AGO 2015" diciembre de 2001)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS DEFENSIS

(Reg. Fr. 013136585, 12 de (Reg. 298569 del 16 de noviembre del diciembre de 2001) 2004)

IMUNITASS INMUNITAS

(Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre (Reg. 298568 de 16 de noviembre de de 1997) 2004)

IMUNITASS INMUNIS

(Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre (Reg. 298567 de 16 de noviembre de de 1997) 2004)

MI PRIMER DANONE MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007) 1994) Registro "Man Premier"

MY FIRST DANONE MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Fr. 96625903, 17 de mayo de (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)

1994) Registro "Man Premier"

MY FIRST DANONE MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Fr. 96625903, 17 de mayo de (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007) 1996) Registro "Man Premier"

MON PREMIER DANONE MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007) 1994) Registro "Man Premier"

LICUADO LICUADO

(Reg. Fr. 003013812, 13 de marzo de (USO) 2000) DANONINO 4x4 ALPINITO 4x4 (Publicitado en TV el 5 de Febrero de (Sol. 07023438, 8 de marzo de 2007) 2007)

LICUAMIX LICUAMIX

(USO 2004) (Reg. 355555, julio de 2005) En relación con el producto ACTIMEL señaló que fue comercializado por primera vez en el año 1994 en Bélgica y que registró la marca en Colombia el 23 de junio de

1999. Acto seguido detalló las características de este producto y afirmó que usa los nombres DEFENSIS® e IMUNITASS® "para identificar la bacteria L. Casei específica usada dentro del producto ACTIMEL", los cuales usa en conjunto con la marca ACTIMEL de la siguiente manera en diferentes países:Página 4 de 45

Sentenc;J.;.::_ -- 1 2 2 8 de 2015 fi18 AGO 2015 Al respecto, enfatizó que "DEFENSIS® e IMUNITASS® son marcas creadas por DANONE para singularizar la bacteria L. Casei". Sobre este punto, aclaró que las expresiones DEFENSIS® e IMUNITASS® "no son

Al respecto, enfatizó que "DEFENSIS® e IMUNITASS® son marcas creadas por DANONE para singularizar la bacteria L. Casei". Sobre este punto, aclaró que las expresiones DEFENSIS® e IMUNITASS® "no son propias de la denominación del lactobacilo L. Casei", sino que se trata de identificadores creados por DANONE para singularizarlo. En cuanto a su imitación, señaló que ALPINA solicitó el 16 de noviembre de 2004 en Colombia la marca DEFENSIS y, en marzo del año 2007, lanzó su producto YOX CON DEFENSIS, que es un sustituto de ACTIMEL. Cuestionó, además, que el 30 de noviembre del año 2007 solicitó el registro de la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS en la clase 29 internacional. El producto al que se refiere es el siguiente: También reprochó de ALPINA el registro de las expresiones INMUNITAS e INMUNIS, dada su proximidad con la marca IMUNITASS® de DANONE, las cuales, en dicho de la actora, tienen una proximidad innegable, impidiendo con ello "o por lo menos retrazando (sic), el lanzamiento del producto ACTIMEL en Colombia". Además de lo anterior, dijo que "la estrategia imitativa desleal se extendió a otros elementos que hacen parte del "Marketing Mix" del producto ACTIMEL", particularmente, en lo que se refiere a "/os elementos de comunicación audiovisual originalmente desarrollados internacionalmente por DANONE", ya que ALPINA "no tuvo reparo alguno en reproducir los elementos esenciales" de la campaña publicitaria desplegada, en 2006, a nivel internacional por DANONE para el producto ACTIMEL, cuando en el año 2007 lanzó en Colombia el comercial televisivo para

tuvo reparo alguno en reproducir los elementos esenciales" de la campaña publicitaria desplegada, en 2006, a nivel internacional por DANONE para el producto ACTIMEL, cuando en el año 2007 lanzó en Colombia el comercial televisivo para promocionar el producto YOX con DEFENSIS, el cual procedió a relatar cuadro por cuadro. En el mismo sentido, cuestionó el "comercial Stress de Yox", al compararlo con la pieza publicitaria ''Actimel Jasp Hombre", así como otras piezas publicitarias en las que, según dijo, ALPINA utiliza el mismo concepto que previamente había sido usado por DANONE, aspectos que consideró suficientes para "vislumbrar un patrón de imitación de elementos propios y originales del Marketing Mix de ACTIMEL". Concluyó esta acusación señalando que el uso de dichos elementos no era necesario para la promoción y comercialización del producto de ALPINA.SentenJPafiC:: - l 2 Z B Página 5 de 45 de 2015 .18 AGO 2015' En cuanto su producto (yogurt) denominado LICUAMIX afirmó que desde el año 2004 lo comercializa en México y que ALPINA -que también participa en ese mercadosolicitó en Colombia, el año 2005, el registro de la marca LICUAMIX en la clase 29 (que incluye la categoría de yogures), lo cual, según dijo, se constituye en un obstáculo para la comercialización en Colombia del producto LICUAMIX de

DANONE.

Del producto LICUADO denunció que DANONE es titular de dicha marca en otros países, sin embargo, que ALPINA, al comercializar en Colombia un yogurt que identifica con esa marca, está obstaculizando el ingreso al mercado de ese producto de DANONE.

DANONE.

Del producto LICUADO denunció que DANONE es titular de dicha marca en otros países, sin embargo, que ALPINA, al comercializar en Colombia un yogurt que identifica con esa marca, está obstaculizando el ingreso al mercado de ese producto de DANONE. DANONE afirmó que su "producto faro" a nivel mundial es ACTIVIA -antes B1O-, el cual se comercializa en alrededor de 78 países y que, "antes de ingresar al mercado colombiano" se comercializaba bajo las siguientes presentaciones "cuchareable" y "botella": Así mismo, que ALPINA, en forma desleal, solicitó en Colombia el registro de las marcas ALPINA B1O, B1O ALPINA, B1O ACTIVO, ALPIACTIV y ALPINA ACTIV y, que el mes de octubre de 2007, lanzó al mercado su producto REGENERIS, que es un sustituto de ACTIVIA. El producto fue ofrecido por ALPINA en las siguientes presentaciones "botella familiar" y "vaso no cuchareable": Está presentación de ALPINA, en sentir de DANONE, imita sus prestacionesPágina 6 de 45 e·ª - - 1 2 2 8 1 8 AGO 2015 Sentencia Nº ____ de· 2015 &i:I mercantiles consistentes en el color verde que, según dijo, no es un elemento de uso común en la categoría de yogures funcionales, la línea amarilla que bordea la parte inferior de la marca, la combinación de esos colores verde-amarillo, la distribución de los elementos en la etiqueta y, por último, el uso de una flecha que evoca los beneficios del producto -mejoramiento del tracto intestinal-. De otra parte, señaló que luego del lanzamiento del producto ACTIVIA en Colombia,

los elementos en la etiqueta y, por último, el uso de una flecha que evoca los beneficios del producto -mejoramiento del tracto intestinal-. De otra parte, señaló que luego del lanzamiento del producto ACTIVIA en Colombia, que ocurrió el mes de feprero de 2008, en las presentaciones "botella individual" y "vaso cuchareable" que se muestran a continuación: ALPINA modificó la tonalidad verde utilizada en su producto REGENERIS "para acercarlo mucho más al pantone utilizado p9r DANONE". El mes de junio de 2008, lanzó la versión "cuchareable" de REGENERIS, en un empaque del mismo tamaño, color, idéntica distribución de elementos tales como la cuchara, frutas, marcas, flecha y líneas amarillas, así: Adicionalmente, el mes de julio de 2008, ALPINA lanzó la presentación "botella individual" del producto REGENERIS. El mes de noviembre de 2008, DANONE lanzó al mercado colombiano el productoPágina 7 de 45 Sentencia Nº ____ de 2015 • .J ti AGO 2015 l. ACTIVIA 0% grasa, en el siguiente empaque: Días después, ALPINA lanzó el producto REGENERIS 0% grasa en la siguiente presentación: Según DANONE, ALPINA también ha imitado sus prestaciones usadas en publicidad, tal es el caso del concepto que representa la flecha que apunta hacia abajo. Según la demandante, DANONINO 4x4 es un postre lácteo para rnnos que comercializa en Argentina, México, Brasil y España desde el año 2004. Igualmente afirmó que implementó la expresión "4x4" "para presentar al consumidor los cuatro elementos principales del producto (vitaminas, proteínas, hierro y calcio" y que ésta,

comercializa en Argentina, México, Brasil y España desde el año 2004. Igualmente afirmó que implementó la expresión "4x4" "para presentar al consumidor los cuatro elementos principales del producto (vitaminas, proteínas, hierro y calcio" y que ésta, por no ser comúnmente utilizada en ese mercado, constituye "un elemento original e indispensable del producto ... y hace parte de todo el Marketing Mix".Página 8 de 45 Sentenfficf? - 1 2 2 8. de 2015 :1 8 AGO 2015 Denunció que ALPINA, el 8 de marzo de 2007, solicitó en Colombia el registro de la marca ALPINITO 4x4 y que, con ese título de propiedad, ALPINA ''tiene licencia para utilizar uno de los elementos principales del Marketing Mix" de su producto y, además, que tal circunstancia originó la pérdida del carácter singularizador de dicha expresión dentro del mercado de los productos lácteos. También señaló que ALPINA "copió la forma en que DANONE representa gráficamente el concepto de 4x4 en su etiqueta, al incluir dentro de su empaque cuatro cubos que evocan la presencia de cuatro elementos característicos del postre lácteo, cuestión que DANONE había hecho desde ya varios años en el ámbito internacional". Finalmente, se refirió al supuesto bloqueo de las marcas VITALIS y MI PRIMER DANONE por parte de ALPINA. Al resecto, afirmó ser titular de la marca VITALIS en Francia desde el 6 de enero de 1995, la cual utiliza para identificar el fermento utilizado en un yogurt bajo en grasa qUe identifica con el signo TAILLEFINE. Arguyó que cuando era inminente su entrada

1995, la cual utiliza para identificar el fermento utilizado en un yogurt bajo en grasa qUe identifica con el signo TAILLEFINE. Arguyó que cuando era inminente su entrada al mercado colombiano, ALPINA registró la marca ALPINA VITALIS (gráfica) para la clase 32 internacional, que utiliza para identificar su producto FRUTTO CON VITALIS, además, el 27 de diciembre de 2007 solicitó la marca FRUTTO CON

VITALIS.

Asimismo, señaló que desde el 13 de diciembre de 2001 es titular en México de la marca MI PRIMER DANONINO y en Francia desde el 17 de mayo de 2006 de la marca MON PREMIER DANONE, adicionalmente, que la marca MI PRIMER DANONE se encuentra registrada en más de 32 países. En Colombia solicitó esta marca el 4 de mayo de 2007. Por su parte, ALPINA solicitó el registro de la marca MI PRIMER ALPINITO el 8 de marzo de 2007. 1.2. Pretensiones: La parte actora, en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta que imputó a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 7° (prohibición general) y 14 -en lo que se refiere a la imitación sistemáticade la Ley 256 de 1996.Página 9 de 45

Sentenfi: " -_l 2_2_8 - de 2º15.J B AGO 2015fi En consecuencia, pidió que se profieran ciertas órdenes tendientes a remover los efectos de los actos denunciados, a indemnizar los perjuicios ocasionados por dichas conductas y, finalmente, que se le ordene a la pasiva abstenerse de volver a

En consecuencia, pidió que se profieran ciertas órdenes tendientes a remover los efectos de los actos denunciados, a indemnizar los perjuicios ocasionados por dichas conductas y, finalmente, que se le ordene a la pasiva abstenerse de volver a ejecutarlas. 1.3. Admisión y contestación de la demanda: Mediante Auto No. 7 de 201 O se admitió la demanda reformada (fls. 124 y 125, cdno. 15). ALPINA contestó la demanda _oponiéndose a sus pretensiones, advirtiendo, en resumen, que "e/ desarrollo publicitario sobre el cual la sociedad demandante busca endilgarse derechos exclusivos, obedece a una forma de comunicación comúnmente utilizada por /as diferentes empresas que han incursionado en el campo de los alimentos funcionales, quienes con sus presentaciones y formas de comunicación, han creado una cultura de difusión para el conocimiento de sus productos". Adicionalmente, formuló las excepciones de fondo que denominó "licitud de la conducta", "ejercicio legítimo de [sus] derechos", haciendo referencia a las marcas de las cuales es titular y ''prescripción"1. Respecto de la primera, afirmó que su conducta es una respuesta a la tendencia del mercado de las bebidas lácteas en el mundo, dadas las necesidades expresadas por los consumidores, quienes han mostrado una tendencia de "regreso a lo natural", para lo cual buscan productos que representen beneficios para el cuerpo y la salud. Realidad a la que, como líder del mercado de los productos lácteos en Colombia, no podía ser ajena, por lo cual, a partir de 2007 incursionó en el campo de los productos funcionales. Lo propio sucedió en diferentes países del mundo, por ejemplo, en

Realidad a la que, como líder del mercado de los productos lácteos en Colombia, no podía ser ajena, por lo cual, a partir de 2007 incursionó en el campo de los productos funcionales. Lo propio sucedió en diferentes países del mundo, por ejemplo, en Chile, YOPLAIT lanzó 810 PLUS y SOPROLE lanzó NEXT; en Perú, LÁCTEOS GLORIA lanzó GLORIA PUS y PRODEFENSIS y, en Brasil, la empresa NESTLE lanzó NESVITAL y CHAMITO y la empresa YAKULT lanzó su producto YAKULT. En adición, señaló que no fue la primera empresa en Colombia que incursionó en el mercado de los productos funcionales, pues también en el 2007 PARMALAT lanzó su producto VAALIA enriquecido con bifidubacterium BB-12 y lactobacillus acidophilus, cuya función es mejorar la flora intestinal y mantener el equilibrio de las funciones digestivas. Sostuvo además que estos desarrollos no son exclusivos de DANONE, quien a pesar de tener una trayectoria en dicho segmento del mercado, no fue la primera empresa que incursionó en el uso de bacterias como fuente para enriquecer las propiedades de sus productos, pues quien lo hizo desde 1935 fue la empresa de origen Japonés

YAKULT.

Así, con el lanzamiento de sus productos YOX y REGENERIS lo que hizo fue implementar desarrollos previamente aplicados por intervinientes del mercado de los productos lácteos en el mundo, mediante el uso de bacterias diferentes a las usadas por YAKUL T e, incluso, el mismo DANONE, por lo que dicho acto no puede ser catalogado como.,un acto de competencia desleal ya que como lo ha manifestado el Tribunal Superior de Bogotá, "/a libertad de empresa está protegida en Colombia e incluye la posibilidad de que un competidor en el mercado pueda incursionar con

catalogado como.,un acto de competencia desleal ya que como lo ha manifestado el Tribunal Superior de Bogotá, "/a libertad de empresa está protegida en Colombia e incluye la posibilidad de que un competidor en el mercado pueda incursionar con 1 Mediante Auto No. 1984 de 2009 el Despacho aclaró que esta excepción, obrante en el cuaderno 13, se decidiría en la Sentencia. ./,fiSentenc&fi0- - 1 2 2 8 de 2015 Página 1 O de 45 1 8 AGO 2015J productos que sean iguales o similares a aquellos que ya se encuentran en el mercado". En este orden de ideas, apuntó que es equivocado pensar que por el hecho de tener una participación anterior en el mercado con un determinado producto ( que no es un desarrollo único ni pionero) se pueda entorpecer el libre desarrollo de la competencia económica, impidiendo que las empresas nacionales incursionen en dicho mercado como respuesta a una tendencia mundial, pues lo anterior conllevaría agotar la competencia, ya que estaría vedado a cualquier empresa entrar a participar en un determinado nicho, mediante la comercialización de un producto que previamente haya sido desarrollado por otro competidor, cuando a éste no lo protege ningún derecho de patente ni otro tipo de propiedad industrial. Afirmó que DANONE pretende edificar su acusación sobre un Marketing Mix, que carece de cualquier clase de reconocimiento entre las figuras que componen la propiedad industrial, ya que no es una patente, ni un secreto, además, el uso de los elementos en que se basan las "coincidencias", no corresponden a una imitación en tanto que se trata del uso de unos elementos que en el mundo se han hecho característicos para esta clase de artículos, teniendo en cuenta el uso continuado de

elementos en que se basan las "coincidencias", no corresponden a una imitación en tanto que se trata del uso de unos elementos que en el mundo se han hecho característicos para esta clase de artículos, teniendo en cuenta el uso continuado de los mismos por las empresas que en el mundo antes que la demandada han participado en la explotación de ese mercado. En cuanto al uso de colores, palabras, tamaños y presentaciones por parte de ALPINA dentro de la gama de productos funcionales, señaló que lejos de pretender evocar a DANONE, corresponde a la nacionalización de unos conceptos comúnmente usados por la comunidad alimentaria internacional, para resaltar las características de nuevos productos ofrecidos, frente a las características tradicionales. Concluyó afirmando que la División de Signos Distintivos de la SIC, al momento de resolver las solicitudes de marca presentadas por DANONE y ALPINA, ha sido enfática en señalar que no es posible otorgar exclusividad frente al uso de expresiones con las cuales se busca hacer referencia a características propias de los productos que pretenden identificar, como sucede con las expresiones "DEFENSIS, ACTIVO y V/TAUS", casos en los cuales la SIC ha establecido que los titulares de dichos signos no pueden válidamente prohibir que otros actores de comercio hagan uso de ellos dentro de sus marcas, siempre que no generen riesgo de confusión. Con relación a la segunda de las excepciones planteadas, manifestó que todas sus actuaciones fueron realizadas para el impulso de sus productos, se encuentran respaldadas y obedecen al ejercicio de sus derechos legítimos otorgados por la División de Signos Distintivos de la SIC. En ese orden, equivocado resulta alegar que ALPINA se dedica a usurpar marcas de

respaldadas y obedecen al ejercicio de sus derechos legítimos otorgados por la División de Signos Distintivos de la SIC. En ese orden, equivocado resulta alegar que ALPINA se dedica a usurpar marcas de propiedad de DANONE, pues lo que hace es ejercer los derechos concedidos a su favor por la autoridad competente, por lo que obligar a ALPINA que se abstenga de ejercer su derecho legítimo desencadenaría un sin número de perjuicios en su contra, al tiempo que constituiría una usurpación de la competencia por parte de este Despacho por cuanto dentro de sus funciones no está conocer este tipo de solicitudes que corresponden al Consejo de Estado. Por último, afirmó que si hubiera tenido la intensión de entorpecer la entrada al mercado de DANONE simplemente hubiera solicitado la cancelación de sus marcas por no uso lo que, a su juicio, evidencia la buena fe comercial de ALPINA.,,.- . •- - -Sentenci'1tr -- Página 11 de 45 1 2 2 8 de 2015 .J B AGO 201r • Finalmente, sustentó la prescripción en el hecho de que, en resumen, las pretensiones de ALPINA giran en torno a las solicitudes marcarias de los signos distintivos "que forman parte integral del patrimonio inmaterial de DANONE", en el sentido de que se considere que tal circunstancia tiene la vocación de imitarlo de manera sistemática. Sin embargo, afirmó que DANONE tuvo conocimiento de ello en diferentes oportunidades, las cuales comparten un elemento común consistente en que en todos los casos ALPINA se enteró de la solicitud de registro con más de dos años de anterioridad a la presentación de la acción declarativa, por lo que, en su

diferentes oportunidades, las cuales comparten un elemento común consistente en que en todos los casos ALPINA se enteró de la solicitud de registro con más de dos años de anterioridad a la presentación de la acción declarativa, por lo que, en su sentir, operó la prescripción ordinaria a que se refiere el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, en tanto que las últimas marcas que registró ALPINA, se publicaron el 30 de abril del 2007, luego la demanda debió presentarse antes del 30 de abril del 2009, no obstante, fue presentada "2 años, 1 mes y 5 días después de la última solicitud marcaria". 1.4. Trámite procesal: Por medio del Auto No. 3204 del 7 de febrero de 2012 (fl. 27, cdno. 16) las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fls. 35 a 39, cdno. 16). Mediante Auto No. 11584 del 23 de abril de 2012 (fls. 43 a 56, cdno. 16) se decretaron las pruebas del proceso y, posteriormente, a través del Auto No. 25760 del 14 de agosto de 2013, se corrió traslado para alegar de conclusión. En dicha oportunidad las partes invocaron las pruebas que, según su parecer, confirman los postulados de sus escritos introductorios y, por ende, solicitaron que la presente sentencia les sea favorable a sus intereses.

2. CONSIDERACIONES: Agotadas las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes

términos: 2.1 . Prejudicialidad:

Agotadas las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos: 2.1 . Prejudicialidad: La parte demandada formuló una solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, con fundamento en el numeral 1° del artículo 170 del C. de P.C. (fl. 34 cdno. 16. Min. 4:2 8 a 4:41 ), consistente en que los mismos hechos -relacionados con los comerciales de YOXestán siendo debatidos en un proceso penal por el presunto delito de violación a los derechos de autor. Debe señalarse, en primer lugar, que el inciso 2° del artículo 171 del C. de P. C. dispone que la suspensión contenida en el numeral 1 ° del artículo 170 del mismo Código únicamente se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso. Adicionalmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de indicar que son dos los requisitos que el juez debe tener en cuenta al momento de decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad penal en materia civil, "1) Que se haya iniciado un proceso penal, y 2) Que este influya necesariamente en la decisión del civil',2_ Respecto del primero, también señaló que la denuncia no conlleva necesariamente a la iniciación de un proceso penal por lo que es necesario demostrar en sí mismo su existencia, la cual, en el caso de la Ley 600 de 2000 ocurre con la resolución de apertura emitida por la Fiscalía General de la Nación y, 2 Corte Constit uciona l. Sentencia T-51 3 de 19 93. MP HER NANDO HER RERA VERGARA.Página 12 de 45

ocurre con la resolución de apertura emitida por la Fiscalía General de la Nación y, 2 Corte Constit uciona l. Sentencia T-51 3 de 19 93. MP HER NANDO HER RERA VERGARA.Página 12 de 45 - -- -1 2 28 SentencNP•N-'L-_. _. ___ de 2015 t.l B AGO 2015 • en el caso de la Ley 906 de 2004, ocurre con la formulación de imputación que hace el fiscal ante el juez penal. En este sentido, si se tiene en cuenta que la parte demandada omitió la carga de aportar prueba de la existencia del proceso penal en los términos que han sido precisados, es imposible determinar que cualquiera de los anteriores eventos se hubiera presentado y consecuentemente, que exista un proceso penal actualmente cursando. Aunado a lo anterior, la falta de prueba referida, en conjunto con la vaga determinación que hizo la parte demandada del objeto del proceso penal que se estaría adelantando -pues se limitó a indicar que se trata de un proceso penal por "plagio"-, impide realizar el análisis del segundo requisito es