SIC - Sentencia Rad.10-101606 de 2015

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 10 – 101606

Fecha de la providencia: 31/05/2012

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): TEAM FOODS COLOMBIA S.A. y GRASAS S.A.

Demandado(s): LLOREDA S.A.

Juez: Adolfo León Varela Sánchez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. Las sociedades demandantes, TEAM FOODS COLOMBIA S.A. (en adelante “TEAM”) y GRASAS S.A. (en adelante “GRASAS”) manifestaron que se dedicaban a la fabricación y comercialización de aceite de girasol.

2. Las sociedades accionantes indicaron que eran titulares de la marca “GIRASOLI” la cual empleaban para distinguir el aceite de girasol que fabricaban y comercializaban.

3. La parte demandante señaló que la sociedad demandada, LLOREDA S.A. (en adelante “LLOREDA”) se dedicaba a la comercialización de aceite de girasol, el cual había identificado como “GIRASOL OLEOCALI”.

4. La parte actora afirmó que, a partir de marzo de 2010 la sociedad accionada modificó la etiqueta con la que distinguía el producto que comercializaba, reproduciendo de forma idéntica elementos esenciales de la presentación comercial de “GIRASOLI”, tales como colores, disposición de diseños, tipo y tamaño de letras, lo cual ha generado confusión entre los consumidores.

5. Las sociedades demandantes alegaron que tuvieron que generar una inversión de $150’000.000 de pesos en una campaña de mercadeo con el propósito de evitar la referida

confusión, con la que se resaltó la letra “i” de la etiqueta “GIRASOLI”.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que la sociedad demandada incurrió en los actos desleales de desviación de la clientela, desorganización, confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y violación a la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal.

2. Que se ordene a la sociedad accionada abstenerse de comercializar el producto “GIRASOL OLEOCALI” empleando una presentación confundible con el de la parte actora.

3. Que se condene a la sociedad demandada a indemnizar los perjuicios causados las sociedades demandantes, los cuales se estiman en la suma de $150’000.000 de pesos.

TEMAS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL – Acreditación, artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 de 1996. El ámbito objetivo de aplicación de la citada ley se encuentra acreditado, en tanto que la reproducción de elementos característicos de la presentación de un producto de un competidor es una conducta que tiene lugar en el mercado y que es idónea para aumentar la participación en ese escenario del sujeto activo. Respecto de los ámbitos subjetivo y territorial basta indicar que se demostró la participación de las partes en el mercado colombiano de la fabricación y comercialización de aceites de girasol. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Acreditación, artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996. Partiendo de la participación de las partes en el mercado, es evidente que, de acreditarse el

sustrato fáctico de las pretensiones, habría que concluir que la conducta imputada a LLOREDA sería idónea para perjudicar los intereses económicos de TEAM y GRASAS en la medida en que la habilitaría para desviar la clientela del aceite “GIRASOLI”. Adicionalmente, es claro que LLOREDA está legitimada debido a la acreditada participación en el mercado de los aceites de girasol mediante el producto “GIRASOL OLEOCALI” presentado con la etiqueta cuestionada. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Configuración/ CONFUSIÓN DIRECTA – Acreditación. De conformidad con lo que ha dejado establecido este despacho con fundamento en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, la reproducción de elementos característicos de la presentación comercial del producto de un competidor resulta legítima. Por tanto, no tiene un carácter desleal, en aquellos eventos en que se incluyan aspectos diferenciadores relevantes que permitan diluir el riesgo de que un producto sea adquirido pensando que es el otro o de que a ambos se les atribuya el mismo origen empresarial. Ahora, el despacho debe aclarar que, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate, en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia que, la referida utilización indebida de los elementos constitutivos de la imagen comercial de un producto y la consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es

una actuación idónea para generar en el mercado un riesgo de confusión entre los productos así identificados. Entre las comentadas condiciones vale anotar, entre otras, el que los productos caracterizados por los elementos en cuestión tengan conexidad competitiva, esto es, sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean publicitados a través de los mismos o similares medios; que se comercialicen mediante canales idénticos; y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios de consumo masivo cuya adquisición no suponga un especial grado de atención. Sobre la base de las anteriores consideraciones teóricas, corresponde acoger las pretensiones de la parte demandante, ya que se demostró que LLOREDA, con la finalidad de eliminar la diferencia simulando las presentaciones de TEAM y GRASAS, ejecutó una estrategia comercial consistente, de un lado, en modificar de manera sustancial la etiqueta de su aceite “GIRASOL OLEOCALI” reproduciendo la disposición de los elementos característicos de la de “GIRASOLI” y omitiendo incluir elementos distintivos suficientes que permitieran establecer claramente el origen empresarial de los productos. Del otro, en comercializar aquel aceite ubicándolo en los mercados exactamente al lado de este último, estrategia que dio lugar a que los consumidores adquirieran un producto bajo el convencimiento de que se trataba del otro (confusión directa). Para efectos de desarrollar la anterior conclusión, debe tenerse en cuenta que el concepto de trade dress corresponde a: “la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o

establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos (...) tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que visualmente identifican al producto.” (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Citado en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 55.454 de 2010). Dicho aspecto resulta relevante en la medida en que, como emerge de la demanda y de la declaración de parte de TEAM y GRASAS, la conducta que esas sociedades imputaron a LLOREDA versó únicamente respecto de las etiquetas de los aceites que interesan en este caso. En consecuencia, la eventual configuración de los actos desleales denunciados y, en particular, del acto desleal de confusión, deberá analizarse teniendo en cuenta que el único elemento denunciado como reproducido es la etiqueta, por lo que los demás elementos que conforman el trade dress de los productos en cuestión deberán considerarse diferentes. Con fundamento en el material probatorio recaudado es posible tener por demostrados 3 aspectos del mercado que interesa en este asunto y que resultan determinantes para analizar el comportamiento de LLOREDA: (i) la organización del mercado de los aceites de girasol; (ii) la existencia de elementos comunes en la presentación de ese tipo de productos; y (iii) la presencia anterior en el mercado del producto “GIRASOLI” con la presentación que interesa en este caso respecto de la presentación del aceite “GIRASOL OLEOCALI”.

En relación con el primero de los aspectos, las declaraciones que las partes rindieron al absolver sus correspondientes interrogatorios dan cuenta que el mercado de aceites de girasol se organiza en segmentos condicionados por el tipo de consumidor al que va dirigido el producto. Así, dirigidos a un público con mayor capacidad adquisitiva, se encuentran los aceites de girasol como “PREMIER”; en segundo lugar, con precios menores a los de aquellos productos, aparecen los aceites “GIRASOL OLEOCALI” y “GIRASOLI”; finalmente, a precios considerablemente más bajos que los de los aceites referidos, las denominadas marcas privadas o propias de las grandes superficies como ÉXITO y CARREFOUR, quienes si bien tienen los precios más bajos son los líderes del mercado debido a su mayor volumen de ventas. Así las cosas, las fotografías y los estudios de mercado dan cuenta de la utilización de elementos comunes a la categoría en la presentación de los productos para efectos de identificarlos en el mercado, elementos dentro de los cuales se encuentra el empleo de la expresión “GIRASOL” y la inclusión de la imagen de la flor de girasol. No obstante, las pruebas resaltadas acreditan que los diversos competidores disponen tales elementos en la presentación de sus productos de manera diferente, esto es, que un producto no se parece a otro. En lo que atañe al tercer aspecto, la certificación expedida por INTERGRAPIC DE OCCIDENTE S.A., empresa que imprime las etiquetas de los productos de TEAM y GRASAS acredita que el aceite “GIRASOLI” presentado mediante la etiqueta que se denuncia imitada, ingresó al mercado durante el año 2007, mientras que la presentación de “GIRASOL OLEOCALI” entró en

el comentado escenario durante el mes de mayo de 2010. Así pues, en el referido contexto, la actuación mercantil de LLOREDA tenía como propósito principal, en el segmento del mercado de aceites de girasol que interesa en este caso, “ganar participación a Girasoli”. Esta política de comercialización de LLOREDA no era reciente, ni siquiera para el momento de presentación de la demanda, como quiera que el brief elaborado por DDB, agencia de publicidad con la que la sociedad demandada diseñó el arte de sus etiquetas, demuestran que desde el año 2004 el objetivo principal de LLOREDA consiste en “captar 40% de los consumidores de Girasoli y 30% de otras marcas privadas, a través de una etiqueta supremamente llamativa” que genere “mayor intención de compra que Girasoli” y que estuviera adicionada con una “estrategia de precio” basada en “estar en entre un 98% y 100% frente a Girasoli centímetro a centímetro”. Es pertinente destacar que la formulación de una estrategia encaminada a competir directa y agresivamente con otro participante en el mercado no puede ser considerada, por sí misma, como desleal. Lo anterior, debido a que, para que ello ocurra es indispensable que la estrategia en cuestión cuente con comportamientos contrarios a los deberes de conducta contemplados en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, tales como aquellos eventos en que se compite de forma parasitaria, aprovechándose indebidamente del esfuerzo ajeno o generando situaciones de confusión; pues así, entre otras hipótesis, se desconocen los mandatos de la buena fe

comercial, las sanas costumbres y los usos honestos, entre otros criterios de valoración. Sobre la base de lo anterior, y como ya se había adelantado, corresponde acoger las pretensiones de la demanda porque la finalidad competitiva de LLOREDA y su intención de captar la clientela de “GIRASOLI” se desarrollaron generando confusión directa en el mercado. Lo anterior, debido a que la presentación de los productos en cuestión tenía semejanzas evidentes y determinantes de tal magnitud que, por mucho que puedan tratarse de elementos comunes del mercado, configuran el acto desleal referido. Así las cosas, la parte acccionada, apartándose radicalmente de la evolución que había desarrollado en la presentación de su etiqueta, que estaba basada en resaltar su reconocida marca “OLEOCALI” acompañada de 3 girasoles relativamente pequeños, en el mes de marzo de 2010 reprodujo la disposición de los elementos comunes de la categoría en la forma en que los empleaba “GIRASOLI”, para lo cual: (i) presentó una imagen en la que incluía un solo girasol que ocupaba la parte central de la etiqueta; (ii) incluyó de manera destacada la expresión “girasol”, escrita en letras mayúsculas, con excepción de la letra “i”, utilizando un tipo de letra y unos colores muy similares a los empleados por la parte actora; y (iii) presentó los fondos de la etiqueta con un efecto en dégradé en forma parecida a la del producto de aquellas sociedades. En particular, debe llamarse la atención en el uso de una característica de la presentación de “GIRASOLI” que, acorde con las fotografías de los aceites de la categoría aportadas, es única en

ese segmento, esto es, la inclusión de la expresión “girasol” escrita en letras mayúsculas con la letra “i” en minúscula “GiRASOL”, debido, principalmente, al idéntico efecto visual que generan las dos primeras letras: “Gi”. En adición, LLOREDA prácticamente ocultó su reconocida marca “OLEOCALI”, elemento que hasta ese momento se empleaba como eje principal de su presentación. Esta circunstancia da cuenta de que, contrario a lo que afirmó la sociedad demandada, el propósito de la conducta en cuestión, lejos de estar dirigido a oxigenar la marca o a armonizar la presentación del producto con los aceites de marcas propias, consistía en procurar la captación de la clientela de “GIRASOLI” haciendo pasar su aceite por aquel producto. Máxime si se tiene en cuenta que, en la estrategia de reproducción de elementos característicos, LLOREDA estaba determinada a ubicar su producto al frente del de TEAM y GRASAS en todos los canales de comercialización. Además, “GIRASOL OLEOCALI” y “GIRASOLI” son productos de consumo masivo cuya adquisición no supone un especial grado de atención por parte del consumidor y respecto de los cuales existe conexidad competitiva. En efecto, se trata de productos del mismo tipo, publicitados a través de los mismos medios, comercializados mediante idénticos canales y dirigidos al mismo tipo de consumidor. Puestas de este modo las cosas, es evidente que, debido a las relevantes similitudes en la presentación de los productos “GIRASOL OLEOCALI” y “GIRASOLI”, los consumidores podían

adquirir aquel producto bajo el convencimiento, equivocado, que se trataba de este. La anterior conclusión no sufre mella por las diferencias que se aprecian en la presentación de los productos, pues las mismas no son suficientes para diluir el comentado efecto desleal, debido a las determinantes similitudes ya referidas. Ahora bien, las diferencias, de menor relevancia en el contexto de la presentación, son la disposición de los elementos incluidos en las etiquetas de los productos, tales como el número y la forma de las puntas en las gráficas de la flor del girasol, el tamaño ligeramente superior de las letras en el producto de la sociedad demandada y la diferencia entre los colores azul y verde de los fondos de las etiquetas; los cuales son claramente insuficientes para desvirtuar la confusión generada debido a las determinantes similitudes en los aspectos distintivos de la presentación de los aceites en cuestión. Sobre el particular, debe recordarse que el análisis que efectúa un consumidor promedio de la presentación de un producto como el que acá interesa es, de un lado, desprevenido y, del otro, de conjunto respecto de la totalidad de la presentación, razones por las cuales se percata de las semejanzas evidentes y determinantes, sin detenerse a examinar los detalles. Por su parte, los envases no son sustancialmente diferentes, sobre todo en las presentaciones de 900 cc y 1000 cc, que no son suficientes para diluir la confusión generada por las similitudes en la presentación y condiciones de comercialización de los aceites en cuestión; justamente porque desde una perspectiva de conjunto, como la que tiene el consumidor, tiene un carácter distintivo más impactante la etiqueta cuyos elementos esenciales fueron reproducidos y la

marca “GIRASOLI” allí contenida, la cual, por la presentación de “GIRASOL OLEOCALI”, parece estar incorporada en la etiqueta de este producto por la disposición de las letras “GiRASOL”. Además, el precio de los productos en cuestión no determina la dilución de la confusión que se ha encontrado demostrada, pues no presentan una diferencia relevante. Ciertamente, como emerge del documento “Presentación lanzamiento de nueva imagen de Girasol Oleocali mayo – 2010”, el precio por centímetro cúbico de “GIRASOL OLEOCALI” es de $6.50 y el de “GIRASOLI” es de $6.46. Dicha información se corrobora con la fotografía aportada como prueba, en el que se aprecian los aceites ofrecidos al público en su principal canal de comercialización con la siguiente mención: “Aceite Girasol Oleocali x 900 cc $5.100” y “Aceite Girasoli x 1000 cc $5.680”, esto es, a un precio por centímetro cúbico de $5.60 para aquel producto y de $5.68 para este. Ahora, es claro que la diferencia en el tamaño de las presentaciones de los productos en cuestión, de 900 cc de “GIRASOL OLEOCALI” frente a 1000 cc de “GIRASOLI”, tampoco es un factor que diluya el riesgo de confusión, pues, según se indicó los precios son muy parecidos y el conjunto de la presentación es confundible. En adición, la inclusión de la marca “OLEOCALI” en la presentación del producto de la sociedad demandada es insuficiente para impedir la generación de confusión en el público, pues aquella

sociedad mercantil, lejos de resaltar ese medio de individualización, en contra de su comportamiento histórico, lo disimuló bajo la expresión “girasol” presentada en forma confundible con uno de los elementos característicos dentro de la totalidad de la categoría. Ahora bien, los resultados de las encuestas realizadas en el marco del estudio elaborado por B&Óptimos demuestran que entre un 20% y un 22% de los consumidores que participaron en el ejercicio, que además conocían claramente la presentación de “GIRASOL OLEOCALI”, compraron “GIRASOLI” pensando que se trataba de aquel o viceversa, resultado ratificado por Nora Aristizabal Kiser al rendir su declaración testimonial. En conclusión de todo lo exspuesto, la conducta de LLOREDA configuró el acto desleal de confusión en los términos del artículo 10 de la Ley 256 de 1996 en la medida en que reprodujo la disposición de los elementos característicos de la etiqueta de “GIRASOLI” sin incluir diferencia relevante algun; generando a pesar del carácter común a la categoría de aquellos, que la presentación comercial general de los productos que interesan en este caso fuera tan similar como para permitir que los consumidores adquirieran “GIRSOL OLEOCALI” pensando que se trataba del aceite de la parte actora. En consecuencia, se prohibirá a LLOREDA que comercialice su producto “GIRSOL OLEOCALI” mediante el empleo de la presentación que dio lugar a la demanda y cualquier otra que resulte confundible con la del producto “GIRASOLI”.

ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – No configuración.

La descrita conducta no resultó constitutiva del acto desleal de explotación de la reputación ajena en los términos del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, puesto que el comportamiento de LLOREDA no estuvo dirigido directamente a aprovecharse de alguna manera del reconocimiento de su contraparte, sino a hacer pasar su producto “GIRASOL OLEOCALI” por el de TEAM y GRASAS, esto es, crear en el imaginario de los consumidores la idea equivocada de que aquel aceite era este último. Razón por la cual, se desestimarán las pretensiones fundadas en el acto de explotación de la reputación ajena. ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN – No configuración, artículo 14 de la Ley 256 de 1996. Teniendo en cuenta lo que en reiteradas oportunidades ha dejado establecido este despacho, no podría tenerse por configurado el acto desleal de imitación, en la medida en que, contrario a lo que aconteció en este caso, en el que la sociedad demandada reprodujo elementos característicos de la presentación comercial de un producto de la parte actora, dicha conducta desleal se proyecta sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento, es decir, sobre lo que constituye la propia prestación o creación material, no sobre los aspectos formales que la acompañan. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL – No configuración, artículo 7 de la Ley 256 de 1996/ ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA – No configuración, artículo 8 de la Ley 256 de 1996. Aplicando lo que ha dejado establecido este despacho en relación con la naturaleza de las

conductas desleales contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley 256 de 1996, en este caso es improcedente analizar la configuración de tales tipos en la medida en que el comportamiento de la demandada se enmarcó en el acto desleal de confusión.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Procedencia.

En materia de perjuicios, es sabido que la parte interesada en los mismos, en este caso la demandante, tiene la carga de probar su existencia y cuantía; consideración que cobra toda la importancia en casos como el que acá se trata en tanto que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal no supone, indefectiblemente, la causación de un daño patrimonial específicamente a quien denunció su ocurrencia. Al punto, debe partirse por decir que, con ocasión del acto de competencia desleal que se ha configurado, se produjo un daño a la parte demandante que, en este caso, se circunscribió a los gastos en los que tuvo que incurrir con ocasión de la publicidad encaminada a resaltar la diferencia en las presentaciones de los productos que acá interesan. Dicho daño fue estimado por la actora en $150’000.000 de pesos por su naturaleza corresponde a la tipología del daño emergente. En relación con las pruebas que soportan la señalada estimación, los únicos medios de prueba que se encuentran en relación con los gastos en que incurrió la parte demandante con ocasión de la publicidad encaminada a resaltar la “i” en la presentación de “GIRASOLI” o cualquier otra campaña dirigida a superar el acto desleal de LLOREDA, son aquellas que den cuenta de gastos

relacionados con la publicidad que acá interesa durante el periodo relevante, esto es, después de marzo de 2010. En consecuencia, se tendrán en cuenta las facturas que obran en el expediente, las cuales en sumatoria acreditan unos gastos por $59’836.680 pesos en el año 2010, suma que indexada a la fecha de esta providencia arroja como resaultado $64’929,358 pesos. Por lo anterior, la suma que se reconocerá a la parte demandante para resarcir los perjuicios causados es de $64’929,358 pesos; la cual deberá pagar a las sociedades accionantes de la siguiente manera: la suma de $32’464.679 a favor de TEAM y la suma de $32’464.679 a favor de GRASAS, toda vez que la autorización allegada durante las inspecciones judiciales a las sociedades demandantes, acredita la solidaridad de las mismas para la defensa de las marcas que emplean. Por lo que, es razonable que comprendan los beneficios por dicha defensa.

Elaboró: LOS