SIC - Sentencia Rad.14-192070 de 2016

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 14 - 192070

Fecha de la providencia: 23/09/2016

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial Demandante(s): TERRAWIND PROPIETARIES CORPORATION Demandado(s): ÁLVARO MONTOYA PUERTA y DOMÍNGUEZ & CÍA. S. en C.A.

Juez: José Fernando Sandoval Gutiérrez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante afirmó que la marca “CASA PESTAGUA” fue registrada el 13 de junio 1997, por la empresa PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A. en las clases 37 (para servicios de construcción) y 42 (para servicios de alojamiento, comida y albergue) de la clasificación internacional de Niza.

2. Comentó que un año después de la presentación del registro de la marca “CASA PESTAGUA” Álvaro Montoya solicitó el registro de la marca “CASA DE DON ANDRÉS DE MADARRIAGA Y MORALES CONDE DE PESTAGUA” en las clases 37 y 42. Dentro de la oportunidad correspondiente se presentó oposición al registro de esa marca en las clases mencionadas, con lo cual fueron negadas mediante Resoluciones 14388 y 15476 de 2002. Frente a esas decisiones el solicitante presentó los recursos que permite la ley, los que resolvieron por la Superintendencia Industria y Comercio de forma favorable a la parte recurrente y se le concedió la marca en la clase 42 mediante Resolución 29463 de 2002.

3. Señaló la sociedad demandante que la marca “CASA DE DON ANDRÉS DE MADARRIAGA Y MORALES CONDE DE PESTAGUA” estuvo vigente hasta el 21 de octubre de 2003, pues el titular no renovó la misma dentro del término para ese fin, por lo cual la marca caducó.

4. Afirmó que a finales de 2013 se enteró que la casa vecina se identificaba en el comercio con la denominación “CASA DEL CONDE DE PESTAGUA” y algunos clientes del hotel dan referencias equivocadas pensando que “CASA DEL CONDE DE PESTAGUA” es el mismo “CASA PESTAGUA” por lo que los clientes del hotel de la sociedad demandante están inducidos a confundirse al punto que se han hecho reservaciones en este establecimiento, pensando que se trata del HOTEL CASA PESTAGUA, tanto más cuando las direcciones del establecimiento del demandado y de la sociedad demandante son casi iguales, están en la

misma calle y las separan sólo 38 metros.

5. Aseguró que la sociedad demandante ha incurrido en muchos gastos en publicidad para posicionar la marca “CASA PESTAGUA” a nivel mundial para que más consumidores la conocieran, como el pago de avisos publicitarios en varias revistas extranjeras y colombianas, pues la mayoría de clientes son extranjeros.

6. Agregó la sociedad demandante que a su hotel le han hecho menciones honoríficas, como por ejemplo, reconocimiento por el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos; galardones entregados por TripAdvisor que le otorgó una valoración de 5 estrellas y excelencia; FIABCI le otorgó el premio a la excelencia inmobiliaria; el Instituto de Patrimonio Cultura de Cartagena le otorgó el primer lugar de mejor fachada de Balcones; y HOTEL &

LODFGE catalogó el HOTEL CASA PESTAGUA como uno de los tres hoteles con encanto en el mundo.

PRETENSIONES: El extremo activo solicitó lo siguiente: PRIMERO: Que se declare que las conductas realizadas por la demandada son constitutivas de actos de competencia desleal de confusión o riesgo de asociación y desviación de clientela, y violatoria de los derechos de propiedad industrial de la marca “CASA PESTAGUA” clases 37 y 42.

SEGUNDO: Ordenar a la parte demandada que se abstenga de forma inmediata la implementación del signo “CASA PESTAGUA” en sus avisos, letreros, tarjetas de presentación, papelería, página web, documentación y demás medios de su establecimiento de comercio.

TEMAS ACTOS DE CONFUSIÓN - Configuración de la conducta. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 el acto desleal de confusión, que atenta especialmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configura en los eventos en que se ejecuta, con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa sobre la cual proceden los productos o servicios que se ofrecen sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto. Para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir. Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los

casos de confusión directa en los que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro. Así como los de confusión indirecta, en los que se presenta el denominado riesgo de asociación que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, pero les atribuye, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común o de algún modo será llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc. Es importante resaltar que ambos casos comentados tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se le debe garantizar al consumidor. Visto el anterior contexto teórico, se debe recordar que el presente caso se trata de la existencia de dos establecimientos de comercio que se dedican a brindar los mismos servicios en el mercado, como son alojamiento y celebración de eventos. Además de esa similitud de los servicios que prestan, los establecimientos cuentan con la particularidad de que se encuentran ubicados geográficamente muy cerca. A lo anterior debe añadirse el hecho de que para identificar los establecimientos, tanto la demandante como la demanda, incluyen las palabras CASA por un lado, y por otro, la palabra

PESTAGUA.

A partir de dicho escenario se advierte además que la forma como se presenta y promociona públicamente la denominación del establecimiento de la parte demanda propenden resaltar la expresión “CONDE DE DESTAGUA”. De tal manera que las demás expresiones que integran la denominación del establecimiento de la parte demandada como “CASA DEL” aparece disminuida, y la frase “CASA DE DON ANDRÉS

DE MADARRIAGA Y MORALES” aparece disminuida también debajo de la expresión “CONDE PESTAGUA”, haciéndolas de esta manera casi irrelevantes dentro del conjunto de la denominación. Analizado el comportamiento de la sociedad demandada, lo que se puede concluir es que está encaminado a aproximarse a la forma en que se presenta en el mercado el establecimiento de la sociedad demandante “CASA PESTAGUA”. En relación con la anterior no debe perderse de vista que la sociedad demandada utilizaba una marca de la que otrora fue su titular “CASA DE DON ANDRÉS DE MADARRIAGA Y MORALES CONDE DE PESTAGUA” la cual no renovó. Pero a pesar de ello, posteriormente comenzó a utilizar otra expresión que no guarda relación con la que tuvo registrada, en tanto que varió el orden de varias de las palabras que integraban esa marca, y optó por y más allá al resaltar la expresión CONDE DE PESTAGUA y volver casi imperceptible lo demás. Ahora bien, esa aproximación al nombre del establecimiento de comercio de la demandante por parte de la sociedad demandada bien puede ser consecuencia de la reputación que ha alcanzado el establecimiento CASA PESTAGUA en el comercio, aspecto del que no queda duda si se tiene en cuenta que ha sido merecedor de varios reconocimientos. Igualmente aparece demostrado que la sociedad demandante ha invertido en la publicidad o promoción de su establecimiento “CASA PESTAGUA” a través de varios medios, como revistas y páginas web. De ese modo, con ese nivel de promoción, sumado a los reconocimientos que ya fueron mencionados, es posible concluir que la actora forjó una reputación comercial del HOTEL CASA PESTAGUA, por lo que la forma en que uso de la sociedad demanda la expresión “CASA DE DON

ANDRÉS DE MADARRIAGA Y MORALES CONDE DE PESTAGUA” para identificar su establecimiento de comercio fue una manera de acercarse al nombre del establecimiento de la parte demandante. Además, no debe pasarse por alto que la parte demandada tuvo la oportunidad de probar lo contrario, pero no ejerció ninguna defensa al respecto debido a que no contestó la demanda. De esa forma, en un escenario como el antes descrito, se puede señalar que en el mercado es evidente la grave confusión al que se ven expuestos los clientes o potenciales clientes del establecimiento de la demandante respecto del de la demandada. Así que una vez hecho el anterior análisis, es claro que la pretensión de la demanda relacionada con el acto desleal de confusión está llamada a prosperar, tanto más si se tiene en cuenta el indicio grave que le fue impuesto a la pasiva por no haber contestado la demanda. Lo anterior en relación únicamente con la sociedad demandada. ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA - Subsunción de la conducta. Acorde con lo que ha dejado establecido este despacho, dicha conducta recoge aquellos comportamientos contrarios de lo que se espera de un participante en el mercado, que siendo objetivamente dirigidos a desviar la clientela, ya sea para provecho propio o de un tercero, resultan además contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial siempre que no se hallen tipificados en los comportamientos establecidos en los artículos 9 al 19 de la Ley 256 de 1996. Razón por la cual, dado que la conducta demandada, fue analizada bajo el acto desleal de confusión, no podría abordarse el análisis de

esta conducta. Pues como también se ha explicado en diversas oportunidades, el análisis de la configuración de este acto es solo procedente en la medida en que la conducta no haya sido juzgada a la luz de otro de los actos de competencia desleal. RIESGO DE CONFUSIÓN - Riesgo de confusión en materia marcaria/ ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Diferencias con la acción de competencia desleal, artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Tratándose del riesgo de confusión, el análisis en la infracción de derechos de propiedad industrial y en la acción de competencia desleal se realiza de manera distinta, en tanto que en la primera se protege la propiedad industrial y en la segunda, la concurrencia. Así, en las acciones de competencia leal se tienen en cuenta todas las circunstancias de hecho que rodean la efectiva comercialización de los productos o servicios confrontados, como los precios, los canales de comercialización, la asesoría en las ventas, entre otros. De manera que la única consideración que se hace en este caso no es en relación con los signos, sino sobre todos los aspectos asociados al mercado que interesa. Por su parte, en la acción por infracción se realiza un cotejo entre signo registrado y el signo infractor, teniendo en cuenta además al consumidor. Acorde con el artículo 155 literal d) de la Decisión Andina 486 de 2000, se permite a los titulares de las marcas impedir a terceros “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un

riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (COTEJO MARCARIO) – Jurisprudencia, no configuración de la infracción. Para poder llevar a cabo la comparación entre signos mixtos, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo primero que se ha de determinar es cuál es el elemento característico de los signos, y después proceder al cotejo. En este mismo sentido, el Tribunal señala que por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 178-IP-2015, ha manifestado que debe realizarse un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y su incidencia en su distintividad, para lo que se utilizan los siguientes parámetros: 1.La ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto: La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra: las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra: entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, podrá tener mayor impacto en la mente del consumidor.

4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo:

entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara tendrá un mayor grado de debilidad, por lo que la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario.

5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva, o de uso común: estas palabras deben ser excluidas del cotejo marcario.

6. Analizar el grado de distintividad de la palabra, teniendo en cuenta otros signos ya registrados: si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida tendrá mayor relevancia, si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marca tendrá mayor relevancia, se debe analizar cualquier otra situación que otorgue mayor distintividad para esta manera de determinar la relevancia en el conjunto marcario.

Sobre la base de esas consideraciones jurisprudenciales en el caso que nos ocupa, se produce que la primera palabra de la expresión de la demandante es CASA y en el caso de la parte demandada también es CASA. Al respecto debe decirse que tal palabra es evocativa teniendo en cuenta que entre los servicios amparados se encuentra el de alojamiento. De ese modo, tratándose de una palabra que guarda bastante proximidad con el servicio protegido, podría considerarse un componente débil dentro del signo, de modo que no resultase relevante para este análisis. En cuanto la palabra PESTAGUA que se encuentra tanto en el signo de la demandante como en el de la demandada, debe decirse que no es descriptiva los servicios registrados, como tampoco se puede decir que se trate de una palabra genérica o de uso común, de modo que tiene un alto grado de distintividad. No obstante, el riesgo de confusión debe descartarse teniendo en cuenta la existencia de las otras palabras que conforman el signo

cuestionado, tales como “CASA DEL CONDE DE” y por otro lado, “CASA DE DON ANDRÉS DE

MADARRIAGA Y MORALES”.

Esa circunstancia no es de poca monta en este análisis, pues es claro que, a pesar de que el conjunto de palabras de la demandante y el conjunto de palabras de la demandada tengan en común la palabra PESTAGUA, lo cierto es que la de la demanda está acompañada de otras muchas palabras, y eso lleva a que se genere diferenciación entre los signos confrontados, que son “CASA PESTAGUA” por un lado y por otro, “CASA DE DON ANDRÉS DE MADARRIAGA Y MORALES CONDE DE PESTAGUA”. De esta manera como resultado del cotejo, no es posible afirmar que se configura una infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta la sociedad demandante sobre la marca registrada en la clase 42, pues apenas hay cierta similitud entre los signos, y la forma como se presenta en conjunto el signo de la sociedad demandada hace que se descarte cualquier riesgo de confusión entre los consumidores. Sobre la marca mixta, “CASA PESTAGUA” registrada en la clase 37 para servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, tampoco está llamada a prosperar la pretensión, esto básicamente por los mismos argumentos, pues la expresión CASA para servicios de construcción es evocativa y, por tanto, débil. Y en relación con la palabra PESTAGUA, a pesar de su distintividad la confusión sigue estando descartada, considerando la cantidad de palabras incluidas en el signo denunciado como infractor, bajo la misma regla de análisis que antes mencioné. Por tanto, las pretensiones en cuanto a la infracción derechos de propiedad industrial serán negadas.

Elaboró: MTP