SIC - Sentencia Rad.14-273559 de 2016

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 14-273559

Fecha de la providencia: 21/12/2016

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): VITANUT S.A.S.

Demandado(s): COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MILAGROSA LTDA.

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. Indicó la sociedad demandante que es un activo partícipe en el mercado nacional al por menor de productos farmacéuticos y medicinales entre los que se encuentra el producto VITANICOL, distinguido por el signo distintivo del mismo nombre consistente en un producto dietario multivitamínico.

2. Señaló VITANUT S.A.S. que ese producto se encuentra envasado en un frasco blanco en PVC, en cuya parte superior se encuentra una tapa blanca cubierto por una envoltura termoformada que cobija la superficie del producto y cuya parte frontal reproduce los signos distintivos asociados a la marca VITANICOL.

3. Se expresó en la demanda que la sociedad accionante es titular de la marca VITANICOL que distingue los productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. También manifestó la sociedad accionante, que la demandada es una sociedad que se dedica al comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, alimentos, cosméticos, artículos de tocador, y que ha vendido una imitación del producto VITANICOL.

5. Se agregó en la demanda que la pasiva, a través de su establecimiento de comercio, ofrece

dicho producto de forma idéntica a la forma en que lo ofrece la sociedad demandante, tanto en la expresión VITANICOL como en su envase, sin embargo, difiere en la leyenda referida a los componentes de los productos y al registro sanitarios, que ya está vencido.

6. Alegó la sociedad accionante que dichas diferencias que son mínimas, desde la perspectiva del consumidor medio, generan un riesgo de confusión directa e indirecta que puede afectar su decisión de compra.

PRETENSIONES:

La parte activa solicitó lo siguiente:

1. Declarar que el demandante incurrió en el acto desleal de violación a la cláusula de prohibición general, actos de confusión, actos de engaño, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, desviación de la clientela, violación de normas.

2. Ordenar que la accionada cese en forma definitiva e inmediata el ejercicio de los actos desleales acusados.

3. Condenar al pago de perjuicios por la suma de $61'600'000 COP correspondiente a: a. $27'104'000 COP por daño emergente, por concepto de pago de honorarios a abogados; y b. $34'496'000 COP por concepto de lucro cesante representado en los ingresos operacionales dejados de recibir por el demandante a causa de la conducta del demandado.

4. Condenar al pago de costas y agencias en derecho.

TEMAS ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN - Definición, no configuración de la conducta. La Ley 256 de 1996 en el artículo 14 señala que: "La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.; No obstante, la

imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.; La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajen excluye la deslealtad de la práctica.; También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado." En primer lugar, por regla general la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es una práctica que sí está permitida, que no es reprochable per se, siempre y cuando la creación empresarial no se encuentre amparada por un derecho de exclusiva. De modo que la conducta imitativa en cuestión se hace sujeto de desvalor solo bajo excepción, bajo los supuestos que la misma norma consagra. Esto es, en primera medida, por la existencia de un derecho de exclusiva, y en segunda, por las dos excepciones ahí contempladas que prevén la imitación que genera confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones y la imitación que comporta un indebido aprovechamiento de la reputación ajena. Debe tenerse en cuenta lo que ha precisado la doctrina especializada en cabeza de la profesora Silvia Barona Vilar, según la cual "La iniciativa empresarial es, como la prestación, el resultado de un esfuerzo intelectual del empresario, dado que esta es el producto de la actividad creadora

del empresario o elemento integrante de la política empresarial. Es más, como apunta Domínguez, la iniciativa empresarial aun cuando sea una creación complementaria de la prestación, que es la actividad principal del empresario, y de la misma forma que la prestación, es el resultado de un esfuerzo creativo del empresario, de manera que la iniciativa empresarial pretende contribuir a la realización de la misma finalidad que es la prestación principal, convirtiéndose a estos efectos en un medio competitivo." Es del caso aclarar que no toda prestación tiene vocación de ser el punto de partida para el análisis del acto de imitación de competencia desleal que trae la Ley 256. En tanto que aquella debe caracterizarse por identificar al empresario en el mercado, singularizarlo de forma tal que lo diferencia de los demás competidores, tener un mérito competitivo que pueda diferenciarse de las demás pretensiones de la misma naturaleza que normalmente se encuentran en el mercado. Este acto no debe confundirse con el consagrado en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 que es el de confusión, cuyo objeto sí está constituido por los medios de identificación empresarial. Esto es, los signos distintivos y en general los elementos que permiten establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurran al mercado, dentro de lo cual es la presentación de los empaques de un producto o los medios publicitarios que se usan. En el presente litigio no está acreditado que el demandante tenga una prestación original más allá de las alegaciones sobre la similitud de las etiquetas y los nombres de los productos con los

cuales se identifican en el mercado. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS - Elementos de la conducta, no configuración de la conducta. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 se considera desleal la violación de normas en el siguiente sentido, cuando la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa se adquiere o se logra mediante la infracción de una norma jurídica. Del artículo 18 de la Ley 256 de 1996 se desprenden los siguientes elementos para la prosperidad de esa conducta. Primero, hay que probar que hubo una infracción a una norma distinta a la de la Ley 256 de 1996, lo cual está probado en este caso. Segundo, hay que probar la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa como consecuencia de esa vulneración. En relación con esta conducta, debe señalarse que no con cualquier tipo de norma vulnerada se tipifica el acto, sino aquella que regula el comportamiento concurrencial de los competidores permitiendo un escenario jurídico en igualdad de condiciones. Para este propósito resulta ineludible citar la norma que se considera violada, probar su infracción, y sobre todo probar que con ocasión de esa infracción el infractor obtuvo en el mercado un provecho significativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el presente caso está demostrado que el demandado, con la venta de los productos objeto de litigio, ha infringido normas sanitarias. Sin embargo, no se declara probado este acto porque no está probado que el demandado haya incurrido en la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa a causa de esa vulneración, lo cual es un presupuesto indispensable para declarar probado este acto desleal.

ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA - Definición, no configuración de la conducta. El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 establece que: "Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial." Por lo que se encuentra común en los deberes objetivos de conducta del principio de buena fe comercial como un parámetro objetivo inspirador de toda disciplina de la competencia desleal. Así las cosas, ese artículo 8 de la Ley 256 agrupa aquellos comportamientos contrarios a lo que se espera de un partícipe en el mercado, reprochando así las conductas nocivas al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva. En todo caso, deben estar ajustadas a los mandatos de honestidad confianza, honorabilidad, lealtad, y sinceridad que se espera de quienes acudan al mercado para disputar una clientela. Partiendo de esa premisa, este acto de desviación clientela no se declarará probado porque no existe prueba que demuestre cuál es la clientela del demandante que fue objeto de desviación por la conducta reprochable del demandado. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Presupuestos, configuración de la conducta. Según el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 el acto desleal de confusión atenta especialmente contra el interés del consumidor consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Este acto de confusión se configura cuando se ejecuta en el mercado, desde luego con fines

concurrenciales, cualquier conducta que sea idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado. Para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir. Se puede concluir que la presentación externa del producto que vende el demandado reproduce en gran parte la presentación con que se ofrece en el mercado el producto del demandante, el cual comprende: su envase, la etiqueta que lo rodea tanto en sus gráficos como en sus colores. De igual manera se evidencia el uso por parte del demandado de la expresión VITANICOL y los elementos gráficos que se encuentran comprendidos en los signos distintivos de los cuales es titular el demandante. Por lo tanto, con fundamento en el material probatorio es correcto concluir que la presentación del producto y los elementos nominativos y gráficos que contiene el mismo son similares. La presentación del producto es similar a la del demandante por lo cual hay lugar a declarar probada la confusión porque con ese material probatorio, el consumidor interesado en adquirir el producto se confundiría. ACTO DESLEAL DE ENGAÑO - Presupuestos, configuración de la conducta. Para la configuración de este acto es necesario que la conducta efectuada por el demandado induzca al público en error respecto de las actividades, prestaciones, establecimientos ajenos. Se requiere la potencialidad del comportamiento que induzca a error para que provoque una reacción entre los consumidores con base en una información que no corresponda a la verdad.

Se trata en suma de ofrecer por las mismas una falsa presentación de la realidad. El demandado engaña al público en relación con la naturaleza y las características del producto que vende, llegando a calificarlo incluso, lo que en opinión de este despacho es grave, como un producto falsificado. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL - No configuración de la conducta. Finalmente, sobre el acto de violación a la prohibición general no se declarará probado porque hay tres conductas desleales, que en este caso ya se declararon probadas. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Definición, configuración de la conducta. Sobre el acto de explotación a la reputación ajena, el inciso 2° del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 señala: "(…) se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares"." En el presente caso, está demostrado que el demandado en la presentación de los productos que vende ha utilizado sin autorización los signos distintivos, marcas, en este caso de las cuales es titular el demandante. Razón por la cual, en aplicación de ese inciso 2° del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 se declarará probado que el demandado incurrió en el acto desleal de explotación de la reputación ajena. DAÑO EMERGENTE - No reconocimiento, agencias en derecho no son perjuicios. En relación con el daño emergente, que el demandante estimó en $27'104'000 por concepto de

pago de honorarios a sus abogados (…). La Delegatura considera que ese rubro no es procedente incluirlo a título de indemnización bajo el criterio de honorarios de abogados porque estos no pueden ser calificados como perjuicios. teniendo en cuenta que para tal efecto están previstas las agencias en derecho. Como sustento de esta decisión se cita la sentencia de 4 de abril de 2013 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, expediente No. 2000-6492 con ponencia del Doctor Fernando Giraldo Gutiérrez, que sobre el particular estableció: "Por su parte las agencias en derecho corresponden a un rubro de las costas, representativo de las erogaciones en que incurrió el vencedor al contratar los servicios de un profesional que ejerciera su vocería. La valoración de ese concepto le corresponde al juzgador bajo los lineamientos del numeral 3 del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Sí aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad, y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales sin que pueda exceder dichas tarifas." Por esta razón la Delegatura no admite como indemnizable la suma de $27'104'000 COP señalada a título de daño emergente. LUCRO CESANTE - Prueba del prejuicio, no reconocimiento.

En relación con el lucro cesante debemos señalar que en el escrito de subsanación de la demanda el demandante solicitó se condenara al demandado por tal concepto en la suma de $34'496'000 COP "por los ingresos que ha dejado de percibir VITANUT S.A.S. con ocasión de los actos de competencia desleal expuestos en la demanda". Sin embargo, en el expediente no se encuentra soporte demostrativo de tal concepto (…). Con sustento con lo que se advierte en los mencionados documentos (…) no se demuestra que el ingreso operacional dejado de percibir por el demandante ascienda a $34'496'000 como lo dice el demandante. Sumado a lo anterior, esos documentos escritos por la mencionada contadora carecen de soportes que acrediten su contenido. De otro lado, no existe prueba del nexo de causalidad entre la conducta desleal del demandado, que ya está probada, y los ingresos operacionales dejados de percibir por valor de $34'496'000 COP, más aún, si esa suma ni siquiera quedó demostrada. Por tal motivo se negará la indemnización solicitada por concepto de lucro cesante. JURAMENTO ESTIMATORIO - No aplicación de la sanción. Ahora bien, en cuanto a la sanción prevista en el parágrafo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso, en lo que atañe con el juramento estimatorio, este despacho no condenará al demandante al pago de suma alguna por tal concepto. Considera que el demandante tuvo la iniciativa, e incluso allegó documentos en lo que atañe al daño emergente (…) para intentar demostrar sus perjuicios. Cuestión distinta es que este despacho no comparte

ese criterio jurídico para efectos de la indemnización de perjuicios. Por lo anterior, la Delegatura considera que el demandante no se hace merecedor de una sanción en tal sentido.

Elaboró: MTP