SIC - Sentencia Rad.15-153665 de 2016

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 15 - 153665

Fecha de la providencia: 29/06/2016

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a los derechos de propiedad industrial.

Demandante(s): CLÉRIGOS DE SAN VIATOR

Demandado(s): CONFECCIONES RIVERA SPORT S.A.S.

Juez: José Fernando Sandoval Gutiérrez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La parte demandante mencionó que son una entidad sin ánimo de lucro, erigida canónicamente, cuyo objeto social era promover la formación o educación integral de los niños y niñas a través de su colegio San Viator, ubicado en la ciudad de Bogotá.

2. La parte demandante manifestó en la demanda, que el colegio San Viator, registró las marcas mixtas y nominativas “Colegio San Viator”, para identificar productos y servicios de la clase 16 y 41, respectivamente, de la Clasificación internacional de Niza. Agregó que no otorgó autorización a ninguna otra entidad para su utilización.

3. Agregó la parte demandante, que la sociedad demandada CONFECCIONES RIVERA SPORT S.A.S. (en adelante RIVER SPORTS), tiene como objeto social la fabricación de uniformes y demás.

4. La sociedad demandante explicó que hace 10 meses, la sociedad demandada ha venido utilizando la marca Colegio San Viator sin autorización alguna por parte de la sociedad demandante.

5. Explicó la parte demandante que ha realizado dos requerimientos escritos a la sociedad demandada, de fecha 8 de noviembre y 5 de diciembre de 2013, solicitando el cese

inmediato y definitivo del uso de la marca.

6. La parte actora manifestó que la sociedad demandada ha realizado actos desleales de confusión, imitación y explotación a la reputación ajena y por estas razones, acude a la acción por competencia desleal.

PRETENSIONES: El extremo activo formuló las siguientes pretensiones: 1. “Solicitó se investigue y se sancione a la sociedad demandada, por cometer actos de competencia desleal y contraviniendo así, lo contemplado en la Ley 256 de 1996.

2. Se declare que la sociedad demandada ha cometido actos de competencia desleal, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996, al utilizar directamente la marca de los uniformes que fabrica y comercializa.

3. Se declare que la sociedad demandada ha incurrido en actos de competencia desleal, con ocasión a la imitación de la marca que pertenece y se encuentra registrada para el uso exclusivo del colegio San Viator.

4. Se declare que la sociedad demandada incurrió en actos de competencia desleal, con la explotación de la reputación ajena, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la ley 256 de 1996.

5. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la sociedad demandada que cese de inmediato el uso de la marca del Colegio San Viator, como parte de su actividad comercial.

6. Se ordene el decomiso de la mercancía producida por la sociedad demandada, vinculada a la

marca Colegio San Viator.” TEMAS LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Legitimación en la causa por activa, legitimación en la causa por pasiva. Sobre la base de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, que se refiere a la

legitimación por activa, en el presente caso se encuentra probado que la demandante tiene la intención de participar en el mercado de la educación, formación, esparcimiento, así como actividades deportivas y culturales. Igualmente, la demandante tiene la intención de participar en la comercialización de uniformes, sudaderas, blusas, camisetas, pantalones, chaquetas, calzado colegial, entre otros. Sobre la legitimación por pasiva, contemplada en el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, RIVERA SPORTS está llamada a soportar la presente acción, por cuánto es a ella a quien se atribuye la fabricación y comercialización de los uniformes, sin contar con autorización para el uso de los signos distintivos que aparecen en dichas prendas. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Artículo 10º de la Ley 256 de 1996, confusión directa e indirecta, configuración del acto. El acto desleal de confusión, que atenta especialmente contra el interés del consumidor, consiste en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Dicha conducta analiza cualquier acto que resulte idóneo para provocar en los consumidores, un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen. Es pertinente indicar que dentro del concepto desleal en análisis, se incluyen tanto los casos en que el consumidor al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro (confusión directa); así como donde se presenta el denominado riesgo de asociación, es decir, cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios tratados y su distinto origen empresarial, pero de algún modo, se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas

empresas (riesgo de confusión indirecta). Así, “estas dos circunstancias tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado, que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último puede perfectamente preferir un producto a otro, sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora a la que asocia un determinado estatus de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos” (LAURA SÁNCHEZ SABATER, Actos de Confusión, Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Tecnos, Madrid, Pág. 69). Con fundamento en la información recaudada durante la inspección judicial del 11 de marzo del 2016, realizada en el local 2007 del Centro Comercial Cedritos, se concluye que RIVERA SPORTS fábrica y comercializa prendas de vestir tipo uniformes, en los que se incluyen las expresiones “San Viator” y “Colegio San Viator”. En estas circunstancias, es claro que la conducta de la accionada genera un riesgo de confusión entre los llamados a adquirir este tipo de productos, esto es, los padres de familia de la comunidad educativa San Viator, al generar una aparente vinculación comercial, asociación o aval, entre las partes para implementar la marca de la demandante y comercializar uniformes con su nombre. Lo cual lleva a concluir que la conducta de la accionada, resultó constitutiva del acto desleal de confusión. ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN - Artículo 14 de la Ley 256 de 1996, no configuración del acto. Debe tenerse en cuenta que, al momento de analizar el comportamiento de un comerciante

bajo la norma señalada, no es suficiente que se constate la imitación de las prestaciones mercantiles o iniciativas empresariales de otro competidor, sino que además es necesario que con ocasión de esa imitación, se haya causado confusión sobre la procedencia empresarial de la prestación, o qué esta conducta, comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, ya que solamente en esa medida la imitación puede ser calificada como desleal. Hay que tener en cuenta que la imitación desleal no tiene lugar con la simple reproducción de los elementos formales utilizados por el empresario para identificarse en el mercado. Por ello, este acto no debe confundirse con el consagrado en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996, cuyo objeto sí está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y en general los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil, que la diferencian de otras ofertas que concurren en el mercado. En este sentido, dado que las pretensiones de la demanda están encaminadas a la protección por la supuesta imitación, derivada del uso no autorizado del signo “Colegio San Viator”, es claro que no es posible la configuración del acto desleal en estudio, porque aunque la pasiva hubiera reproducido los elementos distintivos de la presentación de los uniformes de la actora, esa circunstancia fáctica contenida en la acusación, no está relacionada con la prestación como tal, sino sobre una reproducción de los elementos formales de identificación, y lo anterior, no es suficiente para dar lugar a la ocurrencia del acto contemplado en el artículo 14 de la Ley 256

de 1996.

ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN A LA REPUTACIÓN AJENA - Artículo 15 de la ley 256 de

1996. Dice el artículo 15 de la ley 256 de 1996, que se considera desleal “(...)el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo”, "clase", "género", "manera", "imitación" y "similares". Este acto desleal condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado. Lo que supone que quien lo alega, tiene la carga de demostrar en primera medida que cuenta con un prestigio o reconocimiento. Sin embargo, el inciso segundo del artículo en comento, prevé supuestos de hecho concretos de concurrencia desleal cuyo acaecimiento hace presumir la deslealtad, como en el caso del competidor que utiliza signos distintivos determinados, sin contar con su autorización. El supuesto básico del acto de competencia desleal, estriba en que el actor sea titular de un derecho exclusivo sobre un signo distintivo, marca, lema, nombre comercial o enseña, de forma tal que, si un tercero lo utiliza en el comercio sin su autorización, hay lugar a presumir la deslealtad de la conducta. En el presente caso, está demostrado que la demandante es titular de la marca mixta “Colegio

San Viator”, clase 25, para identificar productos como uniformes, sudaderas, camisetas, shorts, entre otros. Adicionalmente, teniendo en cuenta el material recaudado durante la inspección judicial, está acreditado que RIVERA SPORT ha fabricado y comercializado shorts en los que aparece la marca registrada por el Colegio San Viator, es decir, que la pasiva ha empleado signos distintivos de la demandante, sin contar con autorización para ello, lo que da lugar a la aplicación establecida en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996. INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000, configuración de la infracción. Sobre la titularidad de los signos, está demostrado que CLÉRIGOS DE SAN VIATOR es titular de las siguientes marcas: Colegio San Viator (mixta) clase 16, número de certificado 508148; Colegio San Viator (mixta) clase 25, con número de certificado 508149; Colegio San Viator (nominativa) clase 41, número de certificado 508147; y Colegio San Viator (mixta) clase 41, número de certificado 292689. De acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular de un signo distintivo puede impedir a un tercero “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de

confusión (...)”. Al respecto, resulta aclarar que resultado de la inspección judicial realizada el 11 de marzo de 2016, pudo verificarse que la accionada fábrica, almacena y comercializa prendas de vestir tipo uniforme, identificadas con las grafías y expresiones que comprenden la marca mixta “Colegio San Viator”, registrada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. De esta manera, se encuentra plenamente acreditado que la accionada ha hecho uso en el comercio, de un signo idéntico a la marca registrada “Colegio San Viator” en la clase 25, para la identificación de productos idénticos a los que ampara el registro. Por lo tanto, en este caso se presume que existe un riesgo de confusión en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión comunitaria.

Elaboró: JJBV