SIC - Sentencia Rad.16-203775 de 2018

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 16-203775

Fecha de la providencia: 16/08/18

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): QUALA S.A. Demandado(s): PREBEL S.A.

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo TEMAS INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, configuración / MARCAS TRIDIMENSIONALES - Cotejo, jurisprudencia.

El literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 consagra que el titular de un derecho de propiedad industrial puede impedir a terceros: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;”. De lo anterior se concluye que es imperativo determinar si la presentación del shampoo “ARDEN FOR MEN” corresponde a una marca idéntica o similar a la de la sociedad demandante. Siendo así, la marca de titularidad de la demandante consiste en una marca tridimensional que consiste en un envase sin etiqueta, con ondulaciones y estrías en sus costados que le confiere distintividad en relación con otros envases. El despacho encontró que al analizar las muestras físicas allegadas por la demandante y al aplicar las reglas de cotejo de signos tridimensionales

indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 25 IP de 2017, los envases de los shampoo “EGO” y “ARDEN FOR MEN” no son idénticos pero sí son semejantes. El despacho considera que se no hace necesario un dictamen pericial en razón a que a simple vista se puede observar la similitud entre los dos envases señalados. Ambos empaques contienen al costado izquierdo una serie de ondulaciones, al costado derecho una ondulación más pronunciada en la que se observan además unas estrías, situación que no cambia en virtud del número de ondulaciones o estrías pues precisamente la diferencia en ese aspecto es uno de los puntos que impiden que los envases bajo análisis, sean considerados como idénticos. De igual forma, el ancho de los envases junto con el color llevan al despacho a considerar que existen semejanzas suficientes entre los envases. Es de señalar que si bien es cierto que se observan diferencias entre los envases cotejados, lo cierto es que dichas diferencias no son significativas si se comparan frente a las semejanzas, máxime cuando estas se encuentran en los aspectos que otorgan distintividad al envase de la demandante. Establecida la semejanza entre los envases cotejados, corresponde al despacho determinar si el uso no autorizado que la demandada realizó sobre la marca de la demandante se adecua a la prohibición descrita en el literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. Para ello es pertinente tener en cuenta lo preceptuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina en la Interpretación Prejudicial 25 de 2017. En ese orden de ideas, para el caso en concreto y dadas las particularidades de la marca tridimensional de la demandante consistente en un envase, es claro que el análisis de los verbos rectores del literal a), esto es, “colocar o aplicar”, no puede ser igual a que se realizaría de una marca bidimensional, en las que la aplicación de dichos conceptos no tienen mayor discusión. Por lo anterior, en el presente asunto, el despacho encuentra que la demandada al envasar o introducir su producto en un envase que es similar a la marca tridimensional a la marca de la demandante, aplicó dicha marca a un producto amparado por el registro de signo distintivo tridimensional de la demandante. De esa forma, la demandada puso en contacto el producto con la marca o lo que es lo mismo, el contenido con el recipiente, acción que corresponde al verbo aplicar, cuya definición, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: “Poner algo sobre otra cosa o en contacto con otra cosa”. Así las cosas, el despacho puede concluir que se configuró infracción a la marca tridimensional de la demandante con sustento en el literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000. INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, no configuración / MARCAS TRIDIMENSIONALESCotejo, jurisprudencia. Ahora bien, frente a la infracción contenida en el literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, es menester que el despacho establezca si se acreditó la notoriedad de las marcas

“EGO”, cuya titularidad ostenta la demandante. De esta manera, luego de revisar el expediente el despacho no encontró resolución alguna que hubiera declarado la notoriedad de la marca “EGO” en Colombia o en otro de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, para la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, a finales de 2015. Cabe resaltar que si bien la demandante allegó al expediente una resolución que demostraba la notoriedad de la marca “EGO”, esta resolución solo extendió el término de reconocimiento hasta el mes de junio de 2013, lo cual conlleva al despacho a determinar si en el caso objeto de estudio, la demandada acreditó la presencia de algunos de los factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, al tenor de lo descrito en el artículo 228 de la Decisión Andina 486 del 2000. De las pruebas aportadas al plenario, el despacho puede concluir que la marca de titularidad de la demandante no se acreditó bajo los supuestos que exige el artículo 228 de la Decisión Andina 486 del 2000, para la comercialización de producto tipo “shampoo” pues se desconoce la inversión de la demandante para la promoción de este producto en la medida en que la certificación obrante a folio 28 del cuaderno 1, corresponde a la inversión en publicidad para la línea de productos marca “EGO”, la cual se encuentra conformada por productos como shampoo, gel y cera. Por lo anterior, el despacho se abstendrá de concluir con el análisis de la infracción alegada.

DAÑOS Y PERJUICIOS SISTEMA DE INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS/PROPIEDAD

INDUSTRIAL - Carga probatoria, jurisprudencia. Si bien la demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, ello la releva de probar la cuantía del perjuicio pero no la carga de probar la existencia del daño. La demandante solicitó el daño correspondiente a la pérdida de participación en el mercado correspondiente al 0.1%. Sobre el particular, el despacho rememora que a nadie le es aceptable constituir unilateralmente la probanza que a sí mismo le favorece cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio en perjuicio de la otra parte, pues ello sería tanto como admitir que el demandado, mutatis mutandi, pudiere esculpir su propia prueba, tal y como lo ha sostenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de abril de 2001, expediente 5502. Así las cosas, no es aceptable para este despacho que la demandante alegue en su favor como prueba de los perjuicios que solicita, un documento que fue elaborado por ella misma y no mediante un dictamen pericial. En ese orden de ideas, dado que no se allegaron otros medios de prueba con la finalidad de demostrar la existencia del daño alegado el despacho desestimará la pretensión condenatoria. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, no configuración / ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL - Diferencias, jurisprudencia.

El artículo señala que: “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. Con

la tipificación de ese acto lo que el legislador pretende es reprimir cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de donde proceden los productos o servicios que se ofrecen. En este acto se incluyen aquellos comportamientos en los que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa, así como también aquellos casos en que se presenta el denominado riesgo de asociación, el cual tiene lugar cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios y su distinto origen empresarial pero de alguna forma se le ha llevado a pensar que existe algún tipo de vinculación entre las empresas, ya sea por vínculos comerciales o porque pertenecen a un mismo grupo empresarial, esto es, la confusión indirecta. A efectos de determinar si la demandada tuvo intención de crear confusión entre los consumidores y en el mercado entre su shampoo “ARDEN FOR MEN” y el shampoo “EGO” de la demandante o si dicha confusión en realidad se materializó, no basta con analizar la forma de presentación de ambos productos con el objetivo establecer si ambos son idénticos o similares y en consecuencia pueden generar confusión entre uno y otro pues ello correspondería a un análisis desde la perspectiva de la propiedad industrial más no desde la óptica de la competencia desleal. Sobre el referido este despacho rememora que tanto la infracción a derechos de propiedad industrial como la acción por competencia desleal tutelan bienes jurídicos diferentes por lo que ambas imponen al interesado la acreditación de los supuestos de hecho que a su vez también son diferentes, pues tal y como lo ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio en

sentencia 720 del 29 de febrero de 2012: “La utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente por sí misma para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial pues el bien de propiedad industrial, en sí mismo considerado, no es un objeto de un acto de competencia desleal, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa como un medio o como un instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir, esto es, si constituye el medio para producir la confusión que es el hecho que la norma pretende evitar, de donde se sigue entonces que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos no puede estar limitado a establecer la mera infracción a este derecho sino que debe encaminarse, entre otras, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado”. Así las cosas, el despacho, luego de analizar la totalidad de las pruebas decretadas y practicadas, concluye que la confusión alegada no fue acreditada desde la perspectiva de la competencia desleal porque ninguna de las pruebas da cuenta de una confusión efectiva entre los consumidores. Por otro lado, pese a que en principio podría concluirse que la presencia en el mercado de ambos shampoo podría generar un riesgo de confusión teniendo en cuenta su presentación, para el despacho no es suficiente la similitud de los envases, por lo que no se considera que se configure el riesgo de confusión pues el análisis de otros elementos permite desvirtuar la

existencia de una posible confusión en el mercado, tal y como se expuso al analizar la infracción a derechos de propiedad industrial. Respecto de los elementos adicionales mencionados, el despacho resalta que la etiqueta de ambos productos, pese a compartir un fondo negro y tener color gris, plata y blanco en la tipografía, son a simple viste diferentes, ya que salta a la vista que el elemento principal del accionante corresponde a la marca nominativa “EGO”, escrita en forma vertical, mientras que en la etiqueta del producto de la demandada resaltan las expresiones “Shampoo anticaspa” y “3 en 1”. En ese sentido, el despacho se aparta de lo manifestado en el auto 72141 del 12 de agosto de agosto de 2016 en el que manifestó que la similitudes entre todos los elementos de los envases podrían llevar a confundir al consumidor al momento de adquirirlos, decisión que se toma en consecuencia al análisis conjunto del material probatorio allegado al expediente, el cual demostró que en el mercado relevante correspondiente a la comercialización de shampoo para hombres la marca “EGO” es conocida más no notoria y que la marca “ARDEN FOR MEN”, de titularidad de la demandada, para los efectos de este proceso puede ser considerada como una marca sombrilla o paraguas con la capacidad de heredar su reputación y distintividad al shampoo de la demandada. Por lo expuesto, para este juzgador las marcas “EGO” y “ARDEN FOR MEN”, gozan de distintividad en el mercado de productos de aseo para hombre con independencia del empaque de sus productos, lo que impide que se genere en los consumidores riesgo de asociación entre el shampoo “EGO” y “ARDEN FOR MEN”, pues ambas marcas se encuentran posesionadas en el

mercado relevante de la comercialización de productos de aseo para hombre. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no configuración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, dicho acto constituye una forma parasitaria de competir pues consiste en emplear medios ilegítimos tales como la utilización de signos distintivos ajenos, el empleo de denominaciones de origen o la alusión de relaciones actuales o pasadas del competidor desleal con otro participante en el mercado, entre otras posibilidades, con el fin de adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero, así como también de su fama, reconocimiento y el buen nombre del que goza, aprovechando de ese modo lo que el tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, la simpatía que despierta y las afinidades que generan. Para la acreditación de esta conducta desleal es indispensable que la demandante pruebe que goza en el mercado de un buen nombre y además tiene prestigio, lo que le otorga una posición destacada en el mercado. En el caso concreto, la demandante afirmó que la marca “EGO”, goza de una alta recordación en el mercado por lo que al analizar los medios de prueba allegados el despacho puede concluir que no se probó el buen nombre y prestigio de la marca “EGO” porque los artículos reseñados por la demandante hacen referencia a la aparición de una marca en el mercado más no se establece en ellos que cuente con una reputación, pues para ello se requiere tener trayectoria en el mercado, hecho que no se probó en el presente proceso.

Por lo anterior, el despacho no accederá a la pretensión relativa a reconocer la ocurrencia del acto desleal de explotación de la reputación ajena. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Según el artículo 18 de la Ley 256 de 1996: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica”, de lo anterior se colige que para configuración de esta conducta desleal se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1) la infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996 y 2) la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa como consecuencia de la vulneración. En el presente caso, la demandante invocó como normas violadas los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000. En ese orden de ideas, en principio podría considerarse que la demandada incurrió en el acto bajo estudio pues al inicio de las consideraciones de esta sentencia se expuso la manera como la demandada infringió los derechos marcarios de la demandante al incurrir en la prohibición de uso del literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000. Sin embargo, es de recordar que la conducta desleal exige, además de la vulneración de la norma (literal a) del artículo 155 de la Decisión Comunitaria), la demostración de una ventaja competitiva significativa a favor del competidor presuntamente desleal. En el caso bajo estudio, el despacho observa que la demandante no probó la ventaja

competitiva propia del tipo desleal objeto de estudio que podría surgir por el uso de un envase similar de la marca tridimensional de titularidad de la demandada. Por lo anterior, el despacho no accederá a al reconocimiento del acto desleal estudiado.

Elaboró: JRLP