SIC - Sentencia Rad.17-431830 de 2018

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 17 - 431830

Fecha de la providencia: 13/12/2018

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): CI SUPER DE ALIMENTOS S.A. Demandado(s): COMESTIBLES ALDOR S.A.

Juez: Diego Andrés Castillo Guzmán

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante afirmó que es licenciataria de la marca BIANCHI para la comercialización de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, según el certificado de registro Nº 201681, vigente hasta el 30 de septiembre de 2027.

2. De otro lado, expresó que COMESTIBLES ALDOR S.A. es titular de la marca BIAGI ARTESANO para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 19 de enero de 2028, según el certificado de registro Nº 583186. De esta manera, señaló que ambas son competidoras en el mercado colombiano en la categoría de los productos de caramelos.

3. Se dijo en la demanda, que la sociedad demandada lanzó al mercado el producto BIAGI ARTESANO con un nuevo empaque, el cual generaba confusión en los consumidores respecto del producto BIANCHI, por las similitudes fonéticas, ortográficas, y visuales.

4. Adicionalmente, la sociedad accionante señaló que BIANCHI era una marca notoria reconocida por la SIC para los años 2014 a 2018 y 2015 a 2017. Igualmente, adujo que contaba con una reputación en el mercado, y que según el estudio denominado Evaluación

de Nombres de agosto de 2017, la marca BIANCHI estaba en el primer lugar del top of mind de los consumidores.

5. Así las cosas, la sociedad accionante señaló que el extremo demandado desarrolló una estrategia competitiva basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, particularmente en el provecho injustificado del poder distintivo, de la reputación, y del valor publicitario del que gozan sus productos, en especial, su marca BIANCHI.

6. De esta manera, la sociedad accionante expresó que debido al bajo nivel de reconocimiento de la marca BIAGI en el mercado, era evidente la intención de COMESTIBLES ALDOR S.A. de apalancarse en la reputación y posicionamiento de BIANCHI, configurándose así el acto desleal de explotación de la reputación ajena.

TEMAS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL - Acreditación.

En el presente asunto se encuentran acreditados los ámbitos de aplicación establecidos en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 de 1996. Se resalta que sobre este aspecto no se planteó ninguna discusión por las partes, por lo que no es necesario hacer un pronunciamiento adicional por parte del despacho. ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL Y ACCIÓN POR INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Diferencias, conceptualización, aplicación al caso en concreto según los argumentos que soportan el acto desleal de confusión. El titular de derechos de signos distintivos que estén siendo reproducidos, imitados, o utilizados indebidamente, y sin autorización, cuenta con dos sistemas diferentes de protección con miras

a reprimir las distintas conductas, estos son: la acción de competencia desleal y la acción derivada de las normas sobre la propiedad industrial. Acciones que por estar dirigidas a tutelar bienes jurídicos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes, a efectos de que su pretensión sea acogida. En el caso de la acción de competencia desleal, la utilización indebida de un signo distintivo, no es suficiente por sí misma para configurar el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial. Por lo que, las conductas desleales se configuran, si el bien de propiedad industrial se usa como medio o instrumento para producir el efecto de que la Ley busca reprimir. De esta manera, el análisis que corresponde adelantar en un proceso de competencia desleal, fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado análisis: “no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 149 IP de 2007). Por lo tanto, la similitud ortográfica y fonética alegada entre las marcas en disputa no es pertinente en aras de demostrar la comisión del acto desleal de confusión. En tanto que la

protección de las normas prohibitivas de la deslealtad de la competencia no están encaminadas a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica, asegurando que al momento de competir, los participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hace referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996. Por último, en lo atinente a este último tema, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que no existía confusión entre los signos BIAGI y BIANCHI, según la Resolución 427 del 18 de enero de 2010. Por tal motivo, en relación con los aspectos ortográficos y fonéticos, el conflicto ya fue dilucidado por la SIC. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Definición legal, conceptualización, tipos de confusión, no configuración, no confusión entre los empaques del producto/ TRADE DRESSConcepto (doctrina), análisis por presunta confusión generada por los empaques. El artículo 10 de la Ley 256 de 1996, establece que: “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”. Con base en lo anterior, el acto desleal de confusión atenta contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Este se configura en los eventos en los que se disputa, en dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en

los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se ofrecen (Barona, 2008). Dentro del concepto de acto desleal de confusión, se encuentra la confusión directa, donde el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro; o la confusión indirecta, en la que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, y su origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, contractuales, o pertenencia al mismo grupo empresarial (Sánchez, 2009). Debe aclararse que la reproducción de elementos característicos de la presentación comercial del producto de un competidor resulta legítima y, por lo tanto, no tiene carácter desleal en aquellos eventos en que se incluyan aspectos diferenciadores relevantes, que permitan disminuir el riesgo de que un producto sea adquiriendo pensando que es otro, o de que a ambos se les atribuya el mismo origen empresarial (SIC, sentencia Nº 780 de 2012). En el caso en concreto, el acto desleal deberá analizarse bajo el concepto de trade dress, toda vez que la disputa versa sobre la presunta confusión generada por los empaques. Así las cosas, trade dress, según Jalife Daher es “la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos, tales como el tamaño y la forma de los

empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que visualmente identifican al producto” (Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Citado en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Nº 55.454 de 2010). De esta manera, analizados los hechos del caso, se advierte que los empaques si bien guardan alguna similitud en la categoría de caramelos, por el color crema, la ventana de presentación, descripción del confite, y la indulgencia; elementos que corresponden a la imagen del caramelo, su presentación en conjunto no es semejante con el producto de la marca de la sociedad accionante, puesto que cada uno tiene características particulares que permiten la diferenciación entre ellos, situación que no genera confusión en el mercado. De lo anterior, se tiene que tanto BIANCHI como BIAGI ARTESANO hacen uso de ventanas de exhibición en sus empaques con apariencia diferente, lo que permite una caracterización distinta entre estos. Por otro lado, los principales consumidores del producto BIANCHI, son clientes que compran caramelos al por mayor, para luego venderlo de manera unitaria, por ende, estos consumidores tienen conocimientos previos del producto que pretenden adquirir. En esta medida, tienen un conocimiento especializado, razón por la cual, diferencian con facilidad un producto BIANCHI de un producto BIAGI, situación que conlleva a una baja posibilidad de confusión. Incluso, en relación con los consumidores del canal tradicional, estos son personas que adquieren el producto de manera individual y son denominados como consumidores medios, por lo tanto, en su gran mayoría no confunden los empaques de esta presentación. En consecuencia, con

base en el análisis del material probatorio, se declarará que la sociedad demandada no incurrió en el acto desleal de confusión. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Definición legal, elementos para su configuración, falta de prueba, no configuración. El artículo 15 de la Ley 256 de 1996, establece que “se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”. Adicionalmente, la norma dispone que “se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares"” Así, la norma transcrita condena el aprovechamiento indebido del prestigio y de la fama conseguido por otro en el mercado, logrando un beneficio que resulta reprochable. Conforme a lo anterior, para la configuración de la conducta, se deben acreditar dos supuestos, que a saber son: i) el uso real de la reputación ajena, esto es, el uso sin autorización de un derecho industrial de titularidad de la demandante; y ii) la ventaja competitiva en el mercado alcanzada. Debe aclararse que resulta ineludible demostrar la reputación industrial, comercial o profesional, la cual presuntamente fue usada en provecho propio, para tener una ventaja frente a otro competidor. En primer lugar, el despacho encontró acreditado que BIANCHI es una marca líder en los

productos de caramelo, la cual tiene consolidada un alto nivel de reconocimiento y recordación en los consumidores. Además, según los estudios de mercado aportados al expediente, BIANCHI es un producto con mayor preferencia en los consumidores que BIAGI. Por lo tanto, el despacho cuenta con suficientes elementos de juicio para establecer que la marca BIANCHI tiene una reputación en el mercado. Sin embargo, no se probó que con el nuevo diseño del empaque de BIAGI ARTESANO, haya existido un aprovechamiento de la reputación del producto de BIANCHI. Tampoco hay prueba que acredite el nexo de causalidad entre el nuevo empaque de BIAGI ARTESANO y la disminución en las ventas de BIANCHI. En consecuencia, no se avizoran pruebas que acrediten la comisión de la conducta de explotación de la reputación ajena, y en este sentido, la pretensión será desestimada.

Elaboró: ACSB