SIC - Sentencia Rad.18-163872 de 2021

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 18 - 163872

Fecha de la providencia: 15/03/2021

Tipo de proceso: Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal

Demandante(s): SERVIENTREGA S.A. Demandado(s): MARLENY MOTIVAR VARGAS, propietaria del establecimiento

de comercio CARGA Y TRASTEOS SERVI&ENTREGA.

Juez: Camila Andrea Medina Gómez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. SERVIENTREGA S.A. adujo que era una compañía dedicada al transporte de mercancías y servicios de mensajería. Además, expresó que era titular de los derechos derivados de la familia marcaria SERVIENTREGA, la cual estaba integrada por aproximadamente 50 registros de la marca en mención. Igualmente, señaló que era titular de los derechos de propiedad industrial de la expresión SERVIENTREGA a título de nombre y enseña comercial.

2. Expresó la accionante que la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) reconoció la notoriedad de la marca mixta SERVIENTREGA a través de la Resolución No. 551187 del 18 de septiembre de 2013 y la Resolución No. 4846 del 31 de enero de 2014.

3. Por su parte, adujo la sociedad demandante que MARLENY MOTIVAR VARGAS era propietaria del establecimiento de comercio CARGAS Y TRASTEOS SERVI&ENTREGA, el cual desarrollaba actividades complementarias al transporte.

4. Dijo la demandante que MARLENY MOTIVAR VARGAS utilizó la expresión SERVI&ENTREGA

y/o SERVIYENTREGA: i) a título de enseña comercial para identificar su establecimiento de comercio; ii) en sus tarjetas de presentación; y iii) en sus redes sociales como Facebook, Instagram y otros contenidos digitales.

5. Al respecto, aclaró la accionante que la demandada no tenía autorización para utilizar expresiones idénticas y/o similarmente confundibles con las de su marca comercial, nombre comercial y enseña comercial, por lo que, la demandada estaba obteniendo un aprovechamiento injusto del prestigio profesional y comercial de SERVIENTREGA S.A.

6. Agregó la sociedad demandante que el signo usado por la demandada reproducía la totalidad de los elementos que integraban la marca notoria SERVIENTREGA, causando en el consumidor una alta similitud visual y confusión directa e indirecta, ya que los consumidores podían pensar que entre las partes de este litigio existía una vinculación económica y jurídica.

Por último, adujo la sociedad demandante que existía conexidad competitiva entre las partes del proceso por la gran similitud de ambas marcas en atención con los siguientes criterios: finalidad del servicio (transporte de mercancías); canales de comercialización (sitio físico de comercialización) y medios de publicidad (Facebook, Twitter, YouTube, etc).

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: “a. Principales Primero principal: declarar que MARLENY MOTIVAR VARGAS por la utilización del signo SERVI&ENTREGA y/o serviyentrega en las condiciones expuestas en los hechos de la demanda y de conformidad con lo previsto en los literales (a) y (d) del artículo 155 de la Decisión Andina

486 del 2000, incurre en actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de SERVIENTREGA derivados del registro de la marca SERVIENTREGA.

Segunda principal: declarar que MARLENY MOTIVAR VARGAS por la utilización del signo SERVI&ENTREGA y/o serviyentrega en las condiciones expuestas en los hechos de la demanda y de conformidad con lo previsto en el literal (e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, incurre en actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de SERVIENTREGA derivados del registro de la marca notoria SERVIENTREGA.

Tercera principal: declarar que MARLENY MOTIVAR VARGAS por la utilización del signo SERVI&ENTREGA y/o serviyentrega en las condiciones expuestas en los hechos de la demanda y de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 200 de la Decisión Andina 486 del 2000, incurre en actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de SERVIENTREGA derivados del primer uso pacifico, permanente y continuo del nombre y enseña comercial

SERVIENTREGA.

Cuarta principal: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS de manera inmediata, permanente y definitiva, cesar los actos que constituyen infracciones de derechos de propiedad industrial de SERVIENTREGA derivados de la marca, el nombre y la enseña comercial SERVIENTREGA.

Quinta principal: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS retirar de manera inmediata, permanente y definitiva, cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, denominación o razón social, nombre de establecimiento y, en general cualquier material comercial y/o

publicitario en el que emplee la expresión SERVI&ENTREGA y serviyentrega, o cualquier otro signo confundible con la marca, nombre y enseña comercial SERVIENTREGA.

Sexta principal: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS suspender de manera inmediata la utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares y/o idénticos con la marca, la enseña y nombre comercial SERVIENTREGA de titularidad de la empresa

SERVIENTREGA.

Séptima principal: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS suspender de manera inmediata, la utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares o idénticos con las marcas SERVIENTREGA de la empresa SERVIENTREGA en contenidos digitales y/o redes sociales tales como, pero sin limitarse a Facebook, YouTube, Instagram.

Octava principal: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS eliminar de manera inmediata y definitiva la expresión SERVI&ENTREGA y serviyentrega del correo electrónico mediante el cual ofrecen sus bienes y servicios, y demás elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares o idénticos con las marcas SERVIENTREGA de titularidad de la empresa

SERVIENTREGA.

Novena principal: condenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS a pagar a SERVIENTREGA una regalía razonable sobre el monto de los beneficios económicos obtenidos como resultado de los actos de infracción.

En virtud del artículo 2.2.2.21.1 me acojo al sistema de indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria y, por lo tanto, sujeto la tasación al monto que determine el juez en aplicación de los criterios previstos en el artículo 2.2.2.21.2.

Décima principal: condenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS al pago de costas y agencias en derecho.

b. Subsidiarias Primera subsidiaria: declarar que MARLENY MOTIVAR VARGAS incurrió frente a SERVIENTREGA en el acto desleal el acto de confusión previsto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

Segunda subsidiaria: declarar que MARLENY MOTIVAR VARGAS incurrió frente a SERVIENTREGA en el acto desleal de explotación de la reputación ajena, previsto en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Tercera subsidiaria: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS de manera inmediata, permanente y definitiva, cesar y remover los efectos de los actos que constituyen confusión y explotación de la reputación ajena expuestos en los hechos de la demanda.

Cuarta subsidiaria: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS retirar de manera inmediata, permanente y definitiva, cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, razón y/o denominación social, nombre de establecimiento y, en general, cualquier material comercial y/o publicitario en el que se emplee la expresión SERVI&ENTREGA y/o serviyentrega, o cualquier otro signo confundible con la expresión SERVIENTREGA.

Quinta subsidiaria: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS suspender de manera inmediata la utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares y/o idénticos con la expresión SERVIENTREGA.

Sexta subsidiaria: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS suspender de manera inmediata la

utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares o idénticos con la expresión SERVIENTREGA de la empresa SERVIENTREGA en contenidos digitales y/o redes sociales tales como, pero sin limitarse a, Facebook, YouTube, Instagram.

Séptima subsidiaria: ordenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS eliminar de manera inmediata y definitiva la expresión SERVI&ENTREGA y/o serviyentrega del correo electrónico mediante el cual ofrecen sus servicios, y demás elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares o idénticos con la expresión SERVIENTREGA de titularidad de la empresa SERVIENTREGA.

Octava subsidiaria: condenar a MARLENY MOTIVAR VARGAS al pago de costas y agencias en derecho.” TEMAS LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acción por infracción a derechos de propiedad industrial, acreditación.

En materia de propiedad industrial, el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala: “El titular del derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente o contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. En el presente caso, el despacho encuentra acreditado que SERVIENTREGA S.A. es titular de las marcas nominativas y mixtas para servicios de las clases 1, 35, 36, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las certificaciones aportadas. En este sentido, se encuentra legitimada para solicitar la protección de los signos que reclama.

LITERAL A) DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 – Definición legal,

no configuración del acto infractor. Según el literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular de un derecho de propiedad industrial puede impedir a terceros: “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”. Con base en el precepto normativo, advierte el despacho que en el presente caso no se encuentra configurada la infracción desde el punto de vista del literal a) del artículo 155 de la Decisión en mención. Lo anterior, ya que se demostró que la parte demandada prestaba servicios de transporte de mercancías, por lo cual, no es posible afirmar que la pasiva usó algún signo semejante a las marcas registradas por la demandante sobre productos. LITERAL D) DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 – Elementos para su configuración, configuración del acto infractor/ REGLAS DE COTEJO DE SIGNOS MIXTOS - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para la configuración de la infracción en virtud del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, se deben estudiar tres presupuestos, los cuales son: i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo que se aduce de infractor; ii) la similitud de identidad de dicho signo con los que se encuentran registrados; y iii) el riesgo de confusión o asociación entre el signo presuntamente infractor y aquellos que se encuentran registrados. En el caso en concreto, el primer requisito se encuentra satisfecho ya que se probó que la

demandada usaba la expresión SERVI y ENTREGA y/o serviyentrega en el mercado. En lo que respecta al segundo presupuesto, se deben seguir las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, identificar cuál es el elemento preponderante de los signos en disputa. Para el presente caso, el despacho concluyó que el elemento denominativo es el más preponderante, es decir, las denominaciones SERVI y ENTREGA y/o serviyentrega; y SERVIENTREGA, pues: “El elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario (…)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 17 IP de 2013). Asimismo, aduce el despacho que el cotejo del elemento denominativo debe realizarse siguiendo los parámetros de: i) similitud ortográfica: entendida como la semejanza de las letras entre los signos, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones; ii) similitud fonética: es la coincidencia en las raíces o terminaciones, y se da cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir; y iii) similitud ideológica: se produce cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, por lo cual, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de la otra. En el presente caso, afirma el despacho que la demandada se encuentra ejecutando un

comportamiento que puede causar riesgo de confusión entre los consumidores, debido a la semejanza que existe entre las expresiones confrontadas. Por lo que, los consumidores podrían acudir al establecimiento de comercio de la demandada pensando erróneamente que allí se prestan los servicios identificados con la marca SERVIENTREGA de la demandante. En consecuencia, concluye el despacho que se configura la infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. LITERAL E) DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 – Definición legal, no configuración del acto infractor. El literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, señala que: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”. Agrega el despacho que para la configuración de la mencionada infracción, se debe estar en presencia de una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios. En el presente caso, se allegaron al expediente las Resoluciones Nº 55117 de 2013 y Nº 4846 de 2014, mediante las cuales se reconoció la notoriedad de la marca de titularidad de la parte demandante. Sin embargo, pone de presente el despacho que en el caso bajo estudio no se probó que la

demandada empleó la expresión presuntamente infractora durante los períodos en que el signo contaba con el certificado de notoriedad de la marca. En este orden de ideas, si la marca no era notoriamente conocida para el momento en que la parte demandada las usaba en el comercio, no puede el despacho declarar un incumplimiento en virtud del literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, toda vez que la norma exige para su vulneración que el signo sea notoriamente conocido. INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA – No procedencia, ausencia de acreditación del daño. Advierte el despacho que la demandante se acogió al modelo de indemnización preestablecida, sin embargo, no encuentra el despacho acreditado el daño alegado por la sociedad demandante. En efecto, ninguna de las pruebas allegadas dan cuenta de los beneficios que pudo percibir la parte demandada debido al uso no autorizado de las marcas de titularidad de SERVIENTREGA S.A. Sobre la base de lo anterior, no se accederá a la pretensión indemnizatoria. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA - Acción de competencia desleal, acreditación. El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 señala: “En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley. (...) La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o una

parte sustancial del mismo”. En el presente caso se encuentra acreditada la legitimación por activa de la sociedad demandante con base en las manifestaciones realizadas en la demanda, en el interrogatorio de parte del representante legal, y con el material probatorio consistente en un material publicitario, grabaciones comerciales, y artículos de prensa, con lo cual se evidencia que efectivamente existe una participación en el mercado por parte de la demandada. En cuanto a la legitimación por pasiva, el artículo 22 de la Ley 256 de 1996 señala: “Las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley, deberán dirigirse contra el patrono”. De este modo, las actuaciones realizadas por MARLENY MOTIVAR VARGAS relacionadas con el uso no autorizado de las expresiones SERVI&ENTREGA y/ serviyentrega, a criterio del despacho han contribuido a que se ejecuten los actos de competencia desleal alegados por la sociedad demandante. En ese orden de ideas, se encuentra legitimada por pasiva la parte accionada. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Definición, elementos para su configuración, confusión directa, confusión indirecta, configuración del acto desleal. El artículo 10 de Ley 256 de 1996 menciona: “En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se

considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. Así las cosas, expresa el despacho que el acto de confusión se configura cuando se ejecuta en el mercado, y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulta idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. No obstante, para la configuración del acto no es indispensable la materialización del efecto perjudicial en el mercado, pues basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta de confusión. Igualmente, pone de presente el despacho que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que existen dos tipos de confusión: la confusión directa, la cual se materializa cuando el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro; y la confusión indirecta, en los que se presenta el riesgo de asociación, el cual se genera cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trata, pero les atribuye en contra de la realidad de los hechos un origen empresarial común, o atribuye una misma relación a ambas empresas. De esta forma, con fundamento en el material probatorio allegado al expediente, el despacho evidenció el uso que hacía la demandada de las expresiones SERVI&ENTREGA y/ serviyentrega en el comercio. Lo cual, conllevaba al consumidor a un riesgo de confusión, por lo tanto, el despacho declaró aprobado que la demandada incurrió en el acto desleal de confusión.

ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – Definición legal, presunción, configuración del acto desleal. Señala el artículo 15 de la Ley 256 de 1996: “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares". Aclara el despacho que el acto estudiado condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama que ha sido conseguido por otro actor en el mercado, lo que supone que quien lo alega tiene la carga de probar que cuenta con el prestigio o reconocimiento en el mercado. Ahora bien, manifiesta el despacho que el inciso segundo de la norma en cuestión es una presunción de deslealtad, por lo que, la contraparte debe desvirtuarla. En el presente caso, el despacho encuentra probado que hay un uso no autorizado de signos distintivos por parte de la pasiva, lo que es calificado como desleal. En este sentido, como la parte demandada no desvirtuó la presunción contenida en la norma, el despacho declarará la comisión del acto desleal de explotación de la reputación ajena.

Elaboró: ACSB