SIC - Sentencia Rad.21-62127 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 21 - 62127

Fecha de la providencia: 30/09/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): SPORTLINE AMERICA INC. Demandado(s): BELGROUP S.A.S.

Juez: Hugo Alberto Martínez Luna

SÍNTESIS DEL CASO SIGNOS EN COTEJO: Marcas registradas Signo presuntamente infractor

HECHOS:

1. La sociedad demandante SPORTLINE AMERICA INC, afirmó ser la titular de las marcas mixtas “SPORTLINE AMERICA” con certificado de registro No. 202304, para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y “SPORTLINE AMERICA” con certificado de registro No. 202304, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Afirmó la sociedad demandante que celebró un contrato de franquicia con la sociedad Century Sports S.A.S, en virtud del cual otorgó a la sociedad Century Sports S.A.S el uso de sus marcas en Colombia, para la comercialización de ropa, calzado y accesorios deportivos.

3. SPORTLINE AMERICA INC asevero que la sociedad demandada BELGROUP S.AS. a través de distintos establecimientos de comercio en diferentes ciudades de país y a través del portal web “www.sportlife.com.co” comercializaba ropa, calzado y accesorios deportivos bajo el signo “SPORTLIFE”.

4. Manifestó la parte actora que, el signo “SPORTLIFE” de la pasiva no constaba en ningún registro marcario en Colombia. Agregó que, el 11 de noviembre de 2019, BELGROUP S.A.S.

realizó el depósito de este signo como enseña comercial.

5. Señaló la parte actora que no hubo ningún tipo de autorización, licencia, aprobación o permiso que facultara a la pasiva usar, explotar o reproducir el signo “SPORTLINE”.

6. Adujo SPORTLINE AMERICA INC que existió similitud fonética, gramatical y ortográfica entre sus signos y aquel de la accionante, lo que generó un riesgo de confusión para los consumidores.

7. La sociedad demandante puso de presente que mediante comunicación enviada a la sociedad accionada el 29 de julio de 2019, se le solicitó cesar el uso de la expresión “SPORTLIFE”. A través de comunicación escrita el 12 de noviembre de 2019, la sociedad accionada dio respuesta indicando que entre los signos existían diferencias, especialmente fonéticas, lo que resultaría suficiente para diluir cualquier riesgo de confusión.

8. Finalmente, SPORTLINE AMERICA INC manifestó que la sociedad accionada continuó utilizando a la fecha de la presentación de la demanda, el signo infractor, lo que generaba un riesgo de confusión y aprovechamiento de manera indebida de la reputación de la sociedad accionante, incurriendo así en una conducta de competencia desleal.

9. La sociedad demandada interpuso las siguientes excepciones de mérito: “inexistencia de infracción marcaria en los términos del artículo 155 de la Decisión Andina 486 por parte BELGROUP S.A.S”, “carencia de riesgo de confusión entre los signos “SPORTLIFE” y “SPORTLINE””, “ausencia de infracción por explotación de la reputación ajena en los

términos del artículo 15 de la ley 256 de 1996 por parte de BELGROUP S.A.S”.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Se declare que BELGROUP S.AS. incurrió en la infracción consagrada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000.

2. Se declare que la pasiva ha cometido actos de competencia desleal, concretamente explotación de la reputación ajena.

3. Se ordene a la sociedad demandada cesar de manera inmediata los actos que viene realizando de uso, promoción, publicidad y disposición de la denominación “SPORTLIFE” por ser confundible con las marcas “SPORTLINE AMERICA”.

4. Se ordene a BELGROUP S.AS. que cese de manera inmediata el uso y el aprovechamiento de la reputación ajena de SPORTLINE AMERICA INC.

5. Se ordene a BELGROUP S.AS. el retiro inmediato de la expresión “SPORTLIFE” y cualquier signo confundible con las marcas “SPORTLINE AMERICA” de todos los circuitos comerciales publicitarios impresos o electrónicos en donde estuviese usando, publicando o promocionando.

6. Se ordene a la sociedad demandada abstenerse de volver a utilizar expresiones similares o confundibles con las marcas “SPORTLINE AMERICA”.

7. Se ordene a BELGROUP S.AS. abstenerse de incluir referencias de las marcas “SPORTLINE AMERICA” sin autorización expresa de SPORTLINE AMERICA INC.

TEMAS PRIMER USO - ENSEÑA COMERCIAL – Titularidad y existencia del derecho, no se acreditó un primer uso a título de enseña comercial de la sociedad demandada.

Es importante mencionar que este tipo de signos se dirige a identificar un establecimiento de comercio, lo cual ciertamente no puede homologarse a la razón social, la cual corresponde a la denominación de una sociedad. En todo caso, es de advertir que el mero depósito de un signo a manera de enseña comercial, ante la autoridad competente no configura un derecho en favor del depositante. Sobre el particular, el artículo 200 de la Decisión Andina 486 de 2000, establece que “la protección de las enseñas se regirá por la norma del nombre comercial”. De esta forma, corresponde a un derecho propiedad industrial de gran relevancia en el mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotación hecha por el empresario a lo largo del tiempo. La Decisión Andina 486 de 2000, a partir del artículo 190, estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar a una empresa o a una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y, que reúna las características de ser un uso anterior, real y efectivo, personal, público, ostensible y continuo. Se evidencia que, conforme al depósito con registro No. 22042 de 29 de mayo de 2014, TRAINING INC S.A. habría depositado la enseña mixta “TIENDAS SPORTLIFE”, www.sportlife.com.co, para identificar establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de prendas, calzado y artículos deportivos de diversas marcas. Además, la Resolución No. 17005 de 13 de marzo del 2014, daría cuenta un depósito de enseña comercial

en idénticos términos a los ya mencionados. De lo anterior, es claro que, el depósito efectuado no habría sido realizado a nombre de la sociedad accionada, sino de un tercero, por lo cual no es dable considerar la existencia de un depósito a favor de la sociedad demandada y, con ello tampoco, la prueba de un primer uso, a título personal, de la accionada. Lo anterior, desvirtúa la existencia de un nombre comercial, pues aparte de los documentos mencionados anteriormente, no existen otros elementos o medios de prueba que permitan considerar la existencia de un primer uso y aún menos, un uso personal, ostensible, público y continuo, respecto de la enseña comercial de la que alega ser titular el accionado. Asimismo, la inscripción de unos establecimientos de comercio bajo la denominación “SPORTLIFE”, en su certificado registro de existencia y representación legal, no es un aspecto que implique una trascendencia o impacto real en el comercio, máxime si se tiene en cuenta que el certificado de existencia y representación legal corresponde a una obligación del comerciante, conforme al artículo 28 del Código de Comercio.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA/TITULARIDAD DEL DERECHO (MARCAS) –

Acreditación. El artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente

podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquier de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo un contrario entre los cotitulares”. En el caso particular, se observa la existencia de que SPORTLINE AMERICA INC es titular, dos registros marcarios mixtos con certificados No. 202304 y No. 597423, para identificar servicios de las clases 42 y 35, respectivamente, y vigentes hasta el 24 de octubre de 2027 y 5 de julio de 2028. Asimismo, conforme al escrito de la contestación de la demanda, la titularidad sobre los signos “SPORTLINE AMERICA” no fue un aspecto de debate. Por lo tanto, la legitimación de la demandante se puede considerar acreditada a través de las pruebas documentales aportadas en el escrito de solicitud cautelar y en la demanda, según las cuales se evidencian los registros marcarios en mención, de titularidad de la accionante. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina, configuración/USO EN EL COMERCIO DEL SIGNO PRESUNTAMENTE INFRACTOR – Acreditación/ COTEJO DE SIGNOS MIXTOS – Jurisprudencia, similitud ortográfica y fonética entre los signos cotejados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en el proceso 304-IP-2019 que la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios; por ejemplo, para la identificación de establecimientos de comercio y de actividades comerciales, es

un comportamiento que en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, puede configurar una infracción a los derechos del propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 304-IP-2019). Así lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen “dos elementos fundamentales, el primero determinativo. referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 049-IP-2012). La infracción alegada se centraría en el uso de la expresión “SPORTLIFE” utilizada por la accionada para identificar en el mercado sus establecimientos de comercio, dedicados al servicio de venta de prendas, de calzado e indumentaria deportiva, expresión que la accionante consideraría similarmente confundible a sus registros. En el caso concreto, la accionada aceptó ser la titular de portal web “www.sportlife.com.co” y que, pese a la reclamación extrajudicial efectuada por la accionante a la fecha de la acción continuaría utilizando el signo “SPORTLIFE” para identificar sus establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de calzado, prendas e indumentaria deportiva. Sumado a ello,

poseería trece establecimientos físicos de comercio, identificados con el signo en mención, ubicados en la ciudad de Tunja, Ibagué, Girardot, Villavicencio, Ubaté, Fusagasugá y Bogotá. Respecto al alegado uso, es dable destacar que la expresión “SPORTLIFE” por parte de la sociedad demandada no ha sido objeto de gran controversia en el presente asunto, de hecho, tal uso ha sido aceptado por la parte accionada, quien manifestó que tal expresión comprendería la identificación de sus establecimientos de comercio. Así las cosas, es claro que la demandada en el desarrollo de su actividad económica y especialmente para identificar sus establecimientos de comercio, incluso también en el portal web, -dedicados a la comercialización de prendas de vestir, calzado e indumentaria deportivaha usado la expresión “SPORTLIFE”. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el uso de la expresión “SPORTLIFE” por parte de la demandada es una reproducción similar del signo mixto “SPORTLINE AMERICA”. Corresponde establecer si con este uso que se ha decantado, la pasiva infringiría los derechos de propiedad industrial de la actora sobre las marcas mixtas con certificado No. 202304 y No. 597423, conforme a los postulados del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, para realizar el cotejo de signos mixtos se debe determinar el elemento preponderante, esto es, el elemento figurativo o el denominativo, para luego continuar con el estudio de las marcas en conflicto, aplicando las reglas establecidas para cada caso, es decir, aquellas de cotejo de signos denominativos o

figurativos. Es de recordar que por lo general elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particulares de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño, u otras características, pueda causar mayor impacto en la mente del consumidor. Visto lo anterior, entre los signos en disputa, el elemento preponderante es el nominativo, en tanto que genera mayor recordación e impacto en la mente los consumidores. Por lo tanto, se cotejará los elementos nominativos del signo mixto de la demandante y de la demandada, a saber, “SPORTLINE AMERICA” para la accionante, y “SPORTLIFE” para la accionada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 441–IP–2015 estableció los criterios a seguir para un adecuado cotejo marcario: “1. La confusión resulta de la impresión en conjunta despertada por las marcas.

2. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial dentro del proceso 441–IP–2015). A efectos de realizar el cotejo anunciado, se aplicarán las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia a la Comunidad Andina para el cotejo de signos nominativos, quien ha establecido que

tratándose esta clase de signos se debe efectuar un análisis en conjunto, de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y no en las diferencias, desde el punto de vista del consumidor. Al respecto, se evidencia que las expresiones “SPORTLINE AMERICA” y “SPORTLIFE”, son similares desde un punto de vista ortográfico y fonético, en razón a que presentan una sucesión similar de sílabas, cuya extensión y coincidencias en las letras de la primera expresión que integran los signos, corresponden entre sí. Es de agregar que el orden de los vocablos genera una pronunciación y entonación semejante en los signos. De igual forma, el uso de la letra F en la última sílaba de la primera expresión de este signo (SPORTLIFE), no tiene potencialidad de generar suficientes distintividades entre los mismos, máxime si se tiene en cuenta que su pronunciación generaría incluso un sonido similar. Por su parte, frente a las manifestaciones del accionado relativas a que la expresión “LIFE” y “LINE” serian distintas, es de mencionar que tales vocablos son en idioma extranjero, y, por tanto, en principio, deben considerarse de fantasía. Lo anterior sin perjuicio de que existan ciertas expresiones en idioma extranjero que puedan considerarse de uso y entendimiento común por parte de un público y, en especial, dentro de sus consumidores especializados. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 255–IP–2019). Para el caso concreto si bien es posible concluir que el vocablo “SPORT” podría considerarse de uso común para entusiastas del deporte y consumidores de elementos deportivos, no existe

prueba que para el público consumidor de los productos y/o servicios del accionado o del accionante, tal efecto sea igualmente predicable a los vocablos “LIFE” y “LINE”. Es de destacar que, en todo caso, no se evidencia que el registro del accionante, específicamente la parte nominativa del signo hubiese sido limitada por parte la autoridad registral bajo el criterio de “uso común descriptivo” de la expresión en comento. En cuanto al uso de la posposición del vocablo “AMERICA” al final del signo de la accionante, tampoco diluye la consideración de la similitud entre los signos, pues el mismo correspondería a una expresión indicativa de un espacio geográfico, que reforzaría la idea de que el servicio del accionante corresponde a una presentación o sub clase que dirige a un consumidor particular, y que es ciertamente haría parte de un mismo origen empresarial, sin que la expresión “LINE” pueda generar el público suficiente distintividad o brinde alguna otra connotación al signo. Esta circunstancia genera una similitud fonética y ortográfica entre los signos en mención, de manera que es dable concluir que el signo de la accionada es similar a aquel de la accionante. Lo anterior, conlleva a que el consumidor genere la idea errónea de que los servicios de la accionante y la accionada comparten el mismo origen empresarial o se encuentran avalados por la accionante. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión puede manifestarse cuando al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado o, cuando si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, genera la creencia que

su similitud proviene del mismo productor o fabricante. Adicional a lo anterior, el mismo Tribunal ha manifestado que existen cuatro escenarios que dan lugar a un riesgo de confusión: “Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; -y finalmentesemejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 68-IP–2002). En el caso en particular, nos encontramos dentro semejanzas entre los signos e identidad entre los servicios, pues como se expresó los signos del accionado, presentan similitud fonética y ortográfica con los del demandante, sumado a que estos se usan para identificar los mismos servicios de ropa e indumentaria deportivas. Se concluye que existe el riesgo de confusión en el presente asunto dada la similitud entre los signos empleados por la accionada y la accionante, así como la identidad de los servicios que se identifican con tales signos y, que ello podría llevar a los consumidores a adquirir algún servicio ofrecido por la accionada pensando erróneamente que se trata de la accionante o que entre los mismos existe algún tipo de vínculo. Todo ello da paso a que se configuren los supuestos de infracción contemplados en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. Por lo que, las pretensiones en este sentido tienen vocación de prosperar.

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y POR PASIVA (ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL)-

Acreditación. La legitimación de las partes, en especial la de la accionante, no fue un aspecto objeto de discusión, máxime si se tiene en cuenta la aplicación de las sanciones del artículo 96 y 372 del Código General del Proceso, respecto del hecho 2° de la demanda, según el cual, la accionante habría concedido una licencia de uso respecto a sus signos a una sociedad de Colombia, la cual permitiría concluir que la parte actora tendría al menos un interés en concurrir en el mercado colombiano. Así las cosas, es claro que ambas partes participan o tienen un interés en el mercado nacional, específicamente en la comercialización de prendas e indumentaria deportiva, a través de establecimientos de comercio físicos y portarles web.

ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – No configuración.

El artículo 15 de la Ley 256 del 1996 condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, así como el logro de la referida conducta de un beneficio que resulta reprochable. En ese sentido, el despacho en oportunidades anteriores, ha indicado que la explotación de la reputación ajena consiste en una forma parasitaria de competir, que se basa en la utilización de medios ilegítimos para adquirir una ventaja a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero, la fama, el reconocimiento y el buen nombre de los que éste goza. (Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia de 29 de mayo de 2012. Radicación No. 09041964). En relación con esta conducta la accionada acusó, que el accionante cuenta con una trayectoria

y reputación en el mercado, por lo que, el uso no autorizado de sus signos distintivos para la identificación de establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de prendas e indumentaria deportiva constituye una presunción de tal acto desleal. En el expediente no obra medio de prueba que permita considerar la existencia una reputación en favor de la accionante, así como tampoco algún tipo de reconocimiento o trayectoria, razón por la cual, ante la ausencia de una demostración de la reputación, no hay lugar a continuar con el estudio de los demás requisitos para la configuración de este acto en particular. Lo anterior no es menos cierto bajo el argumento de uso no autorizado de los signos de la accionante, pues conforme se expuso con antelación, la configuración de este acto implica la existencia y comprobación de un nivel de reputación, el cual se ha aprovechado de forma indebida, a través de un uso no autorizado de signos ajenos que, para el caso concreto, serían los de la accionante, y no un uso de algún signo que bien pueda considerarse similar o susceptible de confusión. En consecuencia, la acusación por la presunta explotación de la reputación ajena no encuentra razón para prosperar, por ello, las pretensiones tan poco lo están.

Elaboró: ASRR

Revisó: AMM