SIC - Concepto 1083

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 16-264458- -1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación radicada el 11 de octubre de 2016, en la cual se señala:

“ 1. informe sobre cuáles son las formas de protección frente a las prácticas temerarias en las acciones de cancelación de marca y acción de vulgarización de aquello accionantes que de manera temeraria están solicitando la cancelación o declaración de vulgarización cuando no hay fundamentos para ello, ya que quien asume los costos es el titular2. Culés son las formas de reconocimiento patrimonial que podían existir en vías de proceso administrativo o en que otro tipo de acciones para que el titular que efectivamente demostrado que su marca está en uso o no se ha vulgarizado dado que quien soporta el gravamen es el titular la marca”

existir en vías de proceso administrativo o en que otro tipo de acciones para que el titular que efectivamente demostrado que su marca está en uso o no se ha vulgarizado dado que quien soporta el gravamen es el titular la marca”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vist a, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOTeniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.”

nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administrar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

La acción de cancelación por falta de uso está consagrada en los siguientes términos en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“ Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta

eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

Dicho artículo ha sido objeto de la siguiente interpretación por parte del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina:

"El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOconsecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOconsecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autoriza da para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación". (Proceso 116 -IP2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca

CALCIORAL).

De acuerdo con lo anterior, cualquier persona puede promover ante esta Superintendencia la acción de cancelación de una marca por falta de uso, con fundamento en que no se haya realizado un uso efectivo de la misma dentro del mercado al menos dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se promueva.

Para promover esta acción, el solicitante de ella debe pagar una tasa previamente establecida en la Resolución No. 45734 de 20161.

mercado al menos dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se promueva.

Para promover esta acción, el solicitante de ella debe pagar una tasa previamente establecida en la Resolución No. 45734 de 20161.

Ahora bien, de la presentación de una solicitud de cancelación la Superintendencia de Industria y Comercio notifica al titular de la marca para que dentro del plazo de 60 días haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes (Artículo 167 de la normatividad andina) , todo en concordancia con el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, sin que se exija pago alguno para dar respuesta a esta acción y defender los derechos que tiene como titular del registro marcario.

1 La tasa corresponde a $1567.000 (radicación en línea) o $1909.000 (radicación en físico).5. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN

La acción de cancelación por vulgarización está consagrada en los siguientes términos en el artículo 169 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina:

“Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.”

Dicho artículo ha sido objeto de la siguiente interpretación por parte del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina:

"De allí por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que correspondería la hipótesis que contempla el literal Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOd), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convier te más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utiliza do válidamente como marca ". (Proceso 9IP-95, publicado en la G.O. No. 230 de 16 de octubre de 1996).

De acuerdo con lo anterior, cualquier persona puede promover ante esta Superintendencia la acción de cancelación de una marca por vulgarización, con fundamento en que el titular de la marca registrada provocó o toleró que esta se convirtiera en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para los cuales está registrada.

Para promover esta acción, el solicitante de ella debe pagar una tasa previamente establecida en la Resolución No. 45734 de 20162.

Ahora bien, de la presentación de una solicitud de cancelación la Superintendencia de Industria y Comercio notifica al titular de la marca para que dentro del plazo de 60 días haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes, todo en concordancia con el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, sin que se exija pago alguno para dar respuesta a esta acción y defender los derechos que tiene como titular del registro marcario.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

exija pago alguno para dar respuesta a esta acción y defender los derechos que tiene como titular del registro marcario.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar.

 Los costos de las acciones de cancelación, ya sea por vulgarización o falta de uso, no son asumidos por el titular de la marca cuestionada en la medida en que es el solicitante de dicha acción quien debe pagar las tasas establecidas para este trámite y será la Entidad la que determine, luego del análisis tanto de la acción como de la contestación a la misma, si existe

2 La tasa corresponde a $1567.000 (radicación en línea) o $1909.000 (radicación en físico).mérito para cancelar el registro o si por el contrario este debe mante nerse incólume.

 No existe mecanismo administrativo mediante cual se pretenda obtener algún tipo de resarcimiento para el titular de una marca cuando frente a ella se presenta una acción de cancelación, dado que el mismo no recibe ningún tipo de perjuicio o afectación con el inicio de esta acción y puede defender sus derechos sin el pago de tasa alguna. La consecuencia que se genera cuando dentro del trámite de una acción de cancelación se prueba que no hay mérito para que la misma prospere, radica en que el solicitante pierde el pago de la tasa.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web

pago de la tasa.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha