SIC - Concepto-11050954

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-050954- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta ne su escrito solicita se le informe cuál es el trámite a seguir ante la Entidad para solicitar el traspaso o cesión de una marca y la licencia de la misma.

Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente: 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro“ de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. 3 Trasferencia de una marca El' artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina, establece: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. "Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. "A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. "Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión". De conformidad con lo anterior, el titular de una marca puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. 3.1. Requisitos para solicitar la inscripción de afectación de una marca La solicitud de transferencia o afectación de una marca deberá presentarse ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y cumplir con los siguientes requisitos (Según la Resolución 210 del 15 de enero De 2001, artículo 2): - Presentación de la solicitud, mediante el diligenciamiento del "Formulario único de inscripción de afectaciones Pl00-F02" que se puede bajar por internet en nuestra página web www.sic.gov.co, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla en /Información General/, "FORMATOS" y /"Propiedad industriar/. - Original o copia auténtica del documento en el cual conste la transferencia, con la presentación personal ante la Superintendencia de lindustria y Comercio, ante Notario o Juez, de la persona que actúa como cedente (quien transfiere el derecho sobre la marca).

• De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 72897 de 2010, presentar el comprobante de pago de la tasa única para transferencia del registro de marca por valor de $361.000,00, cancelado en el Banco de Bogotá, en la Cuenta Corriente No. 062754387, Código 01 a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. - Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría.

4. Licencia de uso – requisitos El titular de una marca registrada puede otorgar licencia a un tercero para la explotación de, su marca, tal y como lo preceptúa el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 616 del Código de Comercio. Así mismo, dicha licencia podrá ser inscrita ante la oficina nacional competente, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con los requisitos previamente establecidos para ello.

En efecto, el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, señala que: "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. ''Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. \”A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. "Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia".

Él contrato de licencia se define como el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último". (Subrayado fuera del texto) (LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 3Ó-IP-97, en cuanto al contrato de licencia, ha señalado que: "La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión son las figuras principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse. "Las negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato celebrado entre el licenciante y el licenciatario, acto contractual que se regirá además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación privada".(Subrayado fuera del texto) En tal virtud, el titular de una marca puede conceder licencia mediante contrato escrito, en el cual se determinará el término de vigencia acordado por las partes directamente y sus condiciones de uso. En concordancia con lo previsto, el trámite de inscripción se efectúa ante esta Entidad, según lo dispone la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el título X, Capítulo Primero, numeral 1.2.1.4: "Para el trámite de

registro de las licencias a que hace referencia la decisión 486, en particular en los artículos (...) y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario único de licencias - formato 2000 - F01. (...). "No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de inscripción se encuentre firmada por las partes". En este orden de ideas, el titular de la marca registrada ante esta Entidad puede otorgar licencia a una empresa, e inscribirla junto con los requisitos establecidos en la normatividad andina, circular única de esta Superintendencia y demás normas que le sean concordantes. Finalmente, si desea más información relacionada con los requisitos, formularios y tasas aplicables, le sugerimos consultar nuestra página de internet por el título \”GUÍAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL\” y \\MARCAS. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General\” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA