SIC - Concepto-11064492

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-64492--6-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta En su escrito, después de poner de presente un asunto de carácter particular, consulta lo siguiente: "Finalmente, y no me refiero a nada que no sea ficticio, quisiera solicitarles su opinión respecto al uso de marcas incorporadas a nombres empresariales o de establecimiento. Si, por ejemplo, alguien registrase y se publicitara como ... o ... sin pertenecer a estas marcas o casas, se esté induciendo a hacer creer que la firma es el representante legal de la marca? No es un delito?" Sobre el particular, en primer lugar, le indicamos que la respuesta se dará únicamente respecto de lo transcrito en precedencia, puesto que la solicitud de información y copias están siendo atendidas por otras dependencias de la

Entidad. Igualmente, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación administrativa, la respuesta se dará únicamente exponiendo pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrarlo sobre el tema y así pueda tomar la decisión que se adapte a sus necesidades. 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal. 3 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, la Decisión 486 de 2000 y la Circular externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, -Circular Única-. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Nuevas Creaciones, tiene a su cargo "Tramitar las solicitudes de patentes de invención de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 13 del Decreto 3523 de 2009, y por intermedio de la Dirección de Signos Distintivos, “Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro". En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo la facultad de tramitar y decidir los asuntos relacionados con las solicitudes de patente y signos distintivos, Para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto en la Decisión 486 de

2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, según sea el caso. 3.1. Normatividad aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial En materia de propiedad industrial, la norma interna vigente aplicable en el territorio colombiano es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936), en los que se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual cada uno de los países contratantes debe otorgarles a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. 3.2. Protección marcaría A continuación le precisamos algunos aspectos relacionados con los derechos derivados del registro de una marca y con el uso ilegítimo de las mismas. Esto, sin perjuicio de las demás acciones indemnizatorias por vía ordinaria que puedan ser adelantadas por quien pretenda un mejor derecho frente al uso de las marcas. 1 Por medio de la Ley 8 de 1973 se dio aprobación en Colombia al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969, lo que dio lugar al desarrollo normativo comunitario andino. Características de éste son la prevalencia sobre el derecho interno de los Países Miembros y su

aplicación directa. En virtud de la primera, la norma comunitaria suspende la norma interna que le sea contraria; y en virtud de la segunda, no se requiere la expedición de norma interna alguna para ordenar la aplicación de la norma comunitaria en el territorio de los Países Miembros, pues, una vez proferida por el órgano legislativo de la Comunidad Andina, la norma entra directamente a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. 3.2.1 Derechos derivados del registro de una marca El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro,2 el cual confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice los actos indicados en la norma supranacional andina.3 En este sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, expresó que: "el derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar Ja marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc..., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular”4 3.2.2. Uso ilegítimo de marcas El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone; "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado ia marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre ios envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los sen/icios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 2 Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 154, 3 Ibidem, artículo 155. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-98. "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan ia marca, así como comercializar o detentar tales materiales. "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o sen/icios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, la norma se refiere a 2 tipos de conductas: unas referidas al mero uso de la marca sin que se haga referencia a contexto comercial alguno y otras, al uso de la marca dentro del comercio, entendido este uso, conforme a lo previsto en el artículo 156 de la misma Decisión,5 como la introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta o la distribución de productos o servicios con el signo; la importación o exportación, almacenamiento o transporte de productos con el signo; o, el empleo del signo en publicidad, publicaciones, 5 Decisión 486, artículo 156: "A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior; constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: "a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo: "b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo: o, "c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables". Documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado.6 3.2.3. Protección legal de los bienes de propiedad industrial

Las marcas, como bienes de propiedad industrial, son objeto de protección por parte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la legislación en materia de competencia desleal, protección al consumidor, penal y de policía, a saber: 3.2.3.1. Protección a través de la norma supranacional andina > Acción por infracción La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (régimen común de propiedad industrial para los países miembros del Acuerdo de Cartagena), establece en su artículo 238 que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión, "podrá entablar acción ante !a autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción".7 6 Nótese sin embargo que, el artículo 156 hace referencia específicamente a los literales e) y f) del artículo 155, relativos al uso de marcas notoriamente conocidas, de lo que podría interpretarse que, las causales de uso en el comercio aplicarían únicamente cuando la infracción versara en tomo a este tipo de signos. Sin perjuicio de ello, de una interpretación sistemática y armónica, acorde con la finalidad de los derechos de propiedad industrial, podría también concluirse que, la norma aplica igualmente al caso de las marcas que no gocen de la condición de notoriedad, máxime considerando que, el literal d) del artículo 155 hace referencia a el uso en el comercio de cualquier tipo de signos. 7 El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 17 que los jueces civiles de circuito especializados, son competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos a

patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o la jurisdicción contencioso administrativa. (Teniendo en cuenta que los jueces civiles de circuito especializados en asuntos de comercio no han sido designados por el órgano correspondiente, la competencia a ellos asignada le corresponde a los jueces civiles de circuito. Dentro de la correspondiente demanda pueden solicitarse las medidas cautelares del caso y la correspondiente indemnización de perjuicios a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en los artículos 2418_y 2459 de la misma Decisión. > Acción de competencia desleal De conformidad con lo señalado en los artículos 267 y siguientes de la Decisión 486, sin perjuicio de cualquier otra acción, la persona que tenga legítimo interés podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de un acto o práctica comercial que pueda constituir un acto de competencia desleal. En materia de propiedad industrial, la Decisión 486 dispone algunas conductas que se consideran desleales, entre ellas, cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.10 Ahora bien, el artículo 22 del decreto 2591 de 2000, reglamentario de la Decisión 486, señala que las conductas de competencia desleal previstas en la citada Decisión, se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la ley 256 de 1996, que entre otros establece como contrarios a la leal competencia los actos de confusión,11 de engaño,12 de imitación13 y la explotación de la reputación

ajena.14 (Corte Suprema de Justicia, Casación Civil. Auto de junio 25 de1992. Magistrado Ponente Eduardo García Sarmiento). 8 Decisión 486, artículo 241: "El demandante o denunciante podré solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de tas siguientes medidas: (...) "b) la indemnización de daños y perjuicios". 9 Ibídem, artículo 245: "Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a ta autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. "Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio". 10 Ibídem, artículo 259, literal a). 11 Ley 256 de 1996, artículo 10 "ACTOS DE CONFUSIÓN. - En concordancia con lo establecido A su vez el mismo decreto 2591 de 2000 dispone que las acciones por competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial son las contenidas en la ley 256 de 1996, a saber, la acción declarativa y de condena, para solicitar que se declare judicialmente la ¡legalidad de los actos realizados y como consecuencia de ello se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios causados y, la acción preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de competencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohíba aunque aún no se haya producido

daño alguno. por el punto 1 del numeral 3o del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos". 12 Ibídem, artículo 11 "ACTOS DE ENGAÑO. - En concordancia por lo establecido por el punto 3 del numeral 3o del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducirá público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. "Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 13 Ibídem, articulo 14 "ACTOS DE IMITACIÓN. -La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas porta ley. "No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

"La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. "También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado". 14 Ibídem, artículo 15 "EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.- Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación a cerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y similares". La ley 446 de 1998,15 establece en relación con tales acciones, que también pueden ser iniciadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede actuar para estos efectos en ejercicio de funciones jurisdiccionales. 3.2.3.2. Procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor El artículo 31 del decreto 3466 de 1982, establece que todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos, así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la

realidad o induzca a error al consumidor. Por su parte, el artículo 32 del mismo estatuto dispone que, siempre que se compruebe, de oficio o a petición de parte, que las marcas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponde a la realidad o induce en error, la autoridad competente -Superintendencia de Industria y Comercio-, impondrá multas y ordenará al productor, en ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca o propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se cause nuevamente daño o perjuicio a los consumidores, o se los induzca a error. 3.2.3.3. Protección a través de la legislación penal El código penal establece en su artículo 306, penas de prisión de dos a cuatro años y multa de veinte a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, encaminadas a reprimir el uso fraudulento de nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente; asimismo para quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las mismas circunstancias. De otra parte, el código de procedimiento penal en su artículo 67, establece el comiso de los bienes o productos16 a que se refieren los artículos 300, 306, 15 Ley 446 de 1998, artículos 143 y 144. 307,372, 373 y 374 del código penal, los cuales, una vez sean incautados se someterán a inspección judicial con ayuda de perito, y una vez demostrada por

este medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial. En consecuencia, a través de las acciones referidas en precedencia se puede prevenir o reprimir el uso ilegítimo de una marca. En este orden de ideas, se concluye que siempre que un tercero use una marca registrada sin autorización, de modo que pueda generar confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, entendido ese uso como la introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta o la distribución de productos o servicios con el signo; la importación o exportación, almacenamiento o transporte de productos con el signo; o, el empleo del signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado, podría incurrir en un acto de competencia desleal así como violar las normas sobre propiedad industrial, protección al consumidor y la legislación penal. 16 Código de Procedimiento Penal, artículo 67: "Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente. "Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente sean utilizados para la realización de la conducta punible o provengan de su ejecución. "(...) "En las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, o por delitos de corrupción, falsificación, alteración, imitación o simulación de productos

que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, los productos o mercancías, las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, v una vez demostrada oor este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial v de la parte civil si existiere. "Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción. reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares o productos ilícitos, podrán ser embargados v secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados con la conducta punible a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin. "Parágrafo. Los bienes o productos a que se refieren los artículos 300, 306, 307, 372, 373, 374 del Código Penal, una vez incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda de perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial. (Subraya fuera de texto) Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov,co Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA