SIC - Concepto-11168345

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-168345- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito señala que se dedica a la actividad de comercialización de productos de diferentes categorías, desde alimentos hasta decoración. Por lo que nos pregunta cómo hace para proteger su marca, puesto que según sus palabras dice que \”ninguno de los productos tiene la marca. (...) bajo cuál clasificación o clasificaciones de Niza debería clasificar la marca?\" Adicionalmente, solicita se le informe si como persona natural inscrita en la Cámara de Comercio, puede acceder al 25% de descuento en la solicitud de registro de la marca?.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no es posible para la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. Con la salvedad anterior, a continuación, nos permitimos suministrarle información que consideramos pertinente en relación con el tema expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la manera que estime conducente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta

Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas

comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. La marca - concepto El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define que se entiende por marca: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. A renglón seguido, la citada normativa determina: "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; b. los sonidos y los olores; c. las letras y los números; d. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e. la forma de los productos, sus envases o envolturas; f. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". De conformidad con lo expuesto, tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 41-IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales) y las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 11-IP97 de 11 de marzo de 1998, refiriéndose a la definición de marca, señaló: "La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca diciendo: 'Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa' OMPI V'EI papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores\”, Ginebra 1983, pág. 13). "De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo". 3.2. Derechos conferidos por el registro de una marca En claro lo anterior, pasamos a informar cuales son los derechos que tiene el titular de una marca. De acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP98, sostuvo: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar

la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". Cabe destacar lo previsto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando dispone que, "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o

un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." (Subrayado fuera de texto) Como se observa, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor. 3.3. Clasificación Internacional de Niza - definición Ahora, frente a la clasificación de los productos o servicios en los que se puede encuadrar una marca, advertimos: 3.3.1. Concepto y generalidades De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 10-IP-94: "El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar,

para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario\”.(Subrayado fuera del texto) Teniendo en cuenta lo anterior y según el interrogante por usted expuesto, le informamos que puede consultar la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.wipo.int, dando clic en el título "SERVICIOS"; luego "CLASIFICACIONES INTERNACIONALES"; donde encontrará la Novena edición de la Clasificación Internacional de Niza y allí podrá servirse, del listado alfabético de productos y servicios que allí aparece, junto con las notas explicativas de cada clase. De igual manera, cabe precisarle que la determinación de la clase en la cual se desea encuadrar el producto o servicio debe efectuarla quien desee registrar una marca, comparada con los elementos y criterios que comprende cada ciase, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza. Para cada clase en la que desee obtener la protección debe presentar una sola solicitud de registro diferente (artículo 138 de la decisión 486 de 2000) y por cada una surtir el trámite respectivo para el registro de una marca, el cual se encuentra previsto en la Decisión 486 de 2000, que puede ser consultada en nuestra página de Internet www.sic.gov.co ingresando por la pestaña Y'NORMATIVIDADV y \”Supranacionales\”.

4. Descuento en tasas para solicitud de registro de una marca En el artículo 5 de la Resolución No. 75858 de 2011, "por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001", se prevé: "ARTICULO 5. Las tasas correspondientes a solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y lemas comerciales presentadas por micro-empresas, tendrán una reducción del 25%, aplicable sobre la tasa descrita en el numeral 1.1.2.1.1 o respecto de la del numeral 1.1.2.1.2. "Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como microempresa aquellas que respondan a los parámetros establecidos en Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo, su calidad deberá ser acreditada en los mismos términos descritos en el artículo 3 de esta resolución\”.

En tal virtud, para efectos de presentar una solicitud de registro de marca por una micro-empresa, tendrá una reducción del 25 % de! valor aplicable sobre el valor de la tasa correspondiente, a partir del primero de enero de 2012. Cuando el solicitante sea una micro-empresa, para que opere la reducción de tasas, deberá afirmar, bajo juramento, que se considera prestado con la sola presentación de la solicitud. Las tasas correspondientes a los diferentes trámites de registro de marca pueden ser consultadas a través de nuestra página en Internet, www.sic.gov.co, entrando por el vínculo "NORMATIVIDAD\”, pulsando "Resoluciones". Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las

normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA