SIC - Concepto 1155

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 16-452970- -1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 14 de diciembre de 2016, en la cual se señala:

“Cordial SaludoÁ Como quiera que el Estatuto tributario habla de "explotación deintangibles" psrs el caso concreto de las marcas me permito consultar:ÁExplotación y uso tienen el mismo significado? 2. ÁDe el dueño de una marca puede predicarse que al vender productos de su marca está "explotando un intangible" o "explotando su marca"?Á CordialmenteÁ” (sic)

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA

CordialmenteÁ” (sic)

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOTeniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombr es y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Con fundamento en estas facultades y los alcances de las competencias que encabeza la Entidad, procederemos a absolver su consulta. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMO4. ACTIVOS INTANGIBLES

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMO4. ACTIVOS INTANGIBLES

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Para que sea identificable, debe:

 Ser divisible, es decir, capaz de ser separado o dividido de la entidad y también de ser vendido, transferido, autorizado (licencia), arrendado, o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo o pasivo relacionado.

 Surgir de derechos contractuales u otros derechos legales, sin importar si estos derechos son transferibles o divisibles.

Este tipo de activos se pueden adquirir de las siguientes formas:

 Por adquisición independiente.

 Como parte de una combinación de negocios.

 Por concesión gubernamental.

 Por intercambio de activos.

 Por generación interna.

Ejemplos de activos intangibles son:

 Software computacional

 Patentes

 Derechos de autor

 Licencias Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO Cuotas de importación

 Franquicias

 Derechos de comercialización

 Marcas Registradas

5. USO DE LAS MARCAS

Ahora bien, dado que la marca es un activo intangible, queremos precisar características de la misma que la hacen uno de los activos más importantes para una empresa en la actualidad:

Las marcas tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

En relación con las funciones que tiene una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 04IP-95, señaló:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable

funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl registro de una marca otorga dos tipos de derechos para el titular, uno de ellos enfocado en el uso y disfrute del signo a través de acciones positivas como la colocación en los productos, la publicidad, etc.

Por otro lado, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales

signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

Respecto al primero, la Decisión 486 de 2000 en su artículo 156 establece las acciones que permiten inferir el uso de una marca, las cuales resaltamos no son taxativas:

“ Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

Por tanto, el uso de una marca comprende tanto la aplicación de la misma en los productos y/o servicios, como su implementación en publicidad, documentos oficiales, entre otros, todos ellos enfocados en poder en conocimiento de los consumidores la marca y lo que pretende distinguir.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO5.1 Explotación de una marca

En materia marcaria, el término utilizado para hablar de cómo un titular ejecuta los derechos a él concedidos a través de la Oficina Competente en materia de Propiedad Industrial es “usar”1.

Por otro lado, en materia tributaria no se habla de usar un activo intangible, sino que se usa la expresión “explotar”2.

Estas dos expresiones son claramente similares en su definición, y es por ello que son consideradas en nuestra lengua castellana como sinónimos, dado que las mismas buscan utilizar o sacar provecho de algo.

Por tanto, cuando se habla de explotación de una marca estamos ante el uso de ésta (artículo 156 D. 486) en forma tal, que produzca dividendos o beneficios monetarios para su titular.

6. CONSIDERACIONES FINAL ES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal, en el

6. CONSIDERACIONES FINAL ES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogan tes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar.

 Las palabras explotación y uso son sinónimos dentro de nuestra lengua castellana. Por tanto, el uso de una marca es equiparable a su explotación en la medida en que se pretende comercial izar los bienes o servicios identificados con el signo, y emplear el mismo para posicionar una empresa en el mercado y adquirir un prestigio frente a los consumidores en general.

1 La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como: “Hacer servir una cosa para algo.” 2 La Real Academia de la Lengua Espa ñola define esta palabra como: “Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.”El uso de una expresión diferente no hace que el objetivo del derecho de propiedad industrial cambie para el empresario y es esa la razón por la cual expresar ello de una u otra forma no cambia la finalidad.

 Dado que la marca es un activo intangible, la venta de los productos y/o servicios por ella identificados es claramente un uso del signo distintivo de acuerdo al artículo 156 de la Decisión 486, y por tanto, esta acción se puede expresar como una “ explotación del activo intangible de la empresa denominado: (título del signo) ”, o por otro lado “ explotación de la marca: (título del signo)”; sin que una u otra forma desdibujen el contenido sustancial de la acción, que no es otro que ejecutar los derechos positivos otorgados con el registro del signo.

(título del signo)”; sin que una u otra forma desdibujen el contenido sustancial de la acción, que no es otro que ejecutar los derechos positivos otorgados con el registro del signo.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no compromete n la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha