SIC - Concepto-12002087

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-002752- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito consulta sobre la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral \"m)\" del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si para efectos del registro de una marca, se entiende como imitación o reproducción el uso de los colores de la bandera o el nombre de un estado.

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que a la Superintendencia de Industria y Comercio no le es posible, a través de un concepto, pronunciarse sobre asuntos particulares como los descritos por usted, puesto que no es posible adelantar el examen de registrabilidad de un signo sin surtirse previamente el trámite de la solicitud a fectos de éstablecer por parte de la Dirección de Signos Distintivos, si el signo reúne los requisitos señalados en la ley para obtener su registro. Sin embargo, a continuación, nos permitimos suministrarle información que consideramos pertinente en relación con el tema expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la manera que estime conducente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. (…)\” \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

3. La marca - concepto El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define que se entiende por marca: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (,..)\”.

A renglón seguido, la citada normativa determina: "Podrán constituir marcas,

entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". De conformidad con lo expuesto, tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 41-IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales) y las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". En tal virtud, es posible solicitar como marca, cualquier palabra o combinación de palabras, sea denominativa, o una o varias expresiones compuestas de un elemento f figurativo o imagen (marca mixta), que sea apto para distinguir productos y/o servicios, siempre y puando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sea suficientemente distintiva y no esté comprendida en ninguna causal de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la citada normativa. En efecto, en el artículo 135, se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad

de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar

un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; "(...)" (Subrayado fuera del texto) En tal virtud, no es posible obtener el registro de un signo consistente en una denominación propia del un Estado y/o organizaciones Internacional, por cuanto con ella se busca evitar que, eventualmente, se presente confusión entre el público consumidor acerca del origen de la misma. Cabe resaltar que la prohibición -per seno está en caminada a restringir el uso de los colores como tal, sino a que dicha utilización se vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el tráfico mercantil. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 14-IP-99, explicó el alcance de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del artículo 82 de la decisión 344, ahora reiterado por el artículo 135, letra m) de la Decisión 486 de 2000, así:

\”Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto. \”La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello. A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: "Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretenderlos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto. "Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que, en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando

abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo". (Ver Interpretación Prejudicial 15-IP-97, Marca CODE BLEU (Etiqueta), G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997. \”Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares\”. En consecuencia, es importante precisar que para efectos de conceder el registro de una marca, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado y en ese momento, no antes, procederá a decidir si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, así mismo, con el objeto de determinar si el signo está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad supranacional, en particular, en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, caso en el cual, la solicitud se negará. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA