SIC - Concepto-12038231

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-038231- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 12

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta "Se sirvan indicarme el procedimiento a seguir, como(sic) hacerlo y ante que(sic) entidad cuando se presenta un caso de homonimia en la sigla de dos sociedades registradas en diferentes domicilios sociales, debidamente matriculadas y registradas una en la Cámara de Comercio de Bogotá y la otra en la de Medellin.".

2. Materia objeto de la consulta Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación, pues, sus inquietudes debaten el acto de inscripción en el registro mercantil, para lo cual, en el artículo 94 del Código de Comercio, desarrollado en el artículo 1 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, se estableció el ejercicio de la vía gubernativa, en cuyo desarrollo le correspondería a la Superintendencia de Industria y Comercio resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las cámaras de comercio.

Los conceptos emitidos por las entidades, en respuesta a un derecho de petición, tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la cual se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, "no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no." Establecido lo anterior y previniendo el desbordamiento de la naturaleza del derecho de petición de consulta tanto como el desconocimiento del principio de distribución funcional de competencias y el derecho al debido proceso, se debe anotar que no le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, a través de un concepto, resolver problemas jurídicos que deben dilucidarse por los funcionarios y jueces competentes, en curso de la vía gubernativa mencionada arriba o de una acción judicial, como el de si la cámara puede abstenerse de registrar un nombre comercial que se viene usando en determinada forma, quién tiene el mejor derecho sobre el mismo, si la cámara de comercio tuvo o no la razón en el caso concreto, o si dos nombres son diferentes, que abarcan los interrogantes 1, 2, 3, 6 y 7, aún las preguntas 4 y 5, en un contexto particular y concreto. Sin embargo, nos pronunciaremos sobre los temas generales a los que se refiere su consulta, para brindarle elementos de juicio que le permitan tomar la decisión que se adapte a sus necesidades.

2.1 Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio Conforme a lo prescrito en el numeral 1.4.1. del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello o cuando se trate de actos o decisiones ineficaces o inexistentes según lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Por lo tanto, las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar los registros a que haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a la materia. De presentarse inconsistencias que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. 2.2 Control de homonimia sobre el nombre de personas jurídicas y establecimientos de comercio Con el fin de evitar la confusión que causaría el hecho de que en el registro mercantil aparecieran registrados dos o más establecimientos de comercio a nombre de diferentes personas, o que aparecieran registradas empresas con el mismo nombre comercial en el mismo ramo de negocios, en el artículo 35 del Código de Comercio se prevé como función de las cámaras de comercio el control de homonimia, consistente en la verificación de que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra "mismo" como sinónimo de idéntico o igual(1), así: "Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o

establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión". En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 dispone: "En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado". Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo. Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, se aplica independientemente de las actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de matricular

otro establecimiento que se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado. Igualmente, debe advertirse que las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de sociedad o la clase de persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre comercial (en el artículo 110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo tanto, no sirven de elemento diferenciador para efectos de realización del control de homonimia que realizan las cámaras de comercio. "Artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: (...) 2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. (...)". No ocurre lo mismo con la expresión "en liquidación", que en el artículo 222, inciso 2, del Código de Comercio se considera como una adición al nombre de la sociedad la sociedad disuelta. "Artículo 222. (...) El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión." Sobre el punto de los efectos de la disolución y el uso del nombre comercial de la empresa disuelta por terceros le sugerimos consultar el concepto de la Superintendencia de Sociedades, rendido a través del oficio 220-014218 del 23 de enero de 2008.

Así mismo, se debe aclarar que el control de homonimia no se realiza entre las distintas personas naturales o jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros públicos que llevan las cámaras de comercio. Por ejemplo, cuando se trate de comerciantes, el control de homonimia se realiza verificando exclusivamente los comerciantes y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, el control de homonimia se hará únicamente verificando las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio. No obstante, las reglas anteriores, seguidas por las cámaras de comercio del país para realizar el control del homonimia, es importante tener en cuenta que sólo a partir del 1 de enero de 2005 fue posible que este control a nivel nacional, como pasa a explicarse. Control de homonimia antes y después del RUE El Registro Único Empresarial RUE fue creado por el legislador mediante el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, constituyendo una iniciativa de integración de los servicios de registro de las cámaras de comercio del país, unificando a nivel nacional su información, para poder inscribir, reportar y consultar el registro único empresarial desde cualquier cámara de comercio del país. En cumplimiento del mandato legal se implementó el Registro Único Empresarial RUE, que entró en operación el 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue posible el control de homonimia a nivel nacional, pues con anterioridad a la operación de dicho

registro cada cámara de comercio ejercía el control de homonimia de manera local, es decir, de acuerdo con la información que reposara en esa misma cámara de comercio. Es por esta razón que aún pueden encontrarse en el registro mercantil comerciantes matriculados con la misma razón social o nombre comercial, pero en cámaras de comercio de diferente jurisdicción, casos que deben estar plenamente identificados en el RUE, en cumplimiento del literal a) del numeral 1.5.3.5 del Capítulo 1 del Título VIII de la Circular Única: "Control de homonimia de casos previos a la consolidación del sistema. A partir de la fecha de entrada en operación del Registro Único Empresarial el sistema debe permitir identificar los casos previos de homonimia a nivel nacional." Es de capital importancia tener en cuenta que el control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se matrícula o no un comerciante o establecimiento de comercio no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la similitud entre nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la propiedad industrial. En todo caso, no es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio dirimir los conflictos por la coexistencia de signos distintivos en el mercado. A continuación, expondremos sobre esos posibles conflictos y las herramientas legales para superarlos. 2.3 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el

desarrollo del comercio, tanto interno como internacional, se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado(2). Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: "El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas

confundibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: "La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP2002. Marca: "PACIOLO". Publicado en la Gaceta Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002) "Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos

enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998). "La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. "4.3 Reglas para la comparación entre signos. "En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace

mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. "3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) "Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. "En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. "La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales(sic) son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión". Como ya se advirtió en este concepto, la Superintendencia de Industria y Comercio

no es la entidad competente para dirimir conflictos por la coexistencia de signos distintivos, lo son las autoridades de la justicia ordinaria. Por otra parte, es importante informarle que la conducta de quien usa en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo afecta los derechos de propiedad industrial del titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, caso en el cual se analizará bajo las disposiciones legales sobre competencia desleal. 2.4 La protección de signos distintivos por las normas sobre competencia desleal 2.4.1. Concepto de competencia desleal La libertad de empresa y la libertad contractual no son derechos absolutos sino que se encuentran sometidos a las limitaciones que el legislador establezca con fundamento en lo señalado en el artículo 333 y en el postulado general de la prevalencia del interés general(3). Es por esto que los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya establecido en aras de proteger la libre y leal competencia. Si dentro del marco de un Estado Social de Derecho los derechos y libertades están limitados por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, ningún agente económico está legitimado para actuar de forma arbitraria en el mercado. Constituye un abuso de tales libertades el que en esa lucha por la clientela, los competidores se valgan de medios desleales que distorsionen el mercado. Justamente para impedir o para reprimir el hecho de que para atraer la clientela se utilicen medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y

ventajas de las prestaciones que ofrece, se hizo imperiosa la implantación de un marco jurídico que definiera, regulara y sancionara la competencia desleal(4). 2.4.2. Presupuestos de aplicación Los artículos 2 a 4 de la Ley 256 de 1996 establecen que para que al comportamiento de un agente en el mercado le sean aplicables sus disposiciones, deben reunirse los siguientes elementos: 2.4.2.1. Ámbito objetivo: el comportamiento debe haber sido exteriorizado en el mercado y con fines concurrenciales. A renglón seguido, la misma norma establece que, se presume la finalidad concurrencial de un acto "cuando éste por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero". Lo anterior, consagrado en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, significa que no se le aplicará esta norma a los actos que no se produzcan en el mercado y sus efectos no sean capaces de mantener o mejorar la posición en el mercado de quien los realiza o de un tercero. 2.4.2.2. Ámbito subjetivo: la ley se aplicará a cualquier participante en el mercado, sin que se requiera la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta desleal. El mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo en cuenta los factores que en cada caso particular toman en consideración los clientes o compradores para elegir entre las diferentes ofertas o alternativas que son puestas a su elección. Así las cosas, si un determinado

productor no ofrece sus bienes o servicios a los compradores potenciales del mismo, dicho productor no participa en ese mercado, pues al no tener dichos compradores la posibilidad de acceder a la oferta, no estará el productor disputando una clientela. Ahora, una persona participa en el mercado, cuando toma parte del mismo, es decir, cuando concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela. 2.4.2.3. Ámbito territorial: los efectos principales de la conducta deben darse o deben estar llamados a darse en el mercado colombiano. Como se observa, de las normas señaladas se infiere que siempre que un acto se realice en el mercado con fines concurrenciales, ya sea por un comerciante o cualquier otra persona participante en el mercado y cuyos efectos se produzcan en el territorio colombiano, será aplicable lo previsto en la Ley 256 de 1996. 2.4.3 Conductas consideradas competencia desleal Es importante precisar que el inciso primero del artículo 7o de la Ley 256 establece lo siguiente: "Artículo 7°:- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial". La noción de lealtad arriba citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1.958(5), reiterada por la misma Corporación

y Sala en agosto de 2001(6), que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles(7). Así las cosas, teniendo en cuenta los supuestos generales consagrados en la prohibición prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 señalan, de manera enunciativa, las conductas que el legislador considera desleales por ser opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, los actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de descrédito, los actos de comparación, los actos de imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de normas, y los pactos desleales de exclusividad. En el artículo 256 de la Decisión 486 Andina se consideraron actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las

características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Nota de referencia: (1) Diccionario de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición. Mismo: 1."Idéntico, no otro. 2. "Exactamente igual." (2) KORS, Jorge Alberto. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia - Derecho de Marcas. Ed. Ciudad Argentina, 1999, página 156. (3) Ibídem (4) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 256 DE 1996. Gaceta No. 144 del Congreso, 9 de septiembre de 1994 (5) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea.

Bogotá, 23 de junio de 1.958. (6) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146. (7) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 04987 de marzo 9 de 2004