SIC - Concepto-12039326

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-039326- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta \”Si es posible que una persona venda a otra el 70% de un nombre comercial\”

2. Materia objeto de la consulta En materia de propiedad industrial, la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio está fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales.

Dentro del anterior marco de atribuciones específicas para propiedad industrial, daremos respuesta a su consulta. 2.1 El nombre comercial y los derechos de propiedad industrial sobre el nombre comercial De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el numeral 4 del artículo 583 del Código de Comercio, el nombre comercial es el que \”designa al empresario como tal\", lo cual no puede

entenderse como que designa a la persona natural o jurídica comerciante, de la forma como lo harían su nombre propio o su razón social, sino la actividad económica de ese comerciante o empresario(l), con el propósito de evocar con él los valores acumulados de la empresa en la lucha por la clientela y de diferenciarla de sus competidores(2). El nombre comercial, entonces, no es un atributo de la personalidad, sino un bien inmaterial sobre el cual pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial, adquiridos a partir de su primer uso, sin necesidad de registro, como se prevé en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y hasta cuando cese el uso del nombre o cesen las actividades de la empresa que lo usa, como se prevé en el artículo 191 ibídem. En virtud de ese derecho a usar de manera exclusiva y excluyente el nombre comercial, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 102 de la citada Decisión 486: \”EI titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda\”.

De acuerdo con el último inciso de la norma transcrita, el titular de un nombre comercial tiene, entonces, el derecho a impedir a terceros los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Son estos derechos los que en virtud del artículo 199 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 617 del Código de Comercio puede transferir su titular. 2.2 Transferencia del nombre comercial De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199 de la Decisión 486 Andina el nombre comercial puede transferirse pero conjuntamente con la transferencia de la empresa con la cual se venía usando. De esta manera, no hay duda de la procedencia de la transferencia total de este signo distintivo. Ahora, frente a la posibilidad de transferir parcialmente los derechos sobre el nombre comercial, consideramos que aunque no se establece por disposición de la ley la indivisibilidad de este bien incorporal en específico o la de los derechos que se ejercen sobre él y se podría, por lo tanto, admitir su divisibilidad intelectual en cuotas (lo que supondría la admisión de la figura de la cotitularidad del nombre comercial), al ser imposible, al tenor del artículo 199 de la Decisión 486 Andina, la transferencia del nombre comercial sin transferir la empresa a la que venía identificando, el legislador ha creado una indivisibilidad \”práctica\” del derecho de disposición sobre el nombre comercial, ante la cual debe ceder el derecho de los eventuales cotitulares del mismo, pues, así en ejercicio de su autonomía de la voluntad cada uno hubiera decidido determinar un porcentaje de su derecho sobre el nombre comercial, una vez

transferida la empresa, el empresario adquirente y nuevo titular del nombre comercial tendría el derecho transmitido a utilizarlo exclusivamente y a impedir que cualquier otro, incluyendo sus anteriores titulares, lo usen sin su autorización. En conclusión, nuestra opinión es que no es posible transferir parcialmente un nombre comercial. Finalmente le informamos que en el artículo 608 del Código de Comercio se indica expresamente que el contrato de transferencia de nombre comercial deberá hacerse por escrito, y que en el artículo 616 del Código de Comercio se establece de manera clara la necesidad de inscribir ciertos actos en el registro de propiedad industrial, para que surtan efectos frente a terceros: \”Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la Oficina de Propiedad Industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renuncias, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva\”. (Subraya nuestra) Por lo tanto, aunque los derechos sobre un nombre comercial no se obtienen por el depósito del mismo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con nuestra norma interna, tanto el depósito como las afectaciones, modificaciones o cambios del nombre comercial o de su titularidad sólo tendrán efectos frente a terceros cuando se inscriban los actos respectivos en el registro de la propiedad industrial. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en

Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Nota de referencia: (1) TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. 104-IP-2007, al interpretar el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1978. Página 827.