SIC - Concepto-12044301

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-044301- -00004-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta \”Revisado el Decreto 4886 de 2011, artículo 1, literal(sic) 57, encontramos que dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra: \”Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma\”.

Bajo el entendido, del artículo citado solicito me aclaren las siguientes inquietudes. a) ¿Cuál es realmente el alcance del mencionado artículo 1 Iiteral57? b) ¿Qué significa que la Superintendencia de Industria y Comercio, sea la entidad encargada de regular el tema de marcas? c) ¿Por vía, de excepción alguna otra entidad de carácter administrativa, puede regular temas de marcas, ordenando que no se use una marca, que se encuentra debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio? d) ¿El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, puede prohibir el uso de una MARCA debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio? e) ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el Instituto Nacional de Vigilancia

de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, para lograr la cancelación o anulación de una marca, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio? f) ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar o anular una marca debidamente otorgada, cuando el acto administrativo que la otorga se encuentra en firme y el derecho consagrado a favor del titular? g) ¿Puede alguna otra entidad de carácter administrativo, cancelar o anular una marca debidamente otorgada, cuando el acto administrativo que la otorga se encuentra en firme y el derecho consagrado a favor del titular?\"

2. Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Además de estas funciones específicas en materia de propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la facultad de instrucción sobre

las áreas de su conocimiento (protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación), en desarrollo de la cual, a través de actos administrativos de carácter general compendiados en la Circular Única de la entidad, fía fijado criterios e instruido a los particulares sobre la forma de cumplir la normativa de propiedad industrial, teniendo como límite lo dispuesto en la Carta Política y desde luego sin perjuicio de lo determinado por la ley(1) (2). Ahora, es necesario aclarar que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro de los trámites administrativos de concesión de derechos sobre nuevas creaciones y signos distintivos (oposiciones) y cancelación de registros marcarios, y dentro de la acción de competencia desleal.

3. Acciones procedentes contra el registro marcario en firme De conformidad con los artículos 165, 231 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra el registro de una marca proceden las acciones de cancelación y nulidad. La cancelación, por falta de uso (a solicitud de persona interesada), por pérdida sobreviniente de distintividad de la marca (de oficio o a solicitud de cualquier persona) y por notoriedad (por el titular del signo distintivo notoriamente conocido), ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La nulidad absoluta (de oficio o a solicitud de cualquier persona en cualquier momento) y la

nulidad relativa (de oficio o a solicitud de cualquier persona, dentro de los 5 años siguientes a la fecha de concesión del registro), ante el Consejo de Estado. El fin de la acción de cancelación es la extinción del derecho sobre la marca, es decir, el derecho exclusivo y excluyente a usarla, no la prohibición del uso de la misma en el mercado, razón por la cual la orden que se imparte mediante el acto administrativo mediante el cual se decide es cancelar el registro marcario y no prohibir su uso o retirar del comercio los productos y servicios identificados con esa marca. La pretensión en una acción de nulidad contra un registro marcario será privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal concedió el registro de una marca causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores, por lo cual en el mismo fallo en que se declara la nulidad del acto administrativo se declara también la nulidad del registro marcario respectivo. Para ilustración sobre estas acciones sugerimos consultar la sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, del 5 de marzo de 2009, dentro del proceso con radicación 11001-03-24-000-2007-00329-01, con ponencia del Consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y los fallos del Tribunal Andino de Justicia 4-IP-2006 y 110-IP-2010. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la acción de competencia desleal, en ejercicio de facultades jurisdiccionales o administrativas, de acuerdo con los artículos 20 y 31 de la Ley 256 de 1996 podrá ordenar la cesación del uso de una marca para hacer cesar provisional o definitivamente el acto de

competencia desleal vinculado al ejercicio de derechos de propiedad industrial. Adicionalmente, consideramos que una medida tal podría tomarse tanto dentro de la acción jurisdiccional de protección al consumidor como dentro de la actuación administrativa por vulneración a las normas de protección al consumidor, para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 y el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.

4. Respuesta al cuestionario De acuerdo con lo expuesto, procederemos a dar respuesta puntual a su cuestionario: 4.1. ¿Cuál es realmente el alcance del mencionado artículo 1 literal 57? 4.2. ¿Qué significa que la Superintendencia de Industria y Comercio, sea la entidad encargadá de regular el tema de marcas?

Respuesta: El alcance de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio como administradora del sistema de propiedad industrial se explica en el punto 2 del presente concepto. 4.3. ¿Por vía de excepción alguna otra entidad de carácter administrativa, puede regular temas de marcas, ordenando que no se use una marca, que se encuentra debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

Respuesta: No tenemos conocimiento sobre la facultad que tenga alguna otra autoridad administrativa para ordenar la cesación del uso de una marca registrada, en desarrollo de alguna investigación que deba adelantar según sus funciones.

Ahora, consideramos importante aclararle que la orden de cesar el uso de una marca es especial, no se daría por medio de una norma de carácter general que reglamenta una situación que afecta el interés público o general. Correspondería a una medida

administrativa o jurisdiccional, tomada para resolver un problema jurídico originado en un caso particular. En este sentido, no sería en ejercicio de las facultades de instrucción que esta Superintendencia profiriera esa orden, sino el ejercicio de sus facultades de control y vigilancia y dentro de una investigación administrativa o jurisdiccional, en cumplimiento del debido proceso. 4.4 ¿El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, puede prohibir el uso de una MARCA debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

Respuesta: No tenemos conocimiento de las facultades se le hayan atribuido al INVIMA para el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y no es de nuestra competencia el procedimiento que sigue. 4.5. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, para lograr la cancelación o anulación de una marca, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

Respuesta: Cualquier persona, incluidas las públicas como el INVIMA, pueden solicitar la cancelación de una marca, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si el hecho que se argumenta es la pérdida sobreviniente de distintividad de la misma, caso en el cual sólo necesitaría presentar su petición con la exposición de los hechos ante la Dirección de Signos Distintivos, quien asumiría el conocimiento del asunto y oficiosamente daría curso al procedimiento indicado.

La nulidad del registro marcario tendría que demandarse ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la Decisión 486 Andina y siguiendo el procedimiento señalado en la Parte Segunda del Código Contencioso

Administrativo. 4.6. ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar o anular una marca debidamente otorgada, cuando el acto administrativo que la otorga se encuentra en firme y el derecho consagrado a favor del titular?

Respuesta: Las acciones de cancelación y de nulidad de registro marcario sólo proceden contra actos administrativos en firme, por medio de los cuales se hayan consolidado los derechos de propiedad industrial, aclarando que la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para conocer de la acción de nulidad, como se señaló en este concepto. 4.7 ¿Puede alguna otra entidad de carácter administrativo, cancelar o anular una marca debidamente otorgada, cuando el acto administrativo que la otorga se encuentra en firme y el derecho consagrado a favor del titular?

Respuesta: La acción de cancelación de registro marcario es competencia exclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio y la acción de nulidad de registro marcario es competencia exclusiva del Consejo de Estado, y sólo son procedentes cuando el acto por medio del cual se concedió el registro de la marca se encuentra en firme.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Nota de referencia: (1) CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. Bogotá D. C., 24 de agosto de 2000. Radicación número 6096. CORTE CONSTITUCIONAL-SALA PLENA. Sentencia C-1005 del 15 de octubre de 2008. Expediente C-7260,

contentivo de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8 (d), 11 parágrafo 2o y 19 de la Ley 1101 de 2006 "por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo - y se dictan otras disposiciones\”.

Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. (2) En nuestro ordenamiento jurídico el tema de propiedad industrial está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por los Decretos 2591 del 2000, 3081 del 2005, 4302 del 2008, 4966 de 2009, el Decreto 19 de 2012 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos, he aquí los generales: (i) el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994); (ii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994); (iii) la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936), en los que se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual cada uno de los países contratantes debe otorgarles a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales; (iv) Tratado

de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998); (v) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (aprobado por la Ley 1455 del 29 de junio de 2011), y (vi) el Tratado sobre Derecho de Marcas TLT y su reglamento (aprobado por la Ley 1343 de 2009). Además, en lo no previsto en la Decisión 486 Andina a los trámites administrativos en esta materia les son aplicables las normas del Código Contencioso Administrativo y las normas que las modifiquen.