SIC - Concepto-12045954

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-045954- -00003-0000

Trámite: 317

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Consulta \"Puede la Superintendencia de Industria y Comercio conceder concesión marcario a la sociedad IXXXXX sobre el uso de la expresión \"wikibanco\", sin la autorización previa de la Superintendencia Financiera?\" 2 Materia objeto de la consulta Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación, pues, sus inquietudes debaten el acto administrativo de concesión de registro marcario, para lo cual se estableció el ejercicio de la vía gubernativa, en cuyo desarrollo le correspondería al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolver el recurso de apelación contra la Resolución 15186 de 2012, por la cual se concedió el registro del signo mixto \"wikibanco\" Los conceptos emitidos por las entidades, en respuesta a un derecho de petición, tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la cual se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo,

\"no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no. \" Establecido lo anterior y previniendo el desbordamiento de la naturaleza del derecho de petición de consulta tanto como el desconocimiento del principio de distribución funcional de competencias y el derecho al debido proceso, se debe anotar que no le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, a través de un concepto, resolver problemas jurídicos que deben dilucidarse por los funcionarios y jueces competentes, en curso de la vía gubernatiya o de una acción judicial, como es de si podía no la Dirección de Signos Distintivos conceder el registro de una marca. Sin embargo, nos pronunciaremos sobre los temas generales a los que se refiere su consulta. Examen de fondo o registrabilidad El examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo es un requisito indispensable, ineludible con el que la administración debe cumplir previamente a la concesión o denegatoria del registro marcario, que debe realizarse siempre, incluso en el caso de que no se hayan presentado oposiciones. En el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prescribe lo siguiente sobre el examen de registrabilidad: \"Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del

registro de la marca mediante resolución. \" El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha analizado el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y ha señalado dentro de este tema lo siguiente: "El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas." "...impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaría, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado". "Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de báse para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a

las marcas en conflicto"(1). (Subrayado nuestro) De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos debe tener en cuenta durante su estudio de registrabilidad que el signo presentado no sea contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, causal de irregistrabilidad del literal p del artículo 135 de la Decisión 486 Andina, por la cual sería procedente analizar si el empleo de alguna o algunas expresiones en el signo distintivo requieren alguna autorización previa. Observamos qilie el artículo 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogieron y reexpidieron las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, se refiere es al nombre comercial, es decir, a aquel que designa al empresario como tal, y no a la marca, por la cual se identificarían los productos o servicios que ofrece un empresario en el mercado. Por otra parte, advertimos que tal autorización se requiere cuando el objeto de las entidades que quieran utilizar en su nombre comercial sustantivos que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores o adjetivos y abreviaturas que la costumbre mercantil reserve a instituciones financieras, aseguradoras o del mercado de valores. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Nota de referencia: (1) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de marzo del 2005. Proceso N° 03-IP-2005. Marca: "GATES". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 de 12 de abril de 2005.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica