SIC - Concepto-12054622

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-054622- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Se consulta por el plazo para convertir una solicitud de patente radicada en Colombia el 17 de marzo de 2010 y publicada el 21 de febrero de 2011, en una solicitud PCT, para proteger la misma invención en varios países. Por otra parte, se consulta lo que pasa con empresas que tomen la idea de su invención después de la publicación.

2. Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales.

Por lo tanto, nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la

decisión sobre la actuación que va a seguir.

3. Tratamiento de las patentes en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X.

Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

Se acota: (i) que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación, y que (ii) de acuerdo con ,el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes

industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 3.1 Principios de independencia y territorialidad de las patentes En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por el cual se establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención o modelo de utilidad en diferentes países, "[l]as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención o modelo de utilidad, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención o modelo de utilidad en otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el

derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de París, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente. 3.2 Requisitos de patentabilidad de una invención Para obtener una patente de invención se requiere que esta sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, conceptos éstos (requisitos de patentabilidad) desarrollados en los artículos 16 a 19 de la Decisión 486 Andina: \"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de

la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada; siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios\”. 3.3 Derechos que confiere la patente De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486, el derecho conferido por la patente otorga a su titular durante 20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho de exclusiva en relación con el producto o procedimiento protegido y la potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea

proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, alguno de los siguientes actos: \”a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento\”. (Subrayas nuestras) 3.4 Prioridad de patentes en Colombia El derecho de prioridad de patentes en Colombia está consagrado en el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: \”La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante

la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes^ plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas\”. (Subrayado nuestro) El alcance y los efectos del derecho de prioridad previstos en el Convenio de París están establecidos en su artículo 4. Ahora, en el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se consagra el principio del trato nacional en los siguientes términos: \”Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio dé París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro\”. De acuerdo con lo anterior, en Colombia pueden alegar prioridad de una patente los nacionales de: (i) los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, (ii) los países miembros del Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), (iii) los países miembros del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y (iv) los países miembros del Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). 3.5 Medios para obtener la patente de modelo de utilidad en varios países No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo producto en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional

cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. La decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención. Entonces, si ya se radicó una solicitud de patente en un país miembro del Convenio de París, como Colombia, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de radicación de su solicitud puede invocar en cualquiera de los países miembros de ese Convenio, la prioridad a la que nos referimos en el punto 3.4 del presente concepto. En este caso, el trámite de patentabilidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del país donde desee obtener la patente y deberá cumplir con los requisitos y pagar las tasas que se establezcan en ese país. Igualmente, con la solicitud presentada en Colombia, se podrá invocar esta prioridad, dentro del mismo término de 12 meses (artículo 8 del PCT), si decide presentar una solicitud PCT ante cualquiera de las oficinas receptoras de la OMPI, por la cual se entenderá que la solicitud de patente fue presentada al mismo tiempo en todos los países miembros del PCT. En este caso, se seguirá el trámite y se pagarán las tasas previstas en el Tratado PCT, en la legislación del país receptor que se encargue de la fase internacional y en la legislación de cada uno de los países que avoque la fase nacional. El costo del trámite de concesión de patente mediante el PCT variará según

las tasas fijadas por cada oficina nacional de los países en los que se cumpla la fase nacional. A las normas mencionadas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/normatividad/normas supranacionales, decretos, resoluciones o Circular Única. 3.6 Conclusión 3.6.1. No se puede invocar prioridad de una solicitud de patente presentada en cualquiera de los países miembros del Convenio de París o del PCT, pasados 12 meses contados a partir de la fecha de radicación de la primera solicitud. 3.6.2. La protección que otorga una patente es por 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud. Por lo tanto, si dentro de ese período comprendido entre la fecha de la solicitud y el día en que se cumplen los 20 años de protección terceros realizan alguna de las actividades relacionadas en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de la patente puede iniciar en su contra las acciones de propiedad industrial o competencia desleal correspondientes. Ahora, se aclara que esta protección y estos derechos sólo se obtienen con el otorgamiento de la patente. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA