SIC - Concepto-12063510

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-63510--2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Se solicita respuesta a un cuestionario sobre "las normas de derecho interno que complementan el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial". 2 Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo De utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, aclarando que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones) o dentro de una acción por competencia desleal.

3. Respuesta al cuestionario

a. ¿Existe alguna norma nacional que imponga una sanción por presentar una oposición temeraria? [artículo 146 de la Decisión 486 Andina] En caso de no existir, ¿considera la Superintendencia de Industria y Comercio que debe existir una norma de derecho interno que sancione esta cuestión? ¿Cuántas oposiciones consideradas como temerarias fueron presentadas ante la Dirección durante el último año?

Respuesta: Actualmente no existe una norma nacional que establezca la imposición de sanción por presentación de oposición temeraria en trámites de propiedad industrial. Por lo tanto, en la Superintendencia de Industria y Comercio ninguna oposición ha sido considerada temeraria.

Por el momento, no se conoce una posición de esta entidad sobre el tema, pero no escapando a esta Oficina Asesora Jurídica la importancia del mismo se considera procedente dar traslado de su inquietud a la Delegatura para la Propiedad Industrial para su estudio. 2 ¿Cuáles son las normas de derecho interno que regulan la libre competencia y tienen relación con los contratos de licencias de marcas?

Respuesta: La preceptiva en materia de protección de la competencia, aplicable a conductas con origen y/o efecto en el territorio colombiano, está conformada por los artículos 333 a 336 de la Constitución Política y numerosas leyes, decretos, circulares y resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, de las cuales mencionaremos Las fundamentales: (i) Ley 155 de 1959, por la cual se dictaron algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas; (ii) Decreto 1302 de 1964,

artículo 5, sobre la presunción de indebida restricción de la competencia; (iii) Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se dictaron normas en materia de protección de la competencia, (iv) Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictaron otras disposiciones; (v) Decreto 4886 de 2011, por el cual se modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio; (vi) Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título VII, sobre prácticas comerciales restrictivas e integraciones empresariales; (vii) Resolución 69916 de 2009, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio determinó las tarifas correspondientes a la contribución por garantías y condicionamientos; (viii) Resolución 35006 de 2010, por la cual se impartieron instrucciones sobre el procedimiento para la autorización y notificación de las operaciones de integración empresarial; (ix) Resolución 52778 de 2011, por medio de la cual se modificó, aclaró y adicionó la Resolución 35006 de 2010; (x) Resolución 75837 del 26 de diciembre de 2011, por la cual se establecieron los ingresos operacionales y los activos que se tendrán en cuenta para informar una operación de integración durante el 2012; y (xi) Resolución 2058 de 2009, por la cual la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones establece los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en

dichos mercados. Por último, se resalta que por medio de la (xii) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 258 y 259, se hace precisa referencia a la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, normas reglamentadas mediante (xiii) Decreto 2591 de 2000, artículos 22 y 23, en el que se remite expresamente a la (xiv) Ley 256 de 1996, Régimen de Competencia Desleal, para efectos prácticos de aplicación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486. Por último, mediante (xv) Decreto 729 del 13 de abril de 2012 se estableció que el registro de los contratos de licencia de marca será opcional y que, en consecuencia, la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos, y en la (xvi) Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, incorporada a la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio se determinan los requisitos para la inscripción de licencias. El ámbito de aplicación de las disposiciones sobre protección de la competencia, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009, abarca lo relativo a prácticas comerciales restrictivas (acuerdos, actos y abusos de posición de dominio) y el régimen de integraciones empresariales, y tienen aplicación respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese Desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico. También es

disposición sobre protección de la competencia el Régimen de Competencia Desleal consagrado en la Ley 256 de 1996. Ahora, los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos constituyen una exclusiva de explotación a favor de su titular y por un tiempo determinado que puede prolongarse indefinidamente y en ese sentido establecen una posición económica privilegiada, un monopolio, por cuyo ejercicio se suspende temporalmente la competencia en la materialización, reproducción y comercialización del invento o modelo de utilidad de que se trate. La vocación de la marca a ser explotada comercialmente y el valor económico que por ese privilegio se obtiene en el mercado como elemento de competencia no sólo plantean el problema de la protección de los derechos de propiedad industrial constituidos sobre ella, sino el del problema del abuso de los mismos y su incidencia en el mercado, sea desde el punto de vista de las integraciones empresariales, ora desde el de las prácticas restrictivas de la competencia o el de la competencia desleal. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que todo agente del mercado debe evaluar su comportamiento teniendo en cuenta que si para atraer la clientela utiliza medios no basados en el esfuerzo propio ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece podría estar incurriendo en competencia desleal, y que si acuerda con sus competidores o realiza actos que restringen la competencia, impiden la libre participación de las empresas en el mercado o imposibilitan que los consumidores o los competidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios, los titulares de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos deben también adoptar comportamientos económicos en

el marco de la normativa de protección de la competencia, en general. 3 ¿Qué norma de derecho interno dispone que el no pago de las tasas será causal de caducidad del registro?

Respuesta: El artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 y el punto 1.2.5.10 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se

transcriben: Decreto 2591 de 2000, artículo 25: "Declaratoria de caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de 6 meses. Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, salvo a aquellos que se refieran a patentes de invención, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que aquel entró en vigencia." Circular Única, Título X: "1.2.5.10 Presentación de la solicitud de renovación del registro de una marca. Para el trámite de renovación de marca se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Renovación de Signos Distintivos, Formato PI01-F04, que

corresponde al Anexo 6.6 de esta Circular. Si la renovación comprende únicamente alguna clase o productos y/o servicios de los inicialmente amparados, operará la caducidad de pleno derecho respecto de las demás clases o productos y/o servicios sobre los cuales no se solicitó renovación. La Superintendencia hará la correspondiente anotación en el registro para que éste refleje las clases o productos y/o servicios vigentes." 4 ¿Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que debería existir una disposición que exija la prueba de uso en nombres comerciales?

Respuesta: Siendo Colombia miembro del Acuerdo de Cartagena, le son aplicables las normas que conforman el ordenamiento jurídico subregional (el propio Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales, el Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las decisiones de la Comisión, las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina y las decisiones del Consejo de Ministros). Dentro de esta normativa se encuentra el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuyos artículos 32 a 36 se establecen los lineamientos generales de la Interpretación prejudicial, mecanismo de cooperación judicial entre las autoridades nacionales competentes y el organismo de justicia andino, así:

"Sección Tercera De la Interpretación Prejudicial Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que

deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección.” En desarrollo de este articulado, en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, se establece lo siguiente: "Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el Cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial." El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados fallos de interpretación prejudicial, que puede consultar en la página www.comunidadandina.org, se ha pronunciado sobre el tema de la prueba del uso del nombre comercial o de la enseña comercial y ha determinado que generándose el derecho sobre estos signos con su primer uso en el comercio y terminando cuando cesa dicho uso, quien alegue derechos sobre nombre o enseña comercial deberá probar su uso real y efectivo, y el juez lo deberá establecer para determinar el objeto del derecho del titular. Igualmente, vía jurisprudencial subregional se ha desarrollado el tema de las características y condiciones que debe llenar ese uso. (Véanse, entre otros, los fallos de interpretación prejudicial 3-IP-98, 50-IP-2001, 104-IP-2007, 17-IP-2001 y 5-IP2012 Por el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha pronunciado sobre la necesidad de regular aún más el tema por medio de una norma interna.

5. El literal c del artículo 207 de la Decisión 486 de 2000 establece que el uso de una denominación de origen protegida podrá solicitarse cuando la persona que lo solicita cumpla con los requisitos establecidos por otras

oficinas nacionales competentes. De acuerdo con esto ¿qué normas de otras entidades nacionales contienen requisitos para la solicitud de una denominación de origen protegida?

Respuesta: El texto del artículo 207 de la Decisión 486 Andina es el siguiente: "La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que: a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen; b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y, c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes." Nótese que en la norma no existe la expresión "otras entidades nacionales competentes". En el literal c el legislador andino recurrió a la expresión "las oficinas nacionales competentes", refiriéndose a las que cumplen en cada país miembro las condiciones establecidas en el artículo 273 de la Decisión 486: "Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad

Industrial". En Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1-57, 19-6 y 20-9 del Decreto 4886 de 2011, lleva el registro de la propiedad industrial y, en consecuencia, es la oficina nacional competente en el marco de la Decisión 486 Andina y quien está facultada mediante el artículo 1 del Decreto 3081 para establecer los requisitos y condiciones para tramitar la solicitud de delegación de la facultad de autorización

del uso de denominaciones de origen protegidas, y por el literal c del artículo 207 de la Decisión 486 para establecer los requisitos para la autorización de uso de esas denominaciones. Dado lo anterior, el solicitante de una autorización de uso de una denominación protegida, actualmente no deberá cumplir otros requisitos que los previstos en la Decisión 486 y en la Resolución 33190 del 10 de octubre de 2007 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

6. Existe alguna norma de derecho interno que disponga la cancelación del registro de una marca cuanto ésta sea idéntica o similar a una notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro? En caso de no existir, ¿considera la Superintendencia de Industria y Comercio que esto debería ser objeto de regulación por parte de una norma de derecho interno?

Respuesta: Tanto los requisitos sustanciales como el procedimiento de la acción de cancelación están establecidos en la Decisión 486 Andina y en el Código Contencioso Administrativo, por remisión expresa del Decreto 2591 de 2000, reglamentario de la Decisión 486. Igualmente, el tema es constantemente debatido en el ámbito jurisprudencial.

Por el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha pronunciado sobre la necesidad de regular aún más el tema por medio de una norma de derecho interno. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos