SIC - Concepto-12069098

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-69098--4-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta "En vista de la entrada en vigencia de la Resolución 21447 de 2012 que modifica los Títulos X y XI de la Circular Única, en particular del numeral 1.2.2.2 de dicha Resolución referente al examen de forma y a la presencia de más de 10 reivindicaciones en los capítulos reivindicatoríos de las solicitudes, existen situaciones en las cuales resulta conveniente aclarar y establecer cual

(sic) debe ser el proceder del solicitante frente a este requerimiento.- Por lo tanto, procedo a consultar respetuosamente ante esta oficina sobre el procedimiento que debería seguir el solicitante en los siguientes posibles escenarios: Escenario 1: Una solicitud fue presentada en el 2008 o antes y es requerida en virtud del artículo 45. Como respuesta a dicho requerimiento el solicitante modifica el capítulo Reivindicatorio restringiendo la materia, pasando de las 39 reivindicaciones originalmente presentadas a 18 reivindicaciones. Dado que en el año de presentación (2008) no se exigía ninguna tasa adicional por número de reivindicaciones, no ha sido pagada de ninguna manera dicha tasa. Entonces,

¿deben entenderse que el solicitante no estaría obligado a pagar por las reivindicaciones 11 a 18 que está presentando con su respuesta, teniendo en cuenta que la solicitud es anterior al 2009, cuando no existía el pago de dicha tasa? Escenario 2: Una solicitud presentada en 2008 o antes, en la que como respuesta a un requerimiento según el artículo 45 se va a presentar una solicitud divisional. La solicitud divisional presentada como respuesta al requerimiento contiene 20 reivindicaciones. ¿Debe considerarse que, dado que la solicitud original fue presentada antes de la existencia de este requisito, no sería necesario el pago de la tasa por reivindicación adicional para la solicitud divisional? Escenario 3: Una solicitud presentada en 2008 o antes, en la que como respuesta a un requerimiento según el artículo 45 se va a presentar una modificación menor en el capítulo reivindicatorio. El capítulo reivindicatorio original, constituido por 25 reivindicaciones, es modificado con el fin de mejorar la claridad; sin embargo, el número de reivindicaciones no cambia. Como en el año de presentación de la solicitud no se exigía ninguna tasa adicional por número de reivindicaciones, ¿podría entender el solicitante que no se requiere el pago de las reivindicaciones 11 a 25? Escenario 4: Una solicitud que fue presentada en el año 2008, si ésta tiene un capítulo de más de 10 reivindicaciones. En este caso, ¿requerirá la Superintendencia al solicitante el pago de la tasa por reivindicación adicional? Escenario 5: Una solicitud presentada en 2009 en la que se realiza una modificación voluntaria. En virtud de esta modificación voluntaria, el capítulo reivindicatorio pasa de

tener 15 reivindicaciones a tener 13. como en el año de presentación de la solicitud sólo se exigía el pago de tasa adicional sobre la reivindicación 15, en ese momento no era necesario dicho pago, ¿debe en este caso pagar el solicitante por las reivindicaciones 11 a 13 presentadas con la modificación?".

2. La Resolución 21447 de 2012 en materia de patentes La Resolución 21447 de 2012, publicada en el Diario Oficial 48399 del 12 de abril de 2012 y vigente a partir de esa fecha, estableció las siguientes normas en materia de patentes diferentes a las presentadas en virtud del PCT: "1.2.2 Patentes de invención 1.2.2.1 Presentación de solicitudes Para el trámite de concesión de patente se deberá diligenciar y radicar el Formulario Solicitud de Patente - Nacional, Formato PI02-F01, que corresponde al Anexo 6.3 de esta Circular. Los formularios de solicitud podrán presentarse por medios electrónicos. 1.2.2.2. Examen de forma Para efectos de lo establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presuma legalmente dicha cesión.

Cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante para modificar la solicitud en cualquier momento del

trámite, para lo cual deberá cancelar no sólo la tasa correspondiente a una modificación voluntaria, sino la correspondiente al pago por exceso de reivindicaciones. Cuando en respuesta a un requerimiento del artículo 45 el solicitante modifique el capítulo reivindicatorío y este contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional a partir de la décima. 1.2.2.3 Conversión, división o fusión de solicitudes Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05, que corresponde al Anexo 6.14 de esta Circular. La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independientemente de la razón que motive la iniciativa del solicitante. Para los efectos del presente Título y, en concordancia con el artículo 35 de la Decisión 486, por conversión de la solicitud debe entenderse el cambio de modalidad de protección de patente de invención a modelo de utilidad o viceversa y de modelo de utilidad a diseño industrial. Para los efectos del presente Título y en concordancia con el artículo 36 de la Decisión 486, por división de la solicitud debe entenderse el fraccionamiento de la solicitud inicial en dos o más solicitudes fraccionarías. Para los efectos del presente Título y en concordancia con el artículo 37 de la Decisión 486, por fusión de la solicitud debe entenderse la acumulación de dos o más solicitudes que comprenden la misma materia o materia

complementaria, porque presentan unidad de invención. 1.2.2.4 Examen de patentabilidad En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la solicitud del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente sólo podrán efectuarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 44 y 85 de la misma Decisión. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad presentada con anterioridad a la publicación, deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar. La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación. 1.2.2.5 Requerimiento por no patentabilidad o incumplimiento de requisitos para conceder patente Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la invención, si es del caso Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no patentabilidad modifique: i) El capítulo reivindicatorío; ii) la descripción de la invención a protegerlo, iii) la modalidad de la solicitud, excepcionalmente, la Superintendencia podrá requerirlo de nuevo y por una sola vez, luego de lo

cual decidirá definitivamente la solicitud. 1.2.2.6 Suspensión del trámite En los términos del artículo 47 de la Decisión 486, se procederá a la suspensión del trámite de una patente siempre que el solicitante lo indique, al haber sido requerido conforme al artículo 46 de la misma Decisión. En la solicitud se deberá indicar el plazo de la suspensión, justificado en el término del trámite extranjero y el estado del mismo. La suspensión será automática, no requerirá pronunciamiento y el término comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel én que se radique la solicitud. En todo caso, dicho plazo no podrá exceder el plazo de tres (3) meses de que trata el artículo 46 de la Decisión 486. 1.2.2.7 Renuncia a derechos El titular de un bien de propiedad industrial sobre nuevas creaciones podrá renunciar a los derechos conferidos mediante el diligenciamiento y presentación del Formulario de Renuncia a Derechos sobre Nuevas Creaciones, Formato PI02-F04, que corresponde al Anexo 6.13 de esta Circular.".

3. Tránsito legislativo en materia de cobro de la tasa por reivindicación adicional La tasa por reivindicación adicional viene cobrándose a partir de la vigencia de la Resolución 55819 del 26 de diciembre del 2008, por medio de la cual se establecieron las tasas para trámites de propiedad industrial para la vigencia 2009, es decir, a partir del 1 de enero de 2009. En ese entonces, se consideraba reivindicación adicional a partir de la decimosexta. Posteriormente, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 69699 del 30 de diciembre de 2009, es

decir, a partir del 1 de enero de 2010, se ha determinado que la reivindicación es adicional a partir de la undécima. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, vigente a partir del 12 de abril de este año, mantuvo la adición a partir de la undécima, pero precisó que cuando la solicitud contenga más de 10 reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Siendo las tasas "aquellos ingresos tribútanos que se establecen en la ley o con fundamento en ella (origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público"(1), podemos afirmar que las normas por medio de las cuales se fijan las pertinentes para los trámites de propiedad industrial no son de carácter sustancial, pues por ellas no se constituyen, declaran, modifican o extinguen derechos de propiedad industrial, sino que son de carácter procesal, por establecer unos presupuestos para acceder a determinado trámite. Por tal motivo, la solución a los problemas de aplicación de las normas que establecen tasas de propiedad industrial a casos concretos, suscitados por cambios normativos, vendrá del seguimiento a la regla del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que dispone:

"Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” Teniendo en cuenta lo anterior, las tasas de propiedad industrial son exigibles a partir de la fecha de vigencia de la norma por la cual se establezcan. Así, cuando con ocasión de un requerimiento fundamentado en el artículo 45 de la Decisión 486 o de una modificación voluntaria, se modifique el capítulo reivindicatorio de la solicitud ampliando el número de reivindicaciones de manera tal que exceda el cubierto por la tasa pagada por la presentación de la solicitud de patente, el requerimiento deberá contestarse presentando el comprobante de pago de la tasa vigente a la fecha de presentación de la respuesta y con la solicitud de modificación deberá presentarse, además del pago de la tasa complementaria por reivindicación adicional, el de la tasa por modificación voluntaria.

4. Respuesta al cuestionario 4.1 Escenarios 1, 2 y 3: Si la respuesta al requerimiento del artículo 45 se dio antes del 1 de enero de 2009, el solicitante no estaba obligado a pagar la tasa por reivindicación adicional, pero si respondió después de esa fecha, estaba obligado a pagarla a partir de la decimosexta. 4.2 Escenario 4: Si bien las solicitudes de patente presentadas antes del 1 de enero de 2009 no requerían pago de tasa por reivindicación adicional, a partir de

esa fecha la Superintendencia puede requerir al solicitante para que acredite el pago de la tasa por reivindicación adicional, vigente al momento de responder el requerimiento. Por lo tanto, si se respondía al requerimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, debía pagarse por reivindicación adicional a partir de la decimosexta. A partir del 1 de enero de 2010 el pago por reivindicación adicional debe hacerse desde la undécima. 4.3 Escenario 5: En el caso de modificaciones voluntarias en virtud de las cuales se amplíe el número de reivindicaciones de manera tal que exceda el cubierto por la tasa pagada por la presentación de la solicitud de patente, se tiene que (i) las solicitudes de modificación presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, debían pagar la tasa por reivindicación adicional a partir de la decimosexta; (ii) las solicitudes de modificación presentadas a partir del 1 de enero de 2010, deben pagar la tasa por modificación voluntaria, más la tasa por reivindicación adicional a partir de la undécima. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-402 del 26 de mayo de 2010, dentro del proceso D-7846 en el que se siguió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 78 (parcial) de la Ley 160 de 1994, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas

Silva.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos