SIC - Concepto-12070671

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-070671--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta 1) ¿Qué es una marca notoria? 2) ¿Cuándo se puede hablar de notoriedad de una marca? 3) ¿Se puede hablar de notoriedad de una marca si no está registrada? 4) ¿El artículo 584 del Código de Comercio está vigente? 5) ¿Cuáles son las pruebas para demostrar la notoriedad de una marca? 6) ¿Cuándo se puede decir que se tiene derecho sobre una marca?

2. Materia objeto de la consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

Específicamente en el tema de denominaciones de origen, en el artículo 18 de norma citada se le atribuyen al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial las funciones de (i) decidir las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen, (ii) decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o

adicionen, y (iii) decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Dentro de este marco de funciones emitiremos nuestro concepto, dándole información general sobre la notoriedad, para luego dar respuesta puntual a su cuestionario. 2.1 Marca notoria 2.1.1 Definición de signo distintivo notorio (marca notoria) Al tenor de lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina -Régimen de Propiedad Industrial-, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido: "el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido"(1). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: "[l]a marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo".(Criterio también recogido de la sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07 -IP-96, caso "Remavenca")" (2). De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la notoriedad de un signo Distintivo es un hecho que se da en el mercado, por lo tanto, no es una condición

cuya existencia requiera declaración. Sin embargo, como veremos, requiere ser probada y reconocida por la oficina o por la autoridad competente de cada país, para que produzca el efecto de impedir el registro de una marca o de lograr su cancelación o nulidad. 2.1.2 Derechos derivados del reconocimiento de la notoriedad de una marca Como lo establece el artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los signos distintivos notoriamente conocidos en el mercado serán protegidos contra el usó y registro no autorizado, no sólo en defensa de los derechos de propiedad industrial qué sobre él ejerce su titular, sino en contra de cualquier acto de competencia desleal por el cual un tercero pretenda aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial y del prestigio que ha alcanzado el signo distintivo notorio en el mercado(3). En cuanto al alcance de la protección especial que la ley le prodiga a los signos distintivos notorios, el Tribunal Andino de la Comunidad Andina, en reiterados fallos de interpretación judicial, entre los que está el 12-IP-2005, ha expuesto: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad(4), que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad. "La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos

distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida. "Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por El administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.” 2.1.3 Factores que determinan el reconocimiento de la notoriedad de una marca Reiterando que la notoriedad de un signo distintivo no se presume sino que debe ser probada por quien alega ese estatus, de acuerdo con el artículo 228 de la Decisión 486 citada, para efectos de determinar el carácter notorio de una marca, se deben tener en cuenta los siguientes factores, entre otros: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; "b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

"c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento de comercio o de la actividad a los que se aplique; "d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; "e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; "f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; "g) el valor contable del signo como activo empresarial; "h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o "i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; "j) los aspectos del comercio internacional; o, "k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". Ahora, los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, son los siguientes definidos en el artículo 230 de la Decisión 486: "a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; "b) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

"c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique". "Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". Interpretando las anteriores normas, el Tribunal Andino de Justicia, ha sentado la siguiente jurisprudencia(5) "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa qué la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus. "El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial. "La clasificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica. "También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad "a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria", lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar la protección

Especial a las mismas". Igualmente, el mismo organismo judicial ha sostenido(6): "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental". 2.1.4 Eventos en que se reconoce la notoriedad de un signo distintivo y funcionario competente para pronunciarse De acuerdo1con lo señalado en la Decisión 486, corresponde a la oficina nacional competente, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar fundada la oposición al registro de una marca, cuando se ha invocado como causal de irregistrabilidad la prevista en el artículo 136, literal h)(7); (¡i) al cancelar el registro de una marca, por la comprobada notoriedad de un signo distintivo, en aplicación del artículo 235(8). También le corresponde a la autoridad nacional competente, que en el caso de Colombia es el Consejo de Estado(9), reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar la nulidad del acto administrativo por el

cual se concedió el registro de una marca contraviniendo las disposiciones de la normatividad andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486; y (ii) al fallar la acción especial consagrada en el artículo 231 de la misma Decisión 486, tendiente a prohibir el uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido. 2.1.5 No se requiere registro para invocar protección de un signo distintivo notorio De acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486 Andina, acorde con la norma del 6bis del Convenio de París, que no hace esa exigencia, un signo distintivo notorio no requiere estar registrado para ser protegido: \”No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimiento en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero\” 3 Respuesta al cuestionario 3.1 ¿Qué es una marca notoria?

Respuesta: Es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo. 3.2 ¿Cuándo se puede hablar de notoriedad de una marca?

Respuesta: Cuando la marca logre ser difundida y por eso conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de

consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable. 3.3 ¿Se puede hablar de notoriedad de una marca si no está registrada?

Respuesta: Sí. La notoriedad de un signo distintivo es un hecho que se da en el mercado, por lo tanto, no es una condición cuya existencia requiera declaración.

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486 Andina, acorde con la norma del 6bis del Convenio de París, no se puede negar el carácter notorio de un signo por el sólo hecho de no estar registrado. 3.4 ¿El artículo 584 del Código de Comercio está vigente?

Respuesta: No. En materia de propiedad industrial, la norma vigente aplicable en el territorio colombiano es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina(10), norma supranacional caracterizada por los principios de prevalencia

(en virtud del cual la norma comunitaria suspende la interna que le sea contraria) y de aplicación directa ( por el cual no sé requiere la expedición de una norma interna para ordenar la aplicación de la norma comunitaria en el territorio de los países miembros de la Comunidad Andina, pues, una vez proferida por el órgano legislativo de la Comunidad Andina, la norma entra directamente a formar parte del ordenamiento jurídico nacional). El artículo 5Ó4 del Código de Comercio establece lo siguiente \”Podrán emplearse como marcas denominaciones arbitrarias o de fantasía, palabras de cualquier idioma, nombres propios, seudónimos, nombres geográficos, frases de propaganda, dibujos relieves, letras, cifras, etiquetas, envases, envolturas, emblemas, estampados,! timbres, viñetas, sellos, orlas,

bandas, las combinaciones o disposiciones de colores y cualquier otro signo que sea distintivo. Para apreciar si el signo es distintivo se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que concurran como la duración del uso del mismo en calidad de marca en Colombia o en otros países, o que se considere distintivo en los medios comerciales nacionales o extranjeros. , PARÁGRAFÓ. Cuando la marca consista en una palabra de idioma extranjero o en un nombre geográfico, deberá indicarse al pie de ella el lugar de fabricación del producto. Habiéndose modificado el articulado del Título II del Libro Tercero del Código de Comercio, relativo a la propiedad industrial, en virtud del principio de prevalencia de la norma andina que reglamentó completamente el tema que trataba el artículo 584 del Código de Comercio, éste no está vigente por encontrarse suspendido desde 1978. 3.5 ¿Cuáles son las pruebas para demostrar la notoriedad de una marca?

Respuesta: Cualquier medio de prueba por el que se logren demostrar los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 Andina. 3.6 ¿Cuándo se puede decir que se tiene derecho sobre una marca?

Respuesta: En Colombia se obtiene el derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca, en ejercicio del cual el titular del registro puede actuar contra cualquier tercero que, sin sh consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por la concesión del registro dé la misma, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este sentido, el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, ha expresado que:

"El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos-o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo dp impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". El artículo fl55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registró de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar p colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o Colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión

o un riesgo de asociación conn el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o| del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 224. (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial No. 07-IP-97, Sentencia del 07 de julio de 1998. (3) Al respecto, el Convenio de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, en el artículo 6 bis dispone expresamente: "las marcas notoriamente conocidas deben gozar de una protección frente al registro o al uso de una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear una confusión en

relación con productos idénticos o similares". (4) Los principios de especialidad y territorialidad son límites al derecho exclusivo que confiere el registro de una marca. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, éste se confiere para proteger, exclusivamente, los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede quebrantarse en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro Opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Esta connotación territorial hace que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Sin embargo, puede darse la protección extraterritorial de las marcas, cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 136, literal h) y en el Título XIII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respectivamente.

(5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 135-IP-2004, 170-IP-2006, entre otros. COMUNIDAD

ANDINA, Procesos 08-IP-95, (6) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 40-IP-2003, mencionado en el Proceso 170-IP-2006. (7) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "(...) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de cjonfusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". La jurisprudencia de la Comunidad Andina, acepta que la notoriedad es un factor que debe tenerle en cuenta al momento de evaluar el riesgo de confusión entre dos signos, toda vez que el mayor conocimiento de un signo entre el sector pertinente, origina que los elementos caracterizantes del mismo sean más recordados por el público consumidor. Así, en el Evento de solicitarse un registro de marca con algún grado de similitud con una marca notoria, dicha notoriedad es un factor que aumenta la posibilidad de confusión

entre las mismas, siendo posible que se llegue a presentar riesgo de Asociación, ya que aunque los signos pretendan distinguir productos o servicios sin mucha relación, el mayor conocimiento del signo entre los consumidores respectivos puede llegar a causar confusión. También cabe resaltar, que la protección de una marca notoria conlleva a que se niegue la solicitud, de registro de una marca similar a la notoria, para distinguir los productos o servicios en relación con los cuales no se presente riesgo de confusión o de asociación, si ese uso de la marca puede ocasionar un aprovechamiento injusto del prestigio o del Valor comercial o publicitario de aquella. (8) Ibídern, artículo 235: "Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". (9) CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, artículo 128, modificado por el artículo 36, numeral 7 de la LEY 446 DE 1998. "Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El cdnsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley". Por medió de la Ley 8 de 1973 se dio aprobación en Colombia al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969, lo que dio lugar al desarrollo normativo

comunitario andino. El Título II del Libro Tercero del Código de Comercio, relativo a la propiedad industrial, fue modificado por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena incorporada a la legislación nacional por medio del Decreto 1190 de 1978. A su vez, la citada Decisión fue modificada por la Decisión 313 del 6 de febrero de 1992, la cual estableció un régimen común sobre propiedad industrial, reglamentado parcialmente por el Decreto 575 de 1992. La Decisión 313 fue sustituida por la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta No. 142 del 29 de octubre de 1993. La Decisión 344 fue reglamentada mediante el Decreto 117 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.174 del 14 de enero de 1994. La Decisión 344 fue sustituida por la Decisión 486 de 2000. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA