SIC - Concepto-12075286

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-075286--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \"Si yo registro una marca conforme a los numerales 35 y 37 de la clasificación de niza, es posible que se proteja marcariamente el nombre de un edificio, condominio, o alguna propiedad horizontal sobre un inmueble, dentro de dicha categoría, siendo lo anterior posible puedo evitar entonces que otros usen mi marca para denominar otros edificios. \"

2. Materia de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional De la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y

autorizaciones de uso de denominaciones de origen, y (iii) decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 2.1. Análisis de registrabilidad de los signos que aspiran al registro marcario El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define la marca como: "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (...). "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...) g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores'\(Subrayado fuera del texto). A renglón seguido, el artículo 135 de la citada decisión preceptúa que: Y'No podrán registrarse como marcas los signos que: \"a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo ; b) carezcan de distintividad; (...) f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (...)\". (Subrayado fuera del texto) En relación con la \"falta de distintividad\" de un signo, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 9933 del 31 de marzo de 2008,

precisó: \"Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcário. Adicionalmente, debe considerarse que al apreciar la capacidad distintiva de un signo como condición para su registro, será necesario referirse a los productos o servicios de que se traté, es decir la capacidad distintiva no podrá apreciarse de manera abstracta\". En otro de sus apartes, el citado acto administrativo, citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 166-IP-2006, se señaló: "(...) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores". En tal virtud, a la luz de lo establecido en la normativa andina, para que un signo, expresión o nombre pueda acceder al registro marcario deberá cumplir con el

requisito de la distintividad, precisamente para efectos de diferenciar los servicios y/o productos producidos o comercializados en el mercado. 2.2. Frente a la pregunta en concreto Sobre el tema la doctrina(1) ha señalado: “Las marcas consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su identificación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines. Con la utilización de las marcas en el comercio se logran dos fenómenos; de un lado, los comerciantes logran la creación de monopolios restringidos en torno a sus productos, como lo muestra un sin número de prestigiosas marcas cuya facultad de atracción es ilimitada; y de otro lado, son constante motor de la competencia en atención a que a través de la diferenciación, al público le queda más fácil escoger entre los varios productos o servicios que se ofrecen en el mercado, aquellos que mejor satisfagan sus necesidades".(Subrayado fuera del texto) De conformidad con lo expuesto y en atención la definición de marca arriba transcrita, esto es, que el "signo o nombre" a utilizarse para distinguir \"un conjunto residenciad" se dirija a distinguir un producto o un servicio en el mercado, deberá tener en cuenta los requisitos indispensables para que un signo sea registrable como marca, ser suficientemente distintivo y no incurrir en ninguna causal de irregistrablilidad-, (referidas en precedencia), previstas en la normatividad comunitaria andina, lo cual será analizada y determinada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de registro respectivo y de conformidad con las normas

vigentes. Por otra parte, es preciso dejar en claro que Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza) novena edición, distingue en la clase 37 servicios de: \"construcción, reparación y servicios de instalación\". Así mismo, en la clase 6a., comprende los \"materialesmetálicosde construcción, a las construcciones transportables metálicas y construcciones metálicas\" y en la clase 19 incluye los materiales -no metálicos de construcción y las construcciones no metálicas, entre otros. Como se observa, a manera de ejemplo la \"construcción y/ o servicios de instalación\" se encuadran én la clase 37 de la referida Clasificación Internacional, no obstante, dicha clasificación no contempla específicamente a \"los conjuntos residenciales\", por usted referenciados. Ahora, en cuanto a la posibilidad que tenga el titular de una marca en las clases 35 y 37 de impedir a otro aplicar ese signo u otro similarmente confundible a otro edificio, condominio o propiedad horizontal, consideramos que deberían Analizarse todas las circunstancias que rodeen el caso particular para determinar si por ese hecho pudieran estarse cometiendo actos de competencia desleal, tema sobre el cual es pertinente ilustrarlo a continuación. 2.3 Competencia desleal 2.3.1 Concepto de competencia desleal La libertad de empresa y la libertad contractual no son derechos absolutos sino que se encuentran sometidos a las limitaciones que el legislador establezca con fundamento en lo señalado en el artículo 333 y en el postulado general de la prevalencia del interés general. Es por esto que los agentes económicos no se

encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya establecido en aras de proteger la libre y leal competencia. Si dentro del marco de un Estado Social de Derecho los derechos y libertades están limitados por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, ningún agente económico está legitimado para actuar de forma arbitraria en el mercado. Constituye un abuso de tales libertades el que en esa lucha por la clientela, los competidores se valgan de medios desleales que distorsione el mercado. Justamente para impedir o para reprimir el hecho de que para atraer la clientela se utilicen medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece, se hizo imperiosa la implantación de un marco jurídico que definiera, regulara y sancionara la competencia desleal(2). 2.3.2 Presupuestos de aplicación Los artículos 2 a 4 de la Ley 256 de 1996 establecen que para que al comportamiento de un agente en el mercado le sean aplicables sus disposiciones, deben reunirse los siguientes elementos: 2.3.2.1 Ámbito objetivo: el comportamiento debe haber sido exteriorizado en el mercado y con fines concurrenciales. A renglón seguido, la misma norma Establece que, se presume la finalidad concurrencial de un acto \"cuando éste por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero\". 2.3.2.2 Ámbito subjetivo: la aplicación de la ley no estará supeditada a la

existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta desleal. 2.3.2.3 Ámbito territorial: los efectos principales de la conducta deben darse o deben estar llamados a darse en el mercado colombiano. Como se observa, de las normas señaladas se infiere que siempre que un acto se realice en el mercado con fines concurrenciales, sea por un comerciante o cualquier otra persona participante en el mercado y cuyos efectos se produzcan en el territorio colombiano, será aplicable lo previsto en la Ley 256 de 1996. 2.3.3 Conductas consideradas competencia desleal Es importante precisar que el inciso primero del artículo 7o de la Ley 256 establece lo siguiente: \"Artículo 7:- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercia\". La noción de lealtad arriba citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1.958(3), reiterada por la misma Corporación y Sala en agosto de 2001(4), que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado estándar de usos

sociales y buenas prácticas mercantiles(5). Así las cosas, teniendo en cuenta los supuestos generales consagrados en la prohibición prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, los artículos 8 a 19 de La Ley 256 de 1996 señalan, de manera enunciativa, las conductas que el legislador considera desleales por ser opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, lo$ actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de descrédito, los actos de comparación, los actos de imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de normas, y los pactos desleales de exclusividad. 2.4 Medios legales de defensa de derechos sobre marcas En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado. 2.4.1 Medios administrativos 2.4.1.1 Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial. El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse(6) ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina. 2.4.1.2 Queja por actos de competencia desleal Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor. Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta Ocasiona un efecto significativo en el mercado. 2.4.2 Medios judiciales 2.4.2.1 Acciones civiles 2.4.2.1.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción ,de derechos relacionados con la propiedad industrial(7), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional(8) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados(9), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. 2.4.2.1.2 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos

producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal. b) Acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno". Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a Través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", en virtud de lo cual es el demandante quien puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que conocerá su caso, y una

vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce. El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el artículo 24 de la Ley 256 de 1996, cuando las pretensiones sean de más de15 salarios mínimos legales, y el verbal sumario, cuando las pretensiones sean de 15 salarios mínimos legales o menos. Por lo anterior, e| proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001(10), bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. Actualmente, a pesar de contar sólo con la sede de Bogotá, en desarrollo de varios convenios la acción de competencia desleal puede radicarse en las sedes

de la Superintendencia de Sociedades en las ciudades de Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena, en la sede de la Cámara de Comercio de Manizales y en el Edificio Colseguros de Medellín. En Bogotá podrá radicar sus documentos en la carrera 13 27-00, piso 1 del Edificio Bochica, y en los Supercades de la carrera 30, calle 13, Américas y Suba. A las direcciones exactas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Lo más solicitado/Servicios de información al ciudadano. 2.4.2.2 Acción penal Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal(11) se tipifica el delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) ALEMÁN, Marco Matías, Marcas, Normatividad Subregional sobre marcas de productos y serviciosTop Management. Pág 73. (2) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 256 DE 1996. Gaceta No. 144 del Congreso, 9 de septiembre de 1994 (3) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958. (4) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente:

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146. (5) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 04987 de marzo 9 de 2004 (6) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 146. (7) Ibídem (8) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1o. Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los Procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa. (9) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 245.

(10) LEY 640 DEL 2001, artículo 35. "Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (…)” Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios". (11) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales". Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica