SIC - Concepto-12078796

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-078796--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Se consulta si hay alguna legislación que prohiba la publicación de los logos de facebook y twitter en la portada de una revista y si se necesitan permisos para ello.

2. Materia objeto de la consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

Específicamente en el tema de denominaciones de origen, en el artículo 18 de norma citada se le atribuyen al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial las funciones de (i) decidir las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen, (ii) decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen, y (iii) decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta facultad, de

conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Dentro de este marco de funciones emitiremos nuestro concepto. Dentro de las funciones enunciadas no se encuentran las de dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial (fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal), ni ejercer control previo sobre asuntos de propiedad industrial, razón por la cual, nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir. 2.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca

registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuáles ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o conténgan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o, servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva ó del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente Conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signomarca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. 2.2 Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella: \"Articulo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de

sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro dé la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Articulo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede

ejercer tal influencia sobre ambas personas. Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en él territorio del respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del panes importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. \" 2.3 Medios legales de defensa de los derechos de propiedad industrial sobre marcas En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente

en el mercado. 2.3.1. Medios administrativos 2.3.1.1 Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial. El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse(4) ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o depósito ¿le los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.1.2 Queja por actos de competencia desleal Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle lina investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor. Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un efecto significativo en el mercado. 2.3.2. Medios judiciales 2.3.2.1 Acciones civiles 2.3.2.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial(5), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional(6) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del

Acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados(7), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. 2.3.2.2 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal. b) Acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno". Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción por competencia desleal puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en

Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", por lo cual, en caso de ocurrencia de alguno de los actos descritos en la Ley 256 de 1996 o en la Decisión 486 de 2000 como actos desleales, es posible incoar las acciones que antes se indicaron, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia será "exclusiva" de quien conoce. El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los Artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998. Por lo anterior, el proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001(8), bien, anexando la constancia ¡de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares.

2.3.2.2 Acción penal Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal(9) se tipifica el delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

3. Conclusión Teniendo en cuenta la protección con la que cuenta el titular de un registro marcario, puede considerarse arriesgada la decisión de un tercero de usar en el mercado un signo similar o contentivo de elementos de una marca registrada. Le sugerimos, por tanto, anticipar las consecuencias de su decisión teniendo en cuenta la normativa sobre propiedad industrial y competencia desleal a la que hicimos referencia en el presente concepto.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto)

(2) Ibídem, artículo 154. (3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98. (4) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 146. (5) Ibídem (6) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1o. Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa. (7) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 245. (8) LEY 640 DEL 2001, artículo 35. "Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (...)". Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los

divisorios". (9) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos dé propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales". Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA