SIC - Concepto-12111778

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-111778--2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Con fundamento en el artículo 219 de la Decisión 486 Andina, referente al reconocimiento de protección a denominaciones de origen protegidas en otros países si está previsto en algún convenio del cual es país miembro sea parte, se pide respuesta al siguiente cuestionario: 1. ¿Es el Convenio de París un convenio para la protección de la propiedad industrial invocable en los términos del artículo 219 de la Decisión Andina, para la solicitud del reconocimiento de una denominación de origen en Colombia? 2. ¿Es el ADPIC invocable en los términos del artículo 219 de la Decisión Andina, para la solicitud del reconocimiento de una denominación de origen en Colombia? 3. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Venezuela solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del Convenio de París? 4. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Cuba solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del Convenio de París? 5. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Venezuela solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del ADPIC?

6. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Cuba solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del ADPIC?

2. Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, en nuestro concepto le brindaremos pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que en ningún momento comprometa las decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en casos concretos. 2.1 El reconocimiento de protección de una denominación de origen Sobre los presupuestos para reconocer la protección de una denominación de origen en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado así: "Este mecanismo de protección es aplicable a denominaciones de origen

extranjeras protegidas en su país de origen, conforme a los presupuestos establecidos en los artículos 218 y 219 de la Decisión Andina, que en términos generales son dos: la existencia de un Acuerdo o Tratado que disponga o incluya la figura del reconocimiento entre los países en los que se pretenda la protección de sus denominaciones de origen y la protección previa de la denominación de origen en su respectivo país de origen. En este orden de ideas, el Tratado exigido cuando quiera que se esté reclamando el reconocimiento de una denominación de origen andina es el Acuerdo de Cartagena, que ve ratificada su intención integradora en la manifestación de voluntad contenida en la Decisión 486 y más específicamente en el artículo 218 que señala: Consecuentemente, si la denominación de origen extranjera no proviene de un país miembro de la Comunidad Andina, sino de un tercer país, el artículo 219 exige igualmente la existencia de un Tratado entre el país miembro y el tercer país que así lo disponga. Siendo claro entonces cuál es el primer requisito, y que el mismo no representa ninguna diferenciación en la oportunidad o modo de acceder a protección tanto para nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina como para nacionales de terceros Estados, el segundo requisito se hace aún más claro. En efecto, para que sea viable el reconocimiento, es exigido por los artículos 218 y 219, que la denominación de origen respectiva haya sido protegida en su país de origen, entendiéndose éste por aquel al cual pertenece la zona geográfica cuyo nombre coincide con el de la indicación geográfica y no otro Estado diferente en el que en decisiones ulteriores se haya hecho el

reconocimiento respectivo. Si esto no fuera la norma andina solo contemplaría una opción para el reconocimiento de las denominaciones de origen extranjeras, esto es, las que provengan de fuera del País Miembro en el cual se solicita su protección y que la denominación de origen se encuentre protegida en uno cualquiera de los países, sean éstos de la CAN o no, de suerte que tampoco tendría sentido Exigir un Tratado entre el país miembro y aquel del cual proviene la denominación de origen, pues otro cualquiera celebrado entre aquél y un tercero tendría los mismos efectos. De lo anterior puede deducirse entonces que el reconocimiento como mecanismo de protección es uno sólo, y su diferencia esencial radica en cuál es el país de origen de la protección, si la solicitud de reconocimiento de protección de la denominación de origen proviene de un País Miembro de la Comunidad Andina, en cuyo caso se estaría dentro del presupuesto del artículo 218, o, si por el contrario la solicitud de reconocimiento proviene de un tercer país, para cuyo caso se aplicaría el artículo 219."(1) 2.2 La aplicación del principio del trato nacional para miembros del ADPIC Sobre la eficacia de la invocación del principio del trato nacional consagrado en el ADPIC, para lograr en Colombia el reconocimiento de una denominación de origen declarada en uno de sus países miembros, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado así: "Resulta importante aclarar que ADPIC, como anexo del acuerdo OMC, está estableciendo un estándar mínimo de protección al cual deben haberse ajustado las legislaciones internas de cada uno de los países miembros. Esto

quiere decir que si un país no protegía las indicaciones geográficas tendría que hacerlo a partir del momento en que entrara a formar parte de OMC, protegiéndolas por la vía de las marcas o la competencia desleal o por algún otro sistema sui generis que como mínimo tenga en cuenta el nivel de protección que fija ADPIC. Lo que no se puede interpretar de ADPIC, es que por el hecho de ser miembro de OMC, un país tendría derecho a una protección o reconocimiento automático de tales signos, porque precisamente lo que se busca con este instrumento es que la legislación interna de los países miembros no esté por debajo de estos niveles para su debida aplicación a la hora de decidir sobre los diferentes tipos de protección que se les solicite en materia de propiedad intelectual. Ello implica que, hecho el ajuste conforme a los niveles de protección de ADPIC, quienes quieran acceder a la protección en algún país miembro de OMC y deseen prevalerse de sus disposiciones, en todo caso deben Someterse a las condiciones y procedimientos establecidos en la legislación interna del país requerido. En consecuencia, frente a lo manifestado por la recurrente, el ADPIC no es el tratado bajo el cual pueda ampararse la solicitante para invocar el reconocimiento de la denominación de origen solicitada, por cuanto no se da cumplimiento a uno de los presupuestos para su aplicación, cual es la existencia del acuerdo internacional que entre las partes haya previsto tal forma de obtener la protección sobre indicaciones geográficas. Ahora bien, si se busca la protección a la luz de lo establecido en los artículos 22 y 23 del ADPIC, es pertinente la aplicación del principio de trato nacional, en el entendido en que se le conceda a los nacionales de los países

miembros un trato no menos favorable que el que se concedería a los propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Respecto al término "protección" utilizado en los artículos 3 y 4 de ADPIC, ha dicho la OMC que comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente el Acuerdo. Estos aspectos no podrían estar consagrados en otro instrumento que no sea la legislación interna del país al que se solicita la protección, debidamente ajustada a los estándares mínimos previstos en APDIC y, por lo tanto, el nacional de otro país miembro deberá someterse al cumplimiento de la misma para poder obtener la protección invocada. Así mismo, el párrafo dos del artículo 1 de ADPIC indica que a efectos del acuerdo, la expresión Propiedad Intelectual, comprenderá todas las categorías objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II, lo que incluye las indicaciones geográficas. Con respecto al significado o alcance de la frase "trato no menos favorable", la misma OMC ha sostenido en diferentes disputas que dicha frase "... exige una igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior..." y que "...la interpretación de la norma de trato "no menos favorable" en otros acuerdos abarcados puede ser pertinente para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre

los ADPIC, teniendo en cuenta el contexto de cada acuerdo y, en particular, cualquier diferencia resultante de su aplicación a productos similares o a servicios y proveedores de servicios similares, y no a nacionales..., no obstante, en lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC, las consecuencias Prácticas pertinentes son las que afectan a las oportunidades con respecto a protección de la propiedad intelectual."1 Si vemos esto aplicado al marco legal andino, nos encontramos con que el reconocimiento de denominaciones de origen extranjeras está otorgando no solo un trato no menos favorable sino más favorable que frente a los nacionales, puesto que por esa vía no tendría que comprobarse o verificarse por parte de la oficina nacional competente el cumplimiento de los requisitos o condiciones para reconocer la protección, sino que simplemente basta la manifestación del solicitante aportando la prueba de su protección en su país de origen, y la publicación de la solicitud, a fin de que los terceros interesados puedan oponerse. Por el contrario, por la vía de la declaración de protección fundamentado en la aplicación del principio de trato nacional, aunque el trato tampoco es menos favorable, sí deja al solicitante en igualdad de condiciones al nacional, teniendo que someterse a la comprobación y verificación de todos los requisitos que la decisión 486 exige para ello. Con base en lo anterior, esta Superintendencia considera que en aplicación del principio del trato nacional consagrado en ADPIC tal como se ha expuesto, si bien ha sido acertada la posición de la Delegatura para la Propiedad Industrial en cuanto a su negativa de reconocer la Protección de la denominación de origen en estudio en virtud de los artículos 218 y 219 de la

Decisión, sí era viable estudiar la protección de la denominación de origen HABANOS, en consonancia con lo manifestado por la OMC, en el sentido de comparar la igualdad efectiva de oportunidades para el grupo de nacionales de los demás Miembros que deseen obtener la protección en forma de una denominación de origen, con base en el trato nacional de que trata los artículos 22 y 23 del ADPIC. Por lo tanto, se procederá a analizar si la solicitud de protección de la denominación de origen HABANOS, cumple con los requisitos establecidos para su declaración de protección, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 al 214 de la Decisión 486."(2) De acuerdo con lo anterior, en el marco legal andino, mediante la invocación del principio de trato nacional consagrado en el artículo 3 del ADPIC no es posible que en Colombia se reconozca una denominación de origen declarada como protegida en uno de los países miembros de este acuerdo, porque al aceptar 1 WT/DS174/R informe del grupo especial en la reclamación de los EE.UU contra comunidades Europeas. Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Protegerla con la sola exhibición de la declaración de su protección en el país de origen se estaría otorgando a los nacionales de otros países un trato más favorable que el que se otorga a los nacionales colombianos, quienes deben cumplir los requisitos de los artículos 201 a 214 de la Decisión 486 Andina y los establecidos en la Resolución 33190 de 2007 para obtener la misma protección

en nuestro país. 2.3 La aplicación del principio del trato nacional para miembros del Convenio de París Sobre la eficacia de la invocación del principio de trato nacional fundamental en el Convenio de París, para lograr en Colombia el reconocimiento de una denominación de origen declarada en lino de sus países miembros, consideramos que aunque la consagración del principio en el artículo 3 del ADPIC difiere de la del artículo 2 del Convenio de París en que mientras en aquel se expresa en el sentido de dar un trato no menos favorable que el que se otorgue a los propios nacionales, con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, observancia y ejercicio de los derechos, en éste se habla de otorgar la misma protección que a los nacionales, siempre y cuando cumplan las mismas condiciones y formalidades que deben cumplir estos, la interpretación de las dos expresiones es la misma: que el por el principio del trato nacional los miembros de ADPIC y Convenio de París deben garantizarle a los demás miembros de esos acuerdos igualdad en la protección de la propiedad industrial en relación con la que le otorgan a sus nacionales, siendo aún más claro en el Convenio de París que esa protección se puede otorgar siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones y formalidades que deben cumplir los nacionales. En Colombia, la protección de las denominaciones de origen se rige por la Decisión 486 Andina (reglamentada por el Decreto 3081 de 2005) y la Resolución 33190 de 2007 y son los requisitos previstos en estas normas los que debe cumplir el nacional que tenga el interés legítimo requerido para solicitar la protección de una denominación de origen. Así, si de aplicar el principio de trato

nacional al que se refiere el Convenio de París en su artículo 2 se trata, los nacionales de los demás países miembros del mismo deben cumplir los mismos requisitos que tuvieron que cumplir los nacionales colombianos para lograr la protección de una denominación de origen. En este sentido, considera esta Oficina Jurídica que en el marco legal andino, mediante la invocación del principio de trato nacional consagrado en el artículo 2 del Convenio de París no es posible que en Colombia se reconozca una denominación de origen declarada como protegida en uno de los países miembros de este acuerdo, porque al aceptar protegerla con la sola exhibición de la declaración de su protección en el país de origen se le estaría otorgando a los nacionales de otros países derechos de propiedad industrial en condiciones y cumpliendo formalidades distintas a las que se le exigen a los nacionales colombianos, quienes deben cumplir los requisitos de los artículos 201 a 214 de la Decisión 486 Andina y los establecidos en la Resolución 33190 de 2007 para obtener la misma protección en nuestro país.

3. Respuesta al cuestionario 1 ¿Es el Convenio de París un convenio para la protección de la propiedad industrial invocable en los términos del artículo 219 de la Decisión Andina, para la solicitud del reconocimiento de una denominación de origen en Colombia? 2 ¿Es el ADPIC invocable en los términos del artículo 219 de la Decisión Andina, para la solicitud del reconocimiento de una denominación de origen en Colombia?

Respuesta 1 y 2: El artículo 219 de la Decisión 486 exige la existencia de un convenio donde las partes acuerden la protección reciproca de las denominaciones de origen, el cual debe ser especial para ese respecto.

3. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Venezuela solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del Convenio de París? 4. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Cuba solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Cuba miembro del Convenio de París? 5. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Venezuela solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Venezuela miembro del ADPIC? 6. ¿Puede un titular de una denominación de origen en Cuba solicitar el reconocimiento de la misma en Colombia siendo Cuba miembro del ADPIC?

Respuesta 3, 4, 5 y 6: Respuesta 3 y 4: Con fundamento en la anterior respuesta, no. En los términos del artículo.219 de la Decisión 486 Andina, el reconocimiento de la protección de una denominación de origen en Colombia sólo sería posible por la existencia de convenios de los cuales Colombia hiciera parte y que reconocieran la protección de las denominaciones de origen protegidas en Venezuela o en Cuba, instrumentos que por el momento no existe.

Notas de referencia: (1) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución 41904 del 29 de junio de 2012, por medio de la cual se declaró la protección de la denominación de origen HABANOS, páginas 3 y 4 (2) Ibídem, páginas 5 y 6.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos