SIC - Concepto-12112718

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-112718--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta "Respetuosamente solicito a su Despacho proceda de manera formal a establecer su posición respecto al resorte que tiene el INVIMA en temas mamarios, específicamente frente a la utilización de marcas registradas y vigentes con las cuales se identifican productos alimenticios, y de manera expresa me sea indicada la normatividad aplicable a su respuesta."

2. Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad Industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas denominaciones de origen.

Además de estas funciones específicas en materia de propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la facultad de instrucción sobre las áreas de su conocimiento (protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación), en desarrollo de la cual, a través de actos administrativos de carácter general compendiados en la Circular Única de la entidad, ha fijado criterios e instruido a los particulares sobre la forma de cumplir la normativa de propiedad industrial, teniendo como límite lo dispuesto en la Carta Política y desde luego sin perjuicio de lo determinado por la ley(1) (2). Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Con fundamento en la anterior enunciación de facultades, procedemos a emitir concepto sobre su consulta, no sin antes aclarar que esta entidad no tiene la función de hacer seguimiento respecto a la correcta utilización de las mismas [refiriéndose a las marcas], como lo afirma usted en su petición, pues las funciones atribuidas en materia de propiedad industrial son el de administradora del sistema y de autoridad que en ejercicio de facultades jurisdiccionales decide sobre conflictos de derechos de propiedad industrial, no de inspección, control y vigilancia de los derechos de propiedad industrial que ha concedido.

3. Concepto Respetuosamente solicito a su Despacho proceda de manera formal a establecer su posición respecto al resorte que tiene el INVIMA en temas

Marcarlos, específicamente frente a la utilización de marcas registradas y vigentes con las cuales se identifican productos alimenticios, y de manera expresa me sea indicada la normatividad aplicable a su respuesta.

Nuestra posición: De conformidad con el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio es la oficina nacional competente de Colombia en materia de propiedad industrial. Ningún otro ente en el país está facultado para conceder el registro de una marca mediante acto administrativo, a partir del cual el titular del mismo puede empezar a ejercer su derecho al uso exclusivo y excluyente sobre ella, es decir, a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina(3), y que mientras no haya sido anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo se presume legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Ahora, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1290 de 1994, cumple la función del controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993(4) y en las demás normas pertinentes -Ley 9 de 1979 o Código Sanitario Nacional-, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo. Teniendo en cuenta que el uso de una marca es una actividad claramente asociada a la comercialización del producto que identifica en el mercado,

consideramos que aunque el INVIMA, con fundamento en la legislación sanitaria y no de propiedad industrial, podría eventualmente detectar inconvenientes legales en la comercialización de uno de los productos que vigila, asociados al uso de la marca registrada con la cual se identifica en el mercado, no podría desconocer los derechos adquiridos que se obtuvieron a partir de la firmeza del acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca, mientras el Consejo de Estado no declare la nulidad del registro marcario, de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la Decisión 486 Andina y siguiendo el procedimiento señalado en el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.

Nota de referencia:

(1) CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN

PRIMERA. Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. Bogotá D. C., 24 de agosto de 2000. Radicación número 6096.

CORTE CONSTITUCIONAL-SALA PLENA. Sentencia C-1005 del 15 de octubre de 2008. Expediente C-7260, contentivo de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8 (d), 11 parágrafo 2s y 19 de la Ley 1101 de 2006 "por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo - y se dictan otras disposiciones". Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. (2) En nuestro ordenamiento jurídico el tema de propiedad industrial está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la

Comunidad Andina, reglamentada por los Decretos 2591 del 2000, 3081 del 2005, 4302 del 2008, 4966 de 2009, el Decreto 19 de 2012 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos, he aquí los generales: (i) el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994); (ii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994); (iii) la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936), en los que se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual cada uno de los países contratantes debe otorgarles a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales; (iv) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998); (v) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (aprobado por la Ley 1455 del 29 de junio de 2011), y (vi) el Tratado sobre Derecho de Marcas TLT y su reglamento (aprobado por la Ley 1343 de 2009). Además, en lo no previsto en la Decisión 486 Andina a los trámites administrativos en esta materia les son aplicables las normas del

Código Contencioso Administrativo y las normas que las modifiquen. (3) El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza

distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo -marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. (4) LEY 100 DE 1993, Artículo 245. "El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva".

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos