SIC - Concepto-12135368

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-135368- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Manifiesta en su escrito lo siguiente: “\Hace 5 anos (sic) se inicia la creación de la marca Café Del Balcón, la ultima

(sic) consulta se hace en abril 16 del 2012 (...) para iniciar el registro de una marca. Hoy vamos a registrar la marca y aparece una marca cafe el balcón, diferente a la nuestra que es Cafe Del Balcón, pregunto, 1) puedo continuar con mi proceso de registro de marca? 2) es necesario agregar alguna otra palabra a la marca que quiero registrar?, 3) es necesario cambiar la marca (...)\”

2. Materia de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre

estos bienes intelectuales. Por medio de un concepto no nos es posible pronunciarnos sobre el caso particular que plantea en su consulta. Por lo tanto, le manifestamos que nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de sus inquietudes, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir. 2.1. Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones \"y compañía\", \"hermanos\", \"hijos\", u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de

propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"(2). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que

le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". 2.2. Expresiones descriptivas y genéricas en nombres y enseñas comerciales Recapitulando, tenemos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el artículo 583 del Código de Comercio, el nombre comercial es el signo que identifica una actividad económica o una empresa, y la enseña comercial es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento de comercio. Acerca de los elementos que pueden constituir un nombre comercial, la jurisprudencia andina(6) ha dicho lo siguiente: "El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. y así mismo estará impedido de ser

utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercialo cuando exista confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc., aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos". En la misma sentencia, con respecto a la validez del nombre comercial, ei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado en el siguiente sentido: "Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: "DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros V'ni implicar alguna práctica desleal o parasitariaV. (Aracama, obra citada, pág., 205)". Así las cosas, no obstante la diferencia que existe en nuestro país entre marcas y nombres y enseñas comerciales frente a la adquisición del derecho a su uso

exclusivo, las expresiones descriptivas y genéricas en nombres comerciales y enseñas siguen siendo inapropiables y generan la misma carencia de distintividad que se advierte en materia de marcas. Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: \”También podrían aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción sobre las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad entre nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre"(7). De tal manera que sobre signos constituidos por expresiones descriptivas o genéricas no podría ejercerse el derecho al uso exclusivo dada la inapropíabilidad de los elementos que los conforman. 2.3. El nombre comercial y la enseña comercial y el derecho a su uso exclusivo Ya nos referimos en el presente concepto al ejercicio del derecho al uso exclusivo sobre signos distintivos. Abordemos específicamente el tema frente a los nombres y enseñas comerciales, advirtiendo primero que de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial serán también aplicables a la enseña comercial. Sobre la adquisición del derecho exclusivo sobre nombres comerciales y enseñas comerciales se dispone lo siguiente en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina: \"EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. \" En virtud de ese derecho a usar de manera exclusiva el nombre o la enseña

comercial, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem. \"EI titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. \" El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Ahora, si bien los nombres comerciales y enseñas comerciales no se registran en

Colombia -porque el derecho de exclusividad sobre ellos se adquiere por el uso-, se depositan en el registro de la propiedad industrial. El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio: \"EI depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación A" Según lo establecido en las normas transcritas, sobre nombre comercial y enseña comercial puede ejercerse el derecho al uso exclusivo desde su primer uso, en las condiciones establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia expuesta en el punto 2.1 del presente concepto, y su titular puede depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad de establecer una presunción acerca de la fecha en la que se hizo el primer uso del signo, a partir de la fecha de solicitud del depósito, y una presunción acerca del conocimiento que los terceros tienen de ese primer uso, a partir de la fecha de la publicación de ese depósito. Entonces, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás. En el certificado de depósito constarán los productos o servicios que el titular identifica en el mercado con el nombre comercial o la enseña comercial depositada, y esa será la cobertura que se certifique. 2.4. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

Respecto a los conflictos que se susciten entre los diferentes signos distintivosmarcas, nombres y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: "(...) [Djebe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. \" (8) De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre signos distintivos es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales al juez competente(9) le correspondería determinar si los nombres y enseñas comerciales objeto de la litis reúnen las características de protección y es ante él que las partes intervinientes deben demostrar un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres y enseñas comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto. Por lo tanto, le sugerimos comparar sus derechos con los de los terceros. 2.5. Modificaciones a la solicitud de registro de una marca De conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de

la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. "Así mismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificaciones se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. "En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud." De la disposición arriba transcrita se infiere que una solicitud de registro de marca puede ser modificada en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no se trate de cambiar aspectos sustanciales del signo, ni tampoco ampliar productos o servicios señalados inicialmente en el petitorio.” Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (9), ha señalado: "(...) una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad. "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la

marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera". En concordancia con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la CAN (10), refiriéndose a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de una marca ha manifestado lo siguiente: "En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: "1. De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. "2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cual es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. "3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como

uno con cambios sustanciales". En claro lo anterior, resulta importante advertirle, que las modificaciones a una marca ya concedida no son procedentes a la luz de lo establecido en la normativa andina, Decisión 486 de 2000. No obstante, si se desea proteger una nueva configuración de colores con la grafía, elementos que difieren de la marca previamente registrada, resulta necesario cumplir para ello con el lleno de los requisitos legalmente establecidos (11) y surtir el trámite de registro pertinente, ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia.

3. Conclusión Ante la posibilidad de confusión entre signos distintivos es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales al juez competente le correspondería determinar si los nombres y enseñas comerciales objeto de la litis reúnen las características de protección y es ante él que las partes intervinientes deben demostrar un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres y enseñas comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto. Por lo tanto, le sugerimos comparar sus derechos con los de los terceros.

Debe tener en cuenta que las solicitudes de registro se rigen por el principio de primero en el tiempo primero en el derecho. En consecuencia, la fecha de presentación es requisito imprescindible para demostrar que existe una solicitud de registro en trámite y para activar el derecho prioritario al registro respecto de las marcas parecidas o iguales que se presenten con posterioridad. La solicitud de registro de marca puede ser modificada en cualquier momento del trámite, siempre y cuando solo verse sobre aspectos no sustanciales del signo, y no

implique una ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud, para la presentación formal de la modificación de la solicitud se debe paga la respectiva tasa administrativa y utilizar el formato PI01 - F11 destinado para tal fin, el cual podrá encontrar en nuestra página de internet www.sic.gov.co, en la parte inferior de la misma encontrará el icono \"Temas\", allí escoge \"Propiedad Industrial\", luego hace click en \"formatos\" y escoge el formato mencionado anteriormente. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)"• (Negrilla fuera del texto) (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416. (3) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)".(Negrilla fuera del texto) (4) Ibídem, artículo 154. (5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98. (6) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Procesos 20-IP-97, 3IP-98 y 20-IP-98. (7) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, proceso 20 -IP-97.

(8) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 03-IP-98 (9) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-95 (10) Ibídem, Proceso 134-IP-2005. (11) Decisión 486 de 2000, artículos 138 y siguientes.

Elaboró: Carolina García

Revisó y Aprobó: William Burgos

Atentamente, WILLIAN ANTONIO BURGOS DURANGO Jefe asesor de la oficina jurídica