SIC - Concepto-12151101

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-151101--00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta 1. ¿La SIC inscribe en el registro de la propiedad industrial, garantías que tengan por objeto solicitudes de registro o registros marcarios? Es decir, que si mediante acuerdos privados entre las partes es constituida una garantía que tenga por objeto una marca, la misma puede ser inscrita ante esa entidad.

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, se pide responder: 2. ¿Es suficiente aportar el documento privado que acredita la constitución de la garantía sobre la marca? 3. ¿Cuál es el formulario y las tasas que se deben pagar por dicho concepto, tanto tratándose de solicitudes de registro como de registros marcarios?

4. Si la SIC cancela la inscripción de licencias y garantías cuando desaparezcan los hechos o no se encuentren vigente los contratos que ocasionaron dicha inscripción.

2. Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad

industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Con fundamento en la anterior enunciación de facultades, procedemos a emitir responder su consulta.

3. Respuesta al cuestionario 3.1. ¿La SIC inscribe en el registro de la propiedad industrial, garantías que tengan por objeto solicitudes de registro o registros marcarios? Es decir, que si mediante acuerdos privados entre las partes es constituida una garantía que tenga por objeto una marca, la misma puede ser inscrita ante esa entidad.

Respuesta: En el registro de la propiedad industrial se inscriben todos los actos de concesión, modificación y disposición de derechos de propiedad industrial (patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, registro de diseños industriales, marcas y lemas, depósitos de nombres comerciales y enseñas comerciales, actos de autorización de uso de denominaciones de origen, renovaciones, modificaciones o afectaciones por cambio de nombre, cambio de domicilio, cambio de dirección, transferencias, licencias y sublicencias de uso, desanotaciones de licencias y

sublicencias de uso, renuncia a derechos y medidas cautelares). De tal manera que en el registro de la propiedad industrial se inscriben actos relativos a los derechos de propiedad industrial, empezando por el acto mismo de su concesión, a partir del cual se adquieren y existe el bien inmaterial susceptible de afectar. Claro, con la solicitud de registro de una marca se adquieren derechos fundamentales, (i) a que se desarrolle toda la actividad administrativa necesaria para que al final se le conceda o no el derecho exclusivo y excluyente sobre ella, a través de la concesión del registro (derecho de petición), (ii) a que durante la actuación se observe el debido proceso, (iii) al igual que el derecho a invocar el derecho de prioridad en los términos y condiciones establecidos en la ley, pero no derechos de propiedad industrial susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad industrial, por crearlos, afectarlos (como lo hace una garantía) o extinguirlos. En este sentido, la respuesta a su pregunta es que las garantías que tengan por objeto derechos marcarios son susceptibles de inscripción en el registro de propiedad industrial, pero las que tengan por objeto solicitudes de registro no se inscriben en ese registro. 2. ¿Es suficiente aportar el documento privado que acredita la constitución de la garantía sobre la marca?

Respuesta: Para solicitar la inscripción de garantías sobre registros marcarios se deberán cumplir los requisitos del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, en concordancia con los puntos 1.2.1.1 (idioma) 1.2.1.2 (forma y presentación), 1.2.1.6.2 (formulario petitorio del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia

de Industria y Comercio. 3 ¿Cuál es el formulario y las tasas que se deben pagar por dicho concepto, tanto tratándose de solicitudes de registro como de registros marcarios?

Respuesta: El formulario es el de “ Inscripción de Afectaciones”, formato Pl00-F02, y la tasa será de $140.000, para el 2012, fijada mediante Resolución 20963 del 2 de abril de 2012, modificatoria de la Resolución 75858 del 26 de diciembre de 2011. 4 Si la SIC cancela la inscripción de licencias y garantías cuando desaparezcan los hechos o no se encuentren vigente los contratos que ocasionaron dicha inscripción.

Respuesta: No. La Superintendencia procederá a la desanotación de la garantía sobre el registro marcario cuando se solicite mediante la presentación de un memorial, por cualquier persona interesada (tal como está previsto para el registro de la licencia de uso de una marca, según el artículo 162 de la Decisión 486 Andina), que contendrá la información necesaria para individualizar la garantía cuya inscripción quiere desanotarse. La solicitud de desanotación se tramitará bajo el evento licencia, y el Grupo de Registro de la Dirección de Signos Distintivos procederá a inscribir la desanotación y el procedimiento puede resumirse en las siguientes etapas: - Admisión: En el Centro de Documentación e Información se recibe la solicitud - Examen de forma y de fondo: En la que se verifica la información del memorial frente a la del Registro de Propiedad Industrial y a la garantía que desea desanotarse. En caso de presentarse inconsistencias se requerirá por escrito al solicitante para que dé respuesta en el plazo de 1 mes, en los términos y con el alcance indicado en el artículo

17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si la solicitud es procedente de acuerdo con la verificación de la información sobre la garantía a desanotar, se inscribe la desanotación en el Registro de la Propiedad Industrial. Si la solicitud es negada se expedirá resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de apelación ante el Delegado para la Propiedad Industrial, conforme el parágrafo del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. - Notificación: Los actos administrativos que se expidan en desarrollo del trámite se notificarán de la manera como se indica en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. - Publicación en la página web de la entidad y en el Centro de Documentación e Información: Una vez inscrita la desanotación solicitada, se publica en la página web de la entidad y en el Centro de Documentación e Información. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica