SIC - Concepto-12153155

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-153155- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Se consulta por los documentos que se deben allegar para la renovación de una marca cuyo titular ha fallecido, y va a solicitar su cónyuge. 2 Materia objeto de la consulta En materia de propiedad industrial, la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio está fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de ios actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales. Dentro del anterior marco de atribuciones específicas para propiedad industrial, daremos respuesta a su consulta. 3 Interés para solicitar la renovación del registro marcario De acuerdo con el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la renovación del registro marcario puede solicitarse por el titular del registro o

por quien tuviera legítimo interés. El Tribunal Andino de Justicia, mediante sentencia de interpretación prejudicial del 14 de julio de 2004, dictada en el Proceso 43-IP-2004, se refirió a la figura de la renovación del registro marcario y al interés requerido para solicitarla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “EI artículo 152 de la Decisión 486 prescribe que la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y que dicho registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. La renovación, a tenor de la disposición prevista en el artículo 153 eiusdem, deberá ser solicitada, por el titular de la marca o de un interesado legítimo, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a dicha expiración. La solicitud de renovación deberá ir acompañada de los comprobantes de pago de las tasas establecidas, así como del recargo correspondiente, caso que éste sea permitido por las normas de los Países Miembros. La expiración del registro de la marca es un acontecimiento relevante que interesa a su titular y a los terceros que hayan obtenido derechos sobre ella, por lo que también éstos pueden solicitar la prórroga del registro. En el marco de la renovación del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que: "Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u

origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro" (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 207, del 29 de abril del mismo año). El artículo 153 de la Decisión 486 agrega que, a los efectos de la renovación, no se exigirá prueba del uso de la marca, de modo que aquélla será automática y se otorgará en los mismos términos del registro original, aunque su otorgamiento también podrá ser parcial, cuando el titular del signo disponga reducir o limitar los productos o servicios señalados en aquel registro. Así, a tenor de la disposición citada, la concesión de la renovación dependerá únicamente de la legitimación del peticionante, de la formulación

oportuna de la solicitud y de la presentación de los comprobantes de pago, a más que deberá otorgarse en los términos del registro original o, de disponerlo el solicitante, en relación con un número menor de productos o servicios. De ocurrir una denegación de la solicitud por incumplimiento de los requisitos señalados, cabe interpretar que la decisión correspondiente deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. Siguiendo el razonamiento del Tribunal, según el cual los terceros que hayan obtenido derechos sobre el registro marcario tienen interés legítimo en continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, consideramos que quienes de acuerdo con el artículo 1040 del Código Civil están llamados a la sucesión intestada(1), como el cónyuge supérstite, son terceros que adquiriendo el derecho a que se les adjudique una herencia tienen claro interés en la conservación de los bienes que la conforman y en ese sentido, también lo tienen en conservar el derecho al uso exclusivo de una marca impidiendo la caducidad del registro solicitando su renovación cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 153 de la Decisión 486 Andina. De tal manera que el cónyuge supérstite puede renovar un registro marcario anexando a la solicitud, copia del registro de defunción del titular de la marca y prueba de la calidad de cónyuge del titular del registro marcario en la que actúa el solicitante de la renovación. La renovación se concederá en los mismos términos del registro original, a favor de su titular original y no de su heredero en el proceso de sucesión.

Por otra parte, el cambio de titularidad del registro podrá solicitarse por el cónyuge supérstite del titular ante esta Superintendencia, como afectación al registro, anexando prueba de la adjudicación que de los derechos de propiedad industrial sobre la marca respectiva se le hizo en el marco del proceso de sucesión. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar-nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Nota de referencia: (1) CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-377 del 27 de abril de 2004, en el expediente D-4878 dentro del cual se resolvió la Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 36 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 1043 del Código Civil, modificado por el artículo 3 de la Ley 29 de 1989. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. “Conforme al régimen de las sucesiones, el derecho de herencia se defiere en el momento de la muerte del causante. En ese momento, por ministerio de la ley entonces vigente, se define quienes tienen la calidad de herederos, por derecho propio o por representación, momento en el cual dicha ley, en relación con esos hechos, agota su efecto regulatorio. Lo que sigue en el derecho de sucesiones es la materialización de la herencia, mediante la consolidación de quienes de manera definitiva habrán de tener la calidad de herederos y la distribución de la masa herencial entre ellos.”

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica