SIC - Concepto-12156969

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-156969- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos: 1 Consulta Se consulta sobre el cubrimiento nacional del registro marcario y lo que puede hacerse para proteger una marca en América Latina y Estados Unidos. 2 Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir, exponiendo, en primer lugar, la clase de protección que tendrá la marca registrada en Colombia, para pasar luego al registro bajo el Protocolo del Arreglo de Madrid, por el cual tendrá la posibilidad de proteger una marca en varios países. 2.1 Principios de especialidad y territorialidad de los registros marcarios El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es

decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (1): "Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: 'sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca 'autónomos' (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios'. "Por su parte Zuccherino manifiesta: 'La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos'. "Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error".

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: \”La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaría. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaría, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. (...) De conformidad con la doctrina comunitaria 'la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras' (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países

pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional" (2). Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones, que consagren el principio de trato nacional. Por ejemplo, los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), los países que han suscrito el Convenio de París, los países que han suscrito la Convención Interamericana de Washington y el Protocolo de Madrid (como Colombia en los tres casos) consagran el principio del trato nacional, según el cual cada uno de los países miembros debe otorgarle a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus nacionales. Así las cosas, en virtud del Convenio de París o de la Convención de Washington un registro marcario otorgado en uno de los Estados miembros (como Estados Unidos y Colombia) puede ser fundamento para la presentación de oposiciones al registro de marcas solicitado en Colombia, y viceversa. 2.2. Registro de marca internacional - Protocolo de Madrid Aplicando las normas del Protocolo de Madrid(3) se le da la posibilidad a una persona titular de un registro marcario o de una solicitud de registro de marca en un

país contratante, según lo solicite, de obtener un registro internacional en uno o varios países contratantes, facilitándole y simplificándole así el procedimiento de obtención del registro de la marca en otros países y ahorrándole tiempo y costos (traducciones, tasas de cambio y honorarios) frente al sistema tradicional de marcas, en el cual el registro de una marca genera un derecho de exclusiva nacional, con limitadas prerrogativas (derecho de prioridad o notoriedad) en el ámbito internacional. Lo anterior no significa que con la presentación de la solicitud de registro en la Oficina Nacional o de Origen se logre la protección automática de la marca en los países designados por el solicitante. Las oficinas de las partes contratantes designadas (aquellas de los países para los cuales se haya pedido la extensión de la protección) tienen derecho a denegar la protección de la marca en sus territorios y transmitir a la Oficina Internacional una notificación de denegación dentro del plazo de denegación contemplado en el Protocolo de Madrid. De acuerdo con el Protocolo de Madrid, el Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid, y la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid de la OMPI, el registro internacional de marcas en el marco del Protocolo de Madrid se desarrollará así, a grandes rasgos: - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo de Madrid, la solicitud de registro internacional deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de Origen (aquella en la que ha sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base) y mediante el formulario oficial. - Una vez la Oficina de Origen reciba la solicitud de registro internacional de marca,

le hará un primer examen formal en el que comprobará y certificará que todos los datos solicitados coinciden con los de la marca o la solicitud nacional que le sirve de base, además de otros hechos [reglas 9.2)b) y 9.5)d)(i)(ii)(iii)(iv)(v)y(vi)], la radicará y enviará a la Oficina Internacional en la OMPI, en donde se realizará el examen de forma y si la solicitud se ajusta a los requisitos exigibles, la Oficina registrará la marca en el registro internacional, notificará de éste a las partes contratantes designadas e informará a la Oficina de Origen, enviará el certificado al titular y ordenará la publicación de la solicitud en la Gaceta Internacional (regla 141). - La Oficina Nacional de cada país solicitado u Oficina Designada decidirá, conforme a su legislación nacional, si ha de conceder o denegar la protección de la marca internacional en su país, llevando a cabo el mismo procedimiento de registro de aquellas solicitudes que han ingresado por la vía tradicional y sometiéndola al mismo examen de registrabilidad (artículo 5 del Protocolo). Si de acuerdo con dicho estudio la Oficina Designada considera que la marca no puede ser protegida en su país notificará a través de la Oficina Internacional dicha decisión indicando los motivos en que se funda, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Protocolo (artículo 5 del Protocolo). Luego de realizado todo el procedimiento de la denegación provisional (total o parcial) ante la Oficina Internacional, puede confirmarse la denegación o retirarse (reglas 17, 18, 18bis y 18ter). - El efecto del registro internacional consistirá en que a partir de la fecha de registro,

es decir, (i) la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por parte de la Oficina de Origen, si fue recibida por la Oficina Internacional en el plazo de 2 meses contados a partir de esa fecha, o (ii) la fecha en la que la solicitud internacional fuere recibida por la Oficina Internacional [artículo 3-4) del Protocolo y regla 15-2)], o (iii) la fecha en la que hubiere sido inscrita la solicitud de extensión territorial en el registro internacional (artículo 3ter del Protocolo), la protección de la marca en cada una de las partes contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido registrada directamente en la Oficina Nacional de cada parte contratante, a condición de que no se hubiera notificado debidamente ninguna denegación a la Oficina Internacional o que habiéndose notificado la denegación ésta se haya retirado posteriormente. Además, gozará del derecho de prioridad sin necesidad de cumplir con las formalidades previstas en el artículo 4-D del Convenio de París (artículo 4 del Protocolo). - Tanto la denegación como el registro deberán publicarse en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, se comunicarán al titular o solicitante y se asentarán en el Registro Internacional (artículos 3-4), 3ter-2). Sin embargo, es importante aclarar que el registro internacional sería sólo una opción a favor de los solicitantes y titulares de registros de marcas, pues continuarían teniendo la posibilidad de realizar los registros y renovaciones del mismo de la manera tradicional y con el alcance territorial que actualmente confiere la normativa interna de marcas de los países miembros. Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que los registros internacionales

de marcas solicitadas a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del Protocolo de Madrid, se tramitarán automáticamente en los correspondientes países, sin necesidad de vigilancia ni pago de tasas diferentes a aquellas a las que se refiere el artículo 8 del Protocolo de Madrid, en el que se señala que el solicitante pagará tasas a 2 oficinas: (i) tasa a la Oficina de Origen, que puede fijarla a voluntad y reclamarla al momento de presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional, y (ii) tasa a la Oficina Internacional, conformada por una tasa básica, una suplementaria, por cada clase de producto y servicio que exceda de la tercera, y un complemento de la tasa, por cada país miembro designado en el que se desee extender la protección. 2.3 Tasas Además de la tasa que debe pagarse por concepto de la solicitud de registro de marca en Colombia (recuerde que para obtener un registro internacional de marca es esencial que la marca esté registrada o que el registro esté en trámite en el país de origen), que para el año 2012 es de $750.000, por clase (si el sistema de registro escogido es el de clase a clase) o de acuerdo con la tabla establecida por esta entidad en la Resolución 20962 de 2012 (si el sistema de registro escogido es el multiclase). Estas tasas pueden reducirse en 25%, si se cumplen las condiciones del artículo 5 de la Resolución 75858 de 2011, modificada por la Resolución 23061 de 2012: \"Artículo 5. Las tasas correspondientes a solicitudes de registro de marcas de

productos o servicios y lemas comerciales presentadas por micro-empresas, tendrán un descuento del 25% aplicable sobre las tasas descritas en los numerales 1.1.2.1.1 [solicitud de registro de marcas] y 1.1.2.1.6 [solicitud de registro de marca multiclase]. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como microempresa aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo, su calidad deberá ser acreditada en los mismos términos descritos en el artículo 3o de esta resolución. Artículo 6. Todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en internet, como lo es la radicación en línea, tendrán un descuento del cinco por ciento (5%) sobre la tasa del trámite correspondiente.\” Ahora, frente a la tasa fijada para las solicitudes de marca internacional, en el Título X, Capítulo Sexto de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece lo siguiente: \”6.1.5.1. La presentación de una solicitud internacional, conforme al Artículo 3 del Protocolo, causará una tasa de transmisión a favor de la SIC, sin perjuicio de las tasas que resulten aplicables según lo previsto en el Art. 8 del Protocolo. 6.1.5.2. El pago de la tasa internacional a que se refiere el Artículo 8 del Protocolo se abonará por el solicitante directamente a la Oficina Internacional

por cualquiera de las formas de pago aceptadas por ésta.\” De acuerdo con la Resolución 47754 del 8 de agosto de 2012, por la cual se modificó la Resolución 75858 de 2001 sobre las tasas aplicables a trámites de propiedad industrial para el año 2012, la tasa que deberá pagar el solicitante por la transmisión derivada de la recepción y envío de la solicitud de registro internacional a la OMPI, conforme al Protocolo de Madrid, será de $52.600 Por último, le informamos que las inquietudes sobre la solicitud de registro internacional de marca puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165.

3. Conclusión 3.1 Los derechos de exclusividad conferidos en virtud del registro de una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio sólo podrán ejercerse en el territorio colombiano, pero, eventualmente, podrán extenderse a otros países con quienes Colombia haya celebrado tratados, con fundamento en el principio de trato nacional. 3.2 El titular de una marca registrada ó el solicitante de un registro de marca puede pedir ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro internacional de esa marca, invocando el Protocolo de Madrid, en los países que designe, siguiendo el procedimiento señalado en el presente concepto.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Referencias: (1) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea

jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987. (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia. (3) La Ley 1455 del 29 de junio de 2011, mediante la cual se aprobó el "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, ordena que entre en vigor a partir del momento en que se perfeccione el vínculo internacional correspondiente, esto es, de acuerdo con lo que dispone el artículo 14 del Tratado, tres meses después de la fecha de depósito de un instrumento de adhesión a este Protocolo. El depósito del instrumento de ratificación ocurrió el 28 de mayo de 2012, por lo que el tratado entró en vigor el 29 de agosto de 2012. Atentamente, WILLIAN ANTONIO BURGOS DURANGO Jefe asesor de la oficina jurídica