SIC - Concepto-12163616

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-163616-00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta "1. Según la legislación aplicable, son los programas de ordenador (software) patentables?

2. Puede ser patentado un programa de ordenador (software) que consista en realizar cálculos matemáticos o contables o financieros o económicos?

3. Cuál es la diferencia entre patentar un software y registrarlo como derecho de autor?

4. En qué consiste la exclusividad de una patente y en qué consiste la exclusividad de un derecho de autor?

5. Cuáles son las excepciones a los derechos de patente y cuáles son las excepciones a los derechos de autor?"

2. Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas

comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

3. Respuesta al cuestionario 3.1 Según la legislación aplicable, ¿son los programas de ordenador (software) patentables?

Respuesta: No, como tales. En nuestro ordenamiento jurídico1 y específicamente en el artículo 15, literal b, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los programas de ordenadores o soporte lógico, como tales, no se considerarán invenciones y, por lo tanto, no serán patentables.

El programa de ordenador (software), como tal, es el definido en el artículo 3 de la Decisión 351 Andina como la "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso", y como tal es protegido por el derecho de autor, mientras es excluido de los objetos de protección por la propiedad industrial. 1 El tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos, está regulado en Colombia por las normas contenidas en (i) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina,

reglamentada por(ii) el Decreto 2591 del 2000 y (iii) la Circular Única de la Superintendencia de Industria v Comercio. Título X. Adicionalmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales, generales como el (iv) Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), (v) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y (vi) el Tratado de Cooperación en Materia de PatentesPCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Igualmente, por remisión expresa del artículo 49 la Decisión 486 Andina, se aplica (vii) el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971 Nótese que, a diferencia de lo que acontecía con la Decisión 344 Andina, la Decisión 486 no desconoce por completo al software su potencialidad como invento, sino que lo Vale la pena acotar que ni por la vía de la propiedad industrial ni por la del derecho de autor se otorga exclusividad sobre las ideas, sino sobre su materialización en una entidad objetiva independiente de su creador. Es por ello que por medio de la patente si bien el titular obtiene el derecho a explotar de manera exclusiva el producto o procedimiento, tal como está reivindicado, no se extiende tal derecho a impedir que otro desarrolle otras soluciones novedosas e inventivas al mismo problema técnico. Igualmente, desde el momento de la creación de una obra, el autor obtiene el derecho explotar de manera exclusiva su obra original, sin que

llegue a extenderse tal derecho a prohibir a otro que con base en la misma idea que subyace a su obra, conciba y posteriormente exprese esa misma idea en otra obra original. 3.4 En qué consiste la exclusividad de una patente y en qué consiste la exclusividad de un derecho de autor?

Respuesta: De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486, el derecho conferido por la patente otorga a su titular durante 20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho exclusivo en relación con el producto o procedimiento protegido y la potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones.

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, alguno de los siguientes actos: "a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.". Sobre el alcance de las facultades exclusivas del derecho de autor, citamos a

continuación un extracto del concepto 2-2010-5337 del 23 de febrero de 2010 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor: "III. EL ALCANCE DE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL DERECHO DE AUTOR Como una de las características fundamentales del derecho de autor, en cuanto a su contenido patrimonial, tenemos que se trata de un derecho exclusivo. Sólo el titular decide la forma en que puede ser utilizada su creación. En otras palabras, se trata de un derecho en virtud del cual una persona puede hacer algo prohibido a los demás. La exclusividad que se ha mencionado está consagrada en los artículos 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, 36 y 127 de la Ley 23 de 1982. Siendo así las cosas, el titular de derechos patrimoniales de una obra de carácter artístico o literario, es la única persona facultada para autorizar el uso de la misma, en mérito del carácter privado que implica este tipo de derecho."

5. Cuáles son las excepciones a los derechos de patente y cuáles son las excepciones a los derechos de autor?

Respuesta: El derecho exclusivo del titular de patente está limitado en los términos de los artículos 53 a 55 de la Decisión 486 Andina, así: "Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos: a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada; c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación

científica o académica; d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas. Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación. Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de

la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación." Las limitaciones y excepciones al derecho de autor, se encuentran consagradas en losartículos 21 y 24 a 28 de la Decisión 351 Andina: "Artículo 21. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Artículo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a

condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: 1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga; e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras; h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público; i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstos en cada legislación nacional; j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un

organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones." "Artículo 24. El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando: a) Sea indispensable para la utilización del programa; o, b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. Artículo 25. La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad. Artículo 26. No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos. Artículo 27. No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización. Artículo 28. Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que

la conforman." Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.aov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos